全文下载报告浏览首 页

研究报告浏览、查询及下载

日本知识产权环境研究报告

正文

浏览量:881
第十一章 中国企业在日应对知识产权的建议 返回

一、熟悉日本知识产权相关的法律制度

中国和日本均参加了众多的知识产权国际公约,加之知识产权制度的技术性特质,使中国和日本在知识产权法律制度上有许多是相同或者类似的。但是,两国的知识产权法律和制度仍然存在许多差异,没有也不可能完全相同。在日本开展知识产权活动首先需要遵守其知识产权法律体系的法律、政令、部门规章、最高法院的判例。遵守的前提是知晓,因此,必须熟悉日本的知识产权法律制度是采取对策的前提条件。中国的有关研究者、政府机构、企业对日本知识产权法律体系的学习和研究是十分重要的工作。

二、掌握日本知识产权执法机构以及服务机构的相关资讯

中国企业应该事先了解和掌握日本知识产权执法机构以及知识产权服务机构的相关资信例如与知识产权事务有关的裁判所的审级架构和专属管辖,处理海关、展会知识产权事务的专门机构的信息。中国企业尤其要掌握日本专业律师所、知识产权事务所、律师、专利代理人(辩理士)等基本信息,包括他们在业界的专业水平和信誉评价、收费标准等,以避免纠纷诉讼出现时手忙脚乱,尽失方寸,无法获得优质的专业服务。

三、展开尽职调查以明确潜在的起诉方甚至(诉讼)合作对象

针对中国企业的产品和服务的特点,事先展开尽职调查,明确竞争产品、服务和竞争对手,以及潜在的起诉方,甚至可能的(诉讼)合作对象。尽职调查的开展,需要多方力量的参与,但企业内部的知识产权部门人员一定要胸中有数,参与制定调查的范围清单和方式方法,并根据企业自身的预算,聘用国内知识产权服务机构以及日本当地专业机构配合调查。对尽职调查所形成的证据,尤其有利于证明己方善意、不涉及侵权的证据,应妥善保管以备后用。在日本设立分公司的中国企业,尽职调查的范围要涉及包括劳动合同在内的各类企业协议,避免可能因为员工流动所引起的知识产权纠纷。对于产品出口日本的企业,还应尽可能在贸易协议中加入有助于减少己方承担侵权责任的条款。这样即便卷入诉讼,也可以主张不具有共同侵权的共识,或者即便承担共同侵权责任,最终也能从日本经销商处挽回一些损害。

四、组建专利管理团队以提高专利意识和能力

欲善其事者必先利其器。对走出国门、憧憬日本市场的我国企业而来,首先必须提高专利的意识,培养对专利的“敏感”,组建适合企业的专利团队,切实地提升专利能力,这样才能够在将来的专利纠纷中有所作为。当然,专利的意识和敏感,很多时候并非一个口号而是与专业经验和能力密切相关,每每总是落实到具体的事务上,例如一个简单的貌似过气的产品却可能侵犯专利权,一份不经意的电子邮件可能泄露商业秘密,一份销售零部件的合同可能构成辅助侵权,等等。所以,专利意识的真正提高,与专利能力的切实提升,息息相关。

最终能在日本专利诉讼中胜诉的被告,自身都已经具备相当的知识产权意识和能力。例如,比亚迪公司在成立之初,便成立了知识产权办公室,处理公司的知识产权事务。诉讼之前,在2002年12月,比亚迪已经设立了知识产权及法律部,下设专利科、技术情报科、法务科等科室,拥有40多名律师、专利代理人。企业重视专利和品牌,积极推进“专利倍增计划”和跨国商标注册。而且,比亚迪还结合自己的产品结构,构建了公司内部专用的专利信息及期刊信息数据库及检索系统,同时建立了面向企业研发人员的中外专利数据库服务平台和自己的科技图书室。应该说,这些丰富、及时更新的技术资料,不仅仅为企业研发产品和申请专利提供了方便,而且也对比亚迪防止侵犯他人知识产权以及准备应诉工作提供了强有力的支持,甚至也为企业保护自身的知识产权构筑了牢固的基础。

应当指出的是,企业知识产权团队的组建,会因为企业经营的个性差异而呈现不同的形态,例如企业可以选择设置独立的知识产权管理部门,或者将其设置在研究所、新技术开发部门内,或者在企业科技情报部门、总经理科室中,甚至设置在企业的法务部内。不管采取怎样的形态,最好需要两个层面的机构互相配合:第一层面是由企业CEO和企业核心部门负责人组成的知识产权战略制定和决策机构,第二层面是负责实施上层决策机构战略意图的具体执行机构。也即,进军日本市场的企业,其战略管理层对知识产权重要性必须要有充分认识,而且要有相应能力的专业团队去开展具体的知识产权管理工作。

企业的知识产权意识和能力,总是依附和体现在企业的某些人身上的。组建这样一个贯通于决策层和执行层、适合企业的知识产权团队,就是要让这些管理人员和专业人员充分和有效地组织起来,成为思考和处理企业知识产权事务的“大脑”。应该说,这是中国企业在日本应对知识产权诉讼纠纷的人才基础,也是一切策略得以制定以及妥当实施的前提。

五、谨慎检索在先知识产权、采取回避设计以规避风险

中国企业应针对相关在先知识产权文献进行检索对比,努力在事前规避风险。检索范围包括商标标识、外观设计、实用新型、专利等知识产权。针对技术含量高、检索难度大的技术领域,企业除了依赖自己的专业人员和数据库,还应积极利用国家知识产权局以及日本特许厅的资源,并且在必要时雇佣专业机构进行检索、制作专利地图。对检索结果,应当细致分析和比对。此时,分析人员对日本知识产权保护状况的理解,包括基本法律规定以及最新动态(例如日本最高法院的新近判例),就显得重要了。企业组建知识产权团队的目标之一,即是配备、培养具有这种检索能力和分析能力的内部人员,或者能够准确联络和沟通外部专业人员以精准把握和解决问题的内部人员。

在尽职调查、在先检索之后,企业在面对知识产权壁垒时,应尽量在技术研发中,采取专利回避设计,即在充分了解竞争对手的专利设计的情况下,设计出一种不同于的新方案,从而规避他人的专利权,尽量避免专利侵权的风险。例如,在索尼诉比亚迪案例中,比亚迪应诉的积极信息与态度,正是源自于企业在进行技术创新之初就对竞争对手的专利进行了专利回避设计。

六、快速组建应对纠纷诉讼的内部团队

从近年来发生在日本、欧美的知识产权诉讼来看,一旦出现纠纷,因为知识产权资产的重要性以及诉讼结果的巨大影响(往往决定市场的存废),最好由企业的董事会决议,确定应对纠纷的人员组成和基础策略。

由总裁、副总裁、总经理等级别的企业人员担任领队,并辅以企业涉案产品(服务)的开发、销售、财务、法律、知识产权等部门的负责人或者骨干,组建应急团队,将有助于企业内部部门的协调以及重大决策的及时做出。这点,无论在比亚迪的锂电池案,还是思科诉华为路由器案或者莱伏顿诉通领科技集团的漏电保护装置案,都表现得非常明显。

七、审时度势地确定应对纠纷诉讼的态度

企业的应诉态度可简单分为积极应诉与消极退避两种类型。目前媒体多提倡积极应诉。这当然与提倡企业走出国门、积累国际经验的时代旋律合拍。但一味应诉绝不退让,也并非都是合适的。众所周知,在日本应诉知识产权诉讼尤其专利诉讼,企业得承担沉重的诉讼成本。因此,如果企业在全面衡量胜诉概率、市场前景、诉讼成本、时间成本等诸多因素后,认为坚持应诉弊大于利的,就应当果断的放弃市场。例如,当涉嫌侵权的产品绝对落入日本企业知识产权(专利等)保护范围的,或者所涉产品市场前景不佳不值得继续投资的,应尽快停止、减少侵权产品的制造、进口和销售,从而减少损害的扩大。

八、恰当地选择日本当地的诉讼代理人

中国企业应该恰当地选择日本当地的诉讼代理人——专业律师所、知识产权事务所、律师、专利代理人(辩理士)等等。如果在日本应诉在所难免,中国企业就要考虑选择合适的诉讼代理人。中方企业肯定可以通过各种各样的公开和私人的渠道了解到日本诉讼代理人的信息。在挑选和比较的过程中,收费高低当然是一个重要的考量因素。但对于决定抗争到底的中国企业来说,办案质量更为重要。此时,事务所的总体实力,事务所指派的从业律师的知识背景、办案履历、感悟能力、语言交流能力等等,就非常重要。对专利诉讼等对技术背景有较高要求的,中国企业必须在与日方事务所接洽中,要求其筛选出具有相应技术背景、诉讼经验的律师或者律师团队。对医药、生物技术、集成电路等高新技术领域,由于技术更新发展很快,最新成果经常是以外文出现,中国企业也要关注律师团队的外文功底和检索能力。总之,中方内部团队应该采取适当的方式,对委托的日本代理人进行摸底,确认其能够清楚地把握系争的技术问题和焦点,并简练、明确地加以表述。而且,一旦人选确定了,中方企业一定要让日方代理人清楚详细地对代理费用和各种诉讼费用进行估价和说明。

九、在诉讼前和诉讼中积极采用和解的策略

中国企业应充分利用收到警告函到诉讼之前的时间。在这段时间里,除了明确应诉策略、组建应诉团队、准备应诉材料之外,中方还可以在处于劣势的情况下谋求诉前和解,或者在有确切不侵权证据的情况下,有理有节地回应日本企业的警告函,展示己方的充分准备和坚持到底的信心,说服对方撤诉。同样的,在诉讼过程中,中方企业也要注意到,只要时机适当,和解是可是随时进行的。近年来,随着日本知识产权立法和司法的改革,近似案件的审判标准已经趋于相同,因此不少案件审判结果的可预见性较大。在这种情况下,听取代理人的专业意见,权衡利弊并提前和解,也不失为一个良策。和解也是企业节省费用、避免诉累的途径。

十、注意事先准备和收集各类确凿有用的证据

专利侵权诉讼中涉及的证据具有技术性强、知识面广、数量众多、种类繁杂等特性,取证过程本身往往就是借助科学技术等手段提取、分析、审查、判断和确认证据的过程,因而对专利侵权诉讼证据的收集、审查、判断和确认就比其他民事诉讼证据的相关工作更为复杂和困难。在证据难以挖掘、获取和分析,容易丧失、散逸的情况下,考虑到日本在民事诉讼程序中对证据信息的披露更为严格,进行专利诉讼的企业尤其要重视证据的准备。证据收集、准备和分析在专利诉讼中极为重要。

十一、从多个渠道挑战专利权(知识产权)的效力

中国企业还应善加应用知识产权(尤其专利)无效宣告制度。无效宣告可以在诉前就提起,也可以在诉讼过程中提起。这种釜底抽薪的对抗方式,对知识产权人(专利权人)的诉讼具有很强的腐蚀作用。例如,对专利权而言,一旦做为诉讼前提的专利权被日本特许庭审决宣告无效,侵权诉讼就难以维系。即便无效宣告不成功,也能为企业争取更多的时间,去调整市场战略以及准备应对侵权诉讼。比亚迪公司案中,中方即直接寻求在日本特许庭无效索尼公司的专利权,并获得成功;而在回收墨盒案中,被告Recycle assist公司却在佳能公司专利具有瑕疵的情况下,没有寻求专利的无效宣告。

上一页 下一页

主办单位:国家知识产权局  |  网站管理:国家知识产权局规划司  |  网站维护:中国知识产权研究会  知识产权出版社

版权所有:国家知识产权局 未经许可不得复制 ICP备案编号:京ICP备05069085号