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日本知识产权环境研究报告

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第一节 专利权判例 返回

本章所收集的案例均为日本最高法院1989年后有关知识产权的案例。在日本,最高法院的案例具有约束力,其他法院的案例可资参考,但没有约束力。

在日本,一般认为由于专利权、实用新型权、外观设计权、商标权等工业产权可能被宣告无效,尽管在有关前述权利的立法中规定了刑事责任,但是,查日本最高法院知识产权案例信息系统,没有刑事处罚的统计资料。

一、民事诉讼判例

(一)生理活性物质检测方法案——方法发明不同于生产产品方法发明

案件号平成10(オ)604[1]

判决日 1999年7月16日

案件简介

被上诉人具有“生理活性物质检测方法”的本件专利权。

上诉人就提取液和以之为有效成分的制剂,根据药品管理法申请批准制造,制造销售上诉人医药品。上诉人在制造上诉人医药品时,为检测质量规格使用了本件方法专利。上诉人制剂已经收录到根据《健康保障法》的药价基准。

判决要点

专利权人对侵害自己专利权的人或者有侵害之虞者,可以请求停止该侵害,专利权人专有在营业上独占实施专利发明的权利,第三人在营业上实施专利发明符合侵害专利权。所谓专利发明的实施,方法发明是指使用其方法的行为,所以,专利权人对营业上使用专利发明方法的人,可请求停止使用该方法的行为;与此相对,生产产品方法发明是指使用方法行为外,使用、转让、出租、进口或者进行许诺转让、出租根据其方法生产产品的行为,所以,专利权人对在营业上进行了这些行为的人,可以请求停止这些行为。

方法发明和生产产品的方法发明,因为在法律条文上有明确区别,赋予的专利权的效力也明确不同,所以,不能等同看待方法发明和生产产品的方法发明,在关于方法发明的专利权中,也不能承认和有关生产产品的方法发明专利权有同样效力。并且,该发明符合何种发明,首先是应根据添加在申请书说明书的专利请求范围的记载判定。

因为本件方法是属于本件发明的技术范围,所以,上诉人在上诉人药品的制造过程中使用本件方法,符合侵害本件专利权的行为。从而,被上诉人对上诉人可以根据专利法第100条第1款请求停止使用本件方法。但是,因为本件发明不是生产产品的方法发明,所以,上诉人在上诉人药品的制造过程中,使用本件方法为检验质量规格,即使进行确认试验,也不能将该制造及此后的销售称为符合侵害本件专利权的行为。

专利法第100条第2款,在专利权人行使停止请求权时,在可以请求预防侵害方面,作为必要行为,举例销毁构成侵害行为的物品(在生产产品方法专利发明,包含由侵害行为产生的产品)和撤除供侵害行为的设备,如果从此出发,则同款所称“预防侵害必要行为”,适当的解释是按照专利发明的内容、现在进行或者将来有进行之虞的侵害行为样态和专利权人行使的停止请求权的具体内容等,要使停止请求权的运用富有实效,并且,它是实现停止请求权要求必要范围内的措施。

核心提示在日本,方法发明和生产产品方法发明是两种不同的发明,权利保护的范围完全不同,必须区分开。

(二)单独型天然气燃烧炉烧瓦制造法案——解释专利请求范围参考因素

案件号平成6(オ)2378 [2]

判决日 1998年4月28日

案件简介

上诉人具有“通过单独型天然气燃烧炉烧瓦制造法”发明的专利权,其中一个关键的技术是900度至1000度的炉温。被上诉人X股份有限公司生产烧瓦制造用单独天然气燃烧炉,其他数被上诉人中,除A、B、C、D四人外的被上诉人E17人,销售给撤回前被上诉人F等4人和G即E,被上诉人E使用前述天然气炉制造瓦。被上诉人E实施的烧瓦制造方法,瓦坯烧成后在同一炉内放置冷却数小时开始烧制,烧制炉内的温度开始慢慢降低。烧制开始和结束时的炉内温度E和G的温度相差不大。

判决要点

在本案中,在本件发明的专利请求范围中所说的摄氏1000度或者摄氏900度“左右”的炉内温度构成中,就“附近”的意义,在本件专利申请时,有关为产生前述效果适合的炉内温度,需要参酌普通技术人员的认识和技术水平解释之。

原审称,在专利请求范围和发明详细说明中,均没有公开足以判断“左右”含义的作用效果,但是,如前述,在专利请求范围和发明详细说明中,在解释“左右”的意义时,已公开应参酌的作用效果,在判断前述“左右”的意义时,不可缺少的是参酌这些记载。

原审称,本件发明是窑内温度在摄氏1000度“左右”开始烧制,在摄氏900度“左右”结束烧制,或者“左右”包含的幅度与摄氏100度比,指相当小的数值,但是,不参酌前述窑内温度的作用效果,是不能作出这样的判断。这件事不应因前述窑内温度在专利请求范围记载而被左右。二审判断中不进行前述参酌而解释专利请求范围,应当是说有错误解释专利法第70条的违法。

核心提示

专利请求范围中记载的文字含义不明晰时,其解释需要参酌该技术领域普通技术人员的认识和技术水平、专利请求范围、发明详细说明。

(三)激光器案——转让国外专利申请权和职务发明相当对价

案件号平成16(受)781[3]

判决日 2006年10月17日

案件简介

上诉人是开发、制造、销售电气产品的综合商家,1969年11月至1996年11月间,被上诉人受雇担任上诉人中央研究所主管研究员等。被上诉人任职期间和他人一道发明了3项专利即本件各发明,均是利用激光在光盘上记录播放信息的装置和方法,本件各发明是职务发明,将其通过合同转让给上诉人。发明1在日本、美国、加拿大、英国、法国、荷兰取得专利权,发明2和发明3在日本、美国、德国、英国、法国、荷兰取得专利权。上诉人制定有关于发明设计等系列内部补偿规定。上诉人在日本国内外申请和取得专利权,与多家企业签订有许可实施本件各发明的合同,并收取许可费。被上诉人3次共获得238万100日元的奖金或者补偿金。二审法院判决上诉人应支付1亿6300万3716日元。

判决要点

因为日本专利法第35条第3款中所称“申请专利的权利”,不仅是申请日本专利的权利,也包含申请外国专利的权利,所以,被上诉人即使向上诉人转让申请外国专利的权利,也可以请求支付基于同条第3款规定按照同条第4款规定基准确定的相当对价。

随着申请外国专利权利的转让,出让人对受让人能否请求其对价,其对价额是多少等,关于申请专利权利转让对价的问题,解释为因完全是转让当事人具有怎样的债权债务问题,是在转让当事人间转让原因关系的合同及其他债权法律行为的效力问题,所以,适当的解释为,其准据法日本法例[4]第7条第1款的规定,首先按照当事人的意思确定。申请成为转让对象的专利权利,就在各外国如何对待、具有怎样效力的问题,应当区别考虑在转让当事人间转让原因关系的问题,其准据法按照专利权的属地主义原则,适当的解释是根据申请专利权利而授予专利权国家的法律。

在本案中,在上诉人和被上诉人间,因为就本件转让合同的成立及效力,是有以日本法律作为准据法为宗旨的默示合意,所以,被上诉人对上诉人包括申请外国专利的权利,是否可以请求其转让对价等,根据本件转让合同,就关于申请专利权利对价的问题,是应当说日本法律成为准据法。

日本专利法显然不是直接规定外国的专利或者申请外国专利的权利,按照日本专利法第35条第1款和第2款所称“申请专利的权利”不得不解释为指申请日本专利的权利等,仅就同条第3款所称“申请专利的权利”解释为包含申请外国专利的权利,在逻辑上是有困难的,伴随申请外国专利权利转让,就对价请求,不得不说不能直接适用同款和同条第4款的规定。

但是,同条第3款和第4款的规定,在处理与职务发明独占许可实施有关的权利时,因为职务发明是根据雇佣关系和使用关系进行,鉴于作出该发明的雇员和雇主难于在对等立场进行交易,在该处理时,其宗旨适当的解释是,在客观地估计已取得该权利的雇主通过独占该发明的实施能得到的利益内,就按照同条第4款规定的基准确定的一定范围金额,在完成该发明的雇员中要确保它,保护进行该发明的雇员,并且实现奖励发明、有助于产业发展这个专利法的目的。就进行该发明的雇员向雇主继受申请专利的权利,双方当事人是难于在对等立场进行交易这点上,其对象是申请日本专利权利的情形和是申请外国专利权利的情形,是没有任何差异。申请专利的权利,在各国作为单独的权利是可同意,但成为其基础的发明,是同一个技术创造活动的成果,进一步,就决定为职务发明的发明成为其基础的雇佣关系等也是相同,申请与之有关的各国专利的权利,作为社会事实,可以说是从实质上评价为一个相同发明产生。并且,就从进行该发明的雇员向雇主继受申请专利的权利,实际上,在其继受的时点,在哪个国家提出专利申请呢,或者最终不提出专利申请,作为所谓技术诀窍保密呢,在已提出专利申请的情形,是否授予专利等问题点,许多事实尚没有确定,概括地继受申请日本专利的权利同时申请外国专利权利的事也不少。

在这里所说的申请外国专利权利中,可能有和在日本申请专利的权利未必能说相同的概念,但是,解释为当事人通常的意思也是包括它,就该发明,通过承认雇主有该权利,要集中处理进行该发明的雇员和雇主间关于该发明的法律关系。于是,就同条第3款和第4款的规定,应当说存在将该宗旨也应及于申请外国专利权利的状况。所以,在雇员将与专利法第35条第1款规定的职务发明有关的申请外国专利的权利转让给雇主时,伴随申请该外国专利权利的转让,就对价请求,适当的解释是类推适用同条第3款和第4款的规定。

本案是,被上诉人基于和上诉人间的雇佣关系,将符合日本专利法第35条第1款规定的职务发明,进行本件各发明,将据此产生的申请美国、英国、法国、荷兰等各外国专利的权利,和申请日本专利的权利共同转让给上诉人。

所以,伴随申请各国专利权利的转让,就对价请求,类推适用同条第3款和第4款规定,被上诉人对上诉人,即使就上述申请各外国专利权利的转让,也应当说可以请求支付基于同条第3款按照同条第4款规定基准确定的相当对价。

核心提示

在职务发明中,雇员向雇主转让的申请专利权利既转让申请日本专利的权利,也包括申请外国专利的权利;雇员取得的相当对价请求权既包括因转让申请日本专利权利的对价,也包括因转让申请外国专利权利的对价。

(四)拾音器案——职务发明相当对价和权利消灭时效

案件号平成13(受)1256

判决日 2003年4月22日

案件简介[5]

上诉人是以制造销售光学机械等为业的公司。被上诉人在1977年完成“拾音器装置”,其属于职务发明。根据上诉人的“发明设计处理规定”的规定,被上诉人可在2年内领受总额不超过100万日元一次性的工业所有权取得时报酬。上诉人根据该发明取得的多项专利和实用新型授权,从1990年开始和数家公司签约许可,并持续领取许可费。被上诉人从1978年开始先后3次领取共21万1千日元的各种报酬。二审判决被上诉人应支付250万日元的报酬,应补实际差额228万9千日元。

判决要点

日本专利法第35条规定,职务发明申请专利权利的前提是原始归属于进行该发明的雇员,就职务发明,关于申请专利的权利和专利权即“申请专利权利”的归属及其利用,在保护雇主和雇员各自利益的前提下,谋求调整二者间的利益。即,(1)雇主就有关雇员职务发明的专利权具有普通许可权。(2)雇员完成的发明中,就职务发明以外的发明,事前规定使雇主继受申请专利权利的条款规定为无效,作为其反面解释,就职务发明这样的条款规定为有效。(3)雇员就职务发明使雇主继受申请专利的权利时,具有取得支付相当对价的权利。(4)该对价额,规定必须考虑根据该发明雇主应获得利益额及关于该发明雇主贡献的程度决定等。

据此,就职务发明,与雇员是否具有使雇主继受申请专利的权利等意思无关,在雇主事先规定的职业守则及其他规定即职业守则中,是可以预先设置申请专利的权利等使雇主继受为宗旨的条款,并且,就该继受可以说没有妨碍规定支付对价的宗旨和对价额、支付时间等。

但是,现在尚未进行职务发明,在具体化申请应继受专利权利的内容和价值前,明显不能事先准确规定对价额,即使按照上述同条的宗旨和规定内容,也不能解释为允许它。换言之,在职业守则中规定的对价,可以解释为它符合同条第3款、第4款规定的相当对价的一部分,特别是不能看做它直接符合相当对价的全部,该对价额是可以解释为符合同条第4款宗旨和内容,才符合同条第3款、第4款规定的相当对价。

所以,根据职业守则,就职务发明使雇主继受申请专利权利的雇员,在该职业守则中,即使有关于雇主对雇员应支付对价条款的情形,在根据它的对价额没有达到按照同条第4款规定的对价额时,适当的解释是根据同条第3款的规定,可以要求支付相当于其不足数额的对价。

本案中,日本专利法第35条第3款、第4款规定的相当对价额超过根据上诉人报酬金的数额时,应当说上诉人可以主张它请求支付不足差额。

就职务发明,在有规定使雇主继受申请专利权利的职业守则时,雇员按照该职业守则使雇主继受了申请专利的权利时,取得获得支付相当对价的权利。就对价额,因有同条第4款的规定,根据职业守则的数额不满足根据同款计算的数额时,修改为根据同款核算的数额,但就对价的支付时间没有那样的规定。从而,在职业守则中规定了对价支付时间时,根据职业守则规定,支付时间到来前的时间,行使有关取得支付相当对价的权利,认为有法律上的障碍,应当说不能要求该支付。在职业守则中,在有关于雇主对雇员应当支付对价的支付时间条款时,适当的解释是该支付时间成为取得支付相当对价的权利消灭时效的起算点。


核心提示

职务发明中相当对价额如何计算曾在日本国内发生巨大争论的问题,对雇员和雇主影响甚巨。本判例确定了根据职业守则中规定的对价额低于相当对价额时如何计算相当对价额的规则。同时,本判例确定了取得支付相当对价的权利消灭时效的起算点。

(五)厨房垃圾处理装置案——侵占专利申请权和转移专利权登记

案件号平成9(オ)1918[6]

判决日 2001年6月12日

案件简介 1992年8月11日,上诉人和上诉辅助人签订厨房垃圾处理装置的共同开发研究经营合同,后者完成“厨房垃圾处理装置”发明,同年10月29日,双方共同提出专利申请,被上诉人作为上诉人的无代表权董事长参与了申请程序。1993年6月,被上诉人未经上诉人许可,使用其印章制作上诉人将转让申请专利权利份额的转让书,向特许厅长官提交申请,将本件专利申请的申请人由上诉人变更为被上诉人。1996年3月28日,特许厅将专利权授予上诉辅佐参加人和被上诉人。在本件专利权授权前,上诉人对被上诉人提起确权之诉,但是,特许厅授权如前述,于是其在本案一审审理中变更诉讼,对被上诉人就本件专利权的被上诉人持有份额,要求向上诉人进行转移登记程序。

二审驳回了上诉人的请求。主要理由为,即使是发明人或者从发明人处继受了申请专利权利的人即真正权利人,在将它以外的人即无权利人作为专利权人进行了专利权的设定授权时,不能请求专利权转移登记程序。

判决要点

该发明应申请专利的真正权利人是上诉人和上诉辅佐参加人,被上诉人是不具有申请专利权利的无权利人。上诉人因被上诉人的行为失去的是财产利益的申请专利权利的持有份额,与此相对,可以说被上诉人无法律上的原因而得到本件专利权的份额。本件专利权可以评价为,就上诉人完成的本件专利申请,按照专利法规定的程序已进行设定授权,具有申请上诉人曾具有专利的权利和连续性,它发生了扭曲。另一方面,上诉人就本件专利权虽然可以请求专利无效复审,但是,经过专利无效审决,就本件发明即使再提出专利申请,就本件专利申请以已进行申请公开为理由拒绝专利申请,结果是本件发明变为上诉人不能成为专利权人,其显然不当。可以说上诉人以侵害申请专利的权利为理由,有根据侵权行为请求损害赔偿的余地,据此,就本件发明,如果获得专利权的设定授权则是已获得,难说能完全恢复利益。在此基础上,上诉人对被上诉人提起本件诉讼,因为是就本件发明要求确认具有申请专利权利的持有份,所以,在诉讼审理中,以进行专利权设定授权的事,决定该确认请求为不合法,又决定不承认变更为向本件专利权请求转移登记程序的诉讼,应当说不仅缺乏保护上诉人,也违反诉讼经济。

为纠正这些不当,作为应经过专利无效复审程序,不是使本件专利申请产生的本件专利权本身消灭,而是使上诉人继受被上诉人具有的本件专利权共有人地位,将上诉人作为是本件专利权共有人对待即可,作为为此的方法,承认从被上诉人向上诉人转移登记本件专利权持有份,可以说是最简明且直接的方法。本来,既然日本专利法规定,专利权由特许厅设定授权产生,并且,专利申请人不是发明人或者申请专利权利的继受人,成为就专利申请应进行拒绝的理由和应宣告专利无效的理由,解释为特许厅的审查员和复审员最后判断之。

本案中,当事人间不争论发明具备新颖性、进步性等要件,仅争论权利归属,专利权的归属本身是即使不具有有关技术的专业知识经验也能判断的事项,所以,在如本件的案件中,以尊重行政机关的最终判断权为理由,作出和前述不同的判断,反而不能说适当。

关于本件专利权的成立和维持,认为负担专利费等,也有由被上诉人贡献的部分,有关此,如果上诉人对被上诉人应偿还相当于被上诉人已负担的金钱即可,此点并不成为上诉人对被上诉人本件请求的障碍。

考虑以上所述各点,在本案的事实关系下,适当的解释为,上诉人对被上诉人就本件专利权的被上诉人份额,可以请求转移登记程序。

核心提示申请专利权的人本应是发明人或者继受了发明专利申请权的人,在无申请权人冒名申请并经授权而取得发明专利权时,最经济的解决方式是将冒名人取得的发明专利权转移登记到真正权利人,使权利回归应取得保护的权利人。

(六)半导体装置案——宣告专利无效确定和诉讼经济

案件号平成10(オ)364

判决日 2000年4月11日

案件简介[7]

上诉人有本件发明,具有本件专利权。本件发明由专利申请1964-4689号即原申请、原发明在1971年提出分割申请即本申请,原申请从1960年申请的发明在1964年提出分割申请。以原发明根据公知发明易于发明为理由,特许厅确定拒绝核定原申请。本件发明和原发明实质相同。被上诉人在营业上制造销售涉案二种半导体装置。

判决要点就在先申请的原申请,虽然确定拒绝核定,但是,就在先申请的专利申请,即使拒绝核定已确定,该专利申请也不丧失作为在先申请的地位。并且,本件发明和与以根据公知发明能容易发明为理由拒绝核定已确定的原申请有关的原发明是实质上相同的发明,所以,本件专利是违反同法第29条第2款而完成。所以,在本件专利中,明显存在同法第123条第1款第2项规定的无效理由,因为不值得承认提出修订复审请求等特殊实际情况,所以,准确预见被宣告无效。

专利法规定在专利存在无效理由的情形,为将其宣告无效,通过具有专业知识经验的特许厅复审员的复审决定,根据无效审决确定视为专利权自始即不存在。从而,专利权到无效审决确定前,合法有效存在,并不是被对世宣告无效。但是,如本件专利,专利中明显存在无效理由,在已提出无效复审请求的情形,根据无效审决确定,在准确预见该专利被宣告无效的情形,也解释为允许根据该专利权请求停止侵害、赔偿损害,鉴于下段理由是不适当。

认可根据这样的专利权请求停止该发明的实施行为、赔偿损害等,实质地看是将不正当利益给予专利权人,将不正当不利益给予实施前述发明的人,结果变为违反衡平理念。并且,希望纠纷在尽可能短的期间以一个程序解决,在根据如前述的专利权侵害诉讼中,首先,经过特许厅无效复审,如果无效审决不确定,则以在该专利中存在无效理由为由,对专利权的运用,作为防御方法应决定不允许,在甚至没有要求专利对世无效的意思当事人中,出现强迫无效复审的程序,并且也违反诉讼经济。专利法第168条第2款不能解释为,规定在专利中明显存在无效理由,甚至在按照前述准确预见被宣告无效的情形,应中止诉讼程序。所以,是应解释为即使是专利无效审决确定前,审理侵害专利权诉讼的法院,就专利中是否明显存在无效理由,也可以进行判断,审理的结果是该专利中明显存在无效理由时,根据该专利权请求停止侵害、损害赔偿等,适当的解释为只要没有特殊实际情况,就符合滥用权利而不允许。即使这样解释也不能说违反专利制度的宗旨。

大审院[8]原有判例在和以上抵触的限度,应全部将其变更。

核心提示

审理侵害专利权诉讼的法院有权判断专利中是否存在明显应宣告专利无效的理由,如有,则只要没有特殊实际情况,根据该专利权请求停止侵害、损害赔偿等符合滥用权利而不允许。

新判例代替原有判例。

(七)餐刀加工系统案——禁止滥用权利妨碍迅速处理权利纠纷

案件号平成18(受)1772

判决日 2008年4月24日

案件简介[9]

上诉人是“餐刀加工装置”专利的专利权人,该专利在1993年4月21日申请专利,1999年1月22日取得专利授权即本件专利权。被上诉人甲制造、销售自动刀刃曲加工系统即本件产品,被上诉人乙从甲处购入后销售。2001年9月10日,上诉人根据本件专利权对二被告提起诉讼,要求停止制造、销售本件产品和赔偿损失。上诉人主张被上诉人侵害其专利请求项第1项和第5项即发明1和发明5,有关的发明1专利、发明5专利,分别称发明1专利、发明5专利,被上诉人主张发明1专利是滥用权利,发明5专利是事后使用攻防技术应驳回,且二者均存在无效理由。

2004年10月21日,一审法院判决,没有判断本产品是否属于发明1和发明5的技术范围,有关该二专利明显存在1993年修订前日本专利法第123条第1款第1项(本案后同)的无效理由,根据本件专利权请求停止侵害和损害赔偿符合权利滥用而不允许,宣判全部驳回上诉人的请求。2005年5月31日,上诉人撤回本产品属于其权利发明1技术范围的主张。2006年5月31日,二审法院宣判,驳回上诉人的全部上诉。判决没有判断本产品是否属于发明5专利的技术范围。因为认为发明5专利是违反日本专利法第29条第2款而授予的,明显存在该法第123条第1款第1项的无效理由,应根据专利无效复审宣告无效,所以,上诉人对数被上诉人不能行使本件专利权。在提出上诉受理申请理由书的提交期间内,修订审决确定,减少有关发明5的专利请求范围,在此事实背景下,作为原判决基础的行政处分根据其后的行政处分已进行变更。可以说存在日本民事诉讼法第338条第1款第8项规定的再审事由,在原判决中给判决造成影响的事实是存在明显违法。上诉人先后5次提出修改复审请求。2006年7月,第5次提出修订复审请求,即本件修订复审请求,就请求项5请求减少范围和释明,复审员审理的结果做出应修订本件说明书的审决,即本件修订审决。

判决要点根据本件专利修改前的专利请求范围的记载,二审判断有关发明5专利中存在违反专利法第29条第2款的无效理由,承认数被上诉人根据日本专利法第104条之3第1款规定的主张,驳回上诉人的请求,原判决中,并不是以本件修订后的专利请求范围为前提,就是否存在与本件专利有关的无效理由进行具体研讨。并且,因为根据本件修订审决已确定,本件专利视为最初根据本件修订后的专利请求范围作出专利核定,如前述,本件修订符合减少专利请求范围,所以,不能说没有由此消除前述无效理由的可能性,在消除前述无效理由的同时,以本件修订后专利请求范围为前提,在承认本件产品属于其技术范围时,可以认为产生包容上诉人请求。如此,就本案应当说有解释为存在民事诉讼法第338条第1款第8项规定的再审事由的余地。但是,即使存在再审事由,如下所述,在本案中,上诉人以已确定的本件修订审决为理由争论二审的判断,是不适当地延长了上诉人和被上诉人间与本件专利权侵害有关纠纷的解决,按照日本专利法第104条之3规定的宗旨,是应说不允许。根据日本专利法第104条之3第1款的规定,在专利权侵害诉讼中,将被认为该专利应通过专利无效复审宣告无效的事实规定为妨碍专利权行使的事由,虽规定提出无效主张但不要求等待通过专利无效复审程序的无效复审决定确定,解释为尽可能在专利权侵害诉讼的程序内解决与专利权侵权有关的纠纷,并且谋求迅速解决。而且,同条第2款的规定,解释为在被认为根据同条第1款规定的攻击防御方法,以不正当延长审理为目的而提出时,之所以规定法院可以将其驳回,是因为就无效主张,防止通过审理、判断产生诉讼迟延。按照该条第2款规定的宗旨,不仅无效主张,而且否定或者推翻无效主张即对抗主张也成为驳回的对象,以减少专利请求范围为目的的修订为理由,对无效主张的对抗主张,如果也被认为以不适当延迟审理为目的而提出,应当说变为被驳回。

上诉人即使在第一审也可以对数被上诉人的无效主张提出对抗主张,按照前述专利法第104条之3规定的宗旨,则解释为至少在通过第一审判决采纳了前述无效主张后,在二审的审理中,包括以减少专利请求范围为目的的修订为理由,应早期提出对抗主张。如果鉴于本件修订审决内容,和上诉人在长达一年以上的整个二审审理期间反复2次请求修订复审和撤回,则不能找出上诉人在二审口头辩论终结前不提出与本件修订复审请求有关的对抗主张正当化的理由。所以,上诉人以本件修订审决已确定为理由争论二审判断,等同于在二审判决宣判后提出在二审审理中它也是应提前提出的对抗主张,不得不说不适当地延迟上诉人和被上诉人间有关本专利权侵害纠纷的解决,按照日本专利法第104条之3规定的宗旨,不能允许。

核心提示

在侵害专利权诉讼中,应尽可能在侵害专利权诉讼的程序内迅速解决与专利权侵权有关的纠纷,防止不正当延长案件审判。法院应驳回以不正当延长案件审判的诸如宣告无效问题等诉讼攻防诉求。

(八)北辰式挖掘装置案——减少专利请求范围与是否违约

案件号平成4(オ)364

判决日 1993年10月19日

案件简介[10]

被上诉人代表人就有关和北辰式挖掘装置实质相同的挖掘装置的发明,希望取得专利权后实施它,为此准备申请专利,并在1972年提出申请。在申请发明说明书的专利请求范围中没有记载限制锭的安装位置。1972年1月至4月间,上诉人和被上诉人口头缔结协议,约定被上诉人向上诉人订货,上诉人制造实施本申请发明装置的北辰式挖掘装置,上诉人制造后向被上诉人交纳。其中约定,被上诉人在代表人方面为准备本申请发明的专利申请,上诉人负有不将其制造的北辰式挖掘装置向被上诉人以外的人交纳销售的义务。被上诉人代表人在补正有关手续后,1980年取得专利权授权。上诉人制造在1980年销售给他人的装置包含北辰挖掘装置,被上诉人向上诉人请求停止制造销售北辰式挖掘装置和赔偿损害。

判决要点

上诉人负有不将符合实施其制造的本申请发明的装置交纳销售给被上诉人以外的人的义务,但是,本申请发明在申请的过程中,补正说明书专利请求范围的结果,减少了专利请求范围,本件发明授予专利。本申请发明是关于挖掘装置的结构,如果制造前述装置在工程中使用,在现场知道它的人能够容易知道发明的内容。

就前述发明,提出专利申请只要不赋予独占权,显然被上诉人就不能阻止其他人实施前述发明。如果是那样,本合同的宗旨是使上诉人制造实施了专利申请准备中的本申请发明装置,合同的前提是就本申请发明提出专利申请,作为未来专利权赋予独占权,其应当解释为,作为这样的发明,以在实施本申请发明时的装置为对象签订。

但是,如果假定本合同与就本申请发明提出专利申请将来是否作为专利权赋予独占权无关签订的话,基于本合同制造销售北辰式挖掘装置,结果其他人知道本申请发明,变为其他人可能进行实施的技术事项,仅是合同当事人的上诉人被禁止实施,不得不说是不合理。从而,在不承认特殊情况的本案中,对本申请发明,在申请的过程中,补正说明书专利请求范围的结果,在减少了专利请求范围的情形,适当的解释为,与之相伴,根据本合同不向被上诉人以外的人交纳销售义务对象的装置也成为其范围。

核心提示在专利授权范围发生变化时,以专利权范围为基础的各项合同权利的范围也必须以此为根据发生变化。

(九)医药制剂案——为进行试验或者研究实施专利发明

案件号平成10(受)153

判决日 1999年4月16日

案件简介[11]

上诉人就一种化学物质和以之为有效成分的药品具有专利权,被上诉人就与专利发明有关药品和有效成分、分量、用法、用量、功能、疗效等相同药品即被告制剂,为取得药品管理法第14条规定的应添加在生产批准申请书的资料中,因进行必要试验,在前述专利权保护期内生产、使用被告制剂的行为,作为符合侵害前述专利权,请求停止销售被告制剂和赔偿损害。对此,被上诉人以前述行为符合日本专利法第69条第1款的“为进行试验或者研究实施专利发明”作为理由,主张不是侵害上诉人的专利权。

判决要点

在专利权保护期间结束后,以制造销售和与专利发明有关的药品制造相同有效成分的药品即后开发药品为目的,就该制造为提交药品管理法第14条规定的批准申请,在专利权保护期间内,生产属于发明专利技术范围的化学物质或者药品,使用它,为得到添加在前述申请书的资料,进行必要试验,符合专利法第69条第1款所称“为进行试验或者研究实施专利发明”,不构成侵害专利权。

专利制度是对公开了发明的人,通过一定期间就其利用赋予独占权利奖励发明,同时,对第三人也要给予利用已公开发明的机会,并且有利于产业的发展。如果由此出发,专利权保护期间结束后,任何人都可以自由地利用该发明,通过它使社会全体广泛受益,可以说其是专利制度的基础之一。

药品管理法就药品的制造为确保其安全性等,规定事先应得到厚生大臣的批准,但是在申请其批准时,规定必须在进行各种实验的基础上,在申请书上添加有关试验结果的资料等。即使就后开发药品为申请批准该制造,同样要求提前花费一定期间进行规定的试验,为该试验,需要生产、使用属于专利权人专利发明技术范围的化学物质或者药品。解释为专利法上前述试验不符合专利法第69条第1款所称的“试验”,如果专利权保护期内不能进行前述生产等,则结果变为专利权保护期届满后,在相当期间第三人也不能自由使用该发明。应当说这个结果是违反专利制度的基础。

另一方面,第三人在专利权保护期内,根据药品管理法为申请批准制造,在试验中超过必要范围,在专利权保护期结束后生产转让的后开发药品,或者为作为有效成分,生产、使用与专利发明有关的化学物质,是应解释为作为侵害专利权而不允许。只要那样解释,对专利权人来说,是确保由专利权保护期内专利发明独占实施的利益。如果将其解释为在后开发药品的申请批准制造中,专利权保护期内可以排除为必要试验的前述生产,则产生和将专利权保护期延长相当期间相同的结果,但这必须说作为应赋予专利权人的利益,超过专利法预定范围。

核心提示

平衡公益和私利是专利法的基本任务,确定专利权保护范围就是为实现该任务。为进行试验和研究实施发明专利是专利权效力所不及的范围,其行为不构成侵犯专利权。

(十)喷墨打印机用墨盒案 — 综合判断专利权用尽和侵权

案件号平成18(受)826[12]

判决日 2007年11月8日

案件简介

被上诉人有喷墨打印机用墨盒的专利权,就上诉人进口销售的喷墨打印机用墨盒,以属于被上诉人专利的专利发明技术范围,对上诉人要求停止进口、销售、销毁该墨盒。被上诉人在日本国内制造该专利产品,本公司和关联公司在日本国内外销售,没有限制受让人销售地和使用区域,在产品上也没有明示,没有设置为装入墨汁的开口,零售价每个约800日元至1000日元。被上诉人产品实行一次使用,呼吁使用人协助回收用完的墨盒,不制造销售循环品和灌墨盒。多数喷墨打印机制造者销售本公司打印机使用的正品墨盒,销售循环利用品。

上诉人从中国澳门的甲公司进口涉案产品在日本销售,甲公司的关联公司乙公司从日本国内外收集使用完的被上诉人产品的墨盒,乙公司的子公司丙公司买入灌装后甲公司从丙公司购入向上诉人出口,每个产品零售价约600日元至700日元。二审承认被上诉人的请求。

日本最高法院在1995年的判决中认为,产品合法投入流通后专利权用尽。专利产品作为产品经过固有使用期完成其功能后再使用或者循环使用的情形(第1类型),或者就该专利制品由第三人就构成专利产品中的专利发明本质部分材料的全部或者一部分进行加工或者更换的情形(第2类型),适当的解释是专利权没用尽,允许专利权人就该专利产品行使权利。所以,就上诉人产品,即是关于利用在日本国内销售的被上诉人产品,利用在国外销售的被上诉人产品,其中之一,也认为符合上述第2类型者,是应说不限制行使本件专利权,被上诉人可以要求上诉人停止进口、销售、销毁上诉人产品。

判决要点在专利权人或者从专利权人取得许可的实施权人即专利权人在日本国内转让了专利产品的情形,适当的解释是就该专利产品,专利权作为实现其目的而用尽,专利权的效力早已不及于该专利产品的使用、转让、出口或者进口或者许诺转让等,专利权人就该专利产品不允许行使专利权。在这样的情形,就专利产品如果每逢进行转让都要求专利权人的许可,则妨碍专利产品在市场中的顺利流通,反而危害专利权人自身的利益,甚至也变为违反专利法第1条规定的专利法的目的,另一方面,可以说已经保障专利权人确保专利发明公开的赔偿的机会,就专利权人转让的专利产品,因为是不存在承认专利权人在其流通过程中得到双重获利的必要性。像这样的权利用尽,在日本半导体集成电路保护法第12条第3款、种苗法第21条第4款用明文进行了规定,就专利权即使与此相同限制行使权利,也应当说解释为是妥当的。

但是,因专利权用尽之所以专利权的运用成为受限制的对象,完全是因为限于专利权人等在日本转让专利产品其产品,所以,认为专利权人就在日本已转让的专利产品进行加工和更换零部件,藉此新制造和该专利产品缺少相同性的专利产品时,应当说允许专利权人就该专利产品行使专利权。而且,就是否符合前述新制造专利产品,适当的是除该专利产品的属性、专利发明的内容、加工和零部件的更换形态外,也综合考虑交易实际情况进行判断。作为该专利产品属性,应当考虑产品的功能、构造、材质、用途、使用期限、使用方式,作为加工和零部件更换方式,应当考虑进行加工时该专利产品的状态、加工内容和程度、更换零部件的使用期间、该零部件在专利产品中的技术功能和经济价值。

在日本的专利权人或者可以和它同等对待的人即日本专利权人在国外转让了专利产品的情形,专利权人对受让人在和受让人间就该专利产品达成协议,将日本从销售目的地或者使用地区除外,除此情形外,对从受让人处受让了该专利产品的第三人及其后的转受让人,除在和受让人间达成了上述协议的基础上,在该专利产品上明确表示它外,就该专利产品解释为不允许在日本行使专利权。据此专利权的运用受到限制,完全是限于日本的专利权人在外国转让的专利产品其产品,和专利权人在日本转让专利产品的情形没有不同。于是,就日本专利权人在国外转让的专利产品进行加工或者更换零部件,在被认为藉此新制造和该专利产品缺乏相同性的专利产品时,应当说允许专利权人就该专利产品在日本行使专利权。而且,就是否符合上述所称新制造专利产品,适当的是专利权人在日本转让的专利产品,按照和进行加工和更换零部件情形的相同基准作出判断。

就本案研究之,如果根据前述事实关系等,则被上诉人在决定了在被上诉人产品的墨水容器新灌注墨水再使用的情形,因有使产生降低印刷质量和打印机机体产生故障之虞,所以,决定一次用完更换新货,为此,在被上诉人产品中没有设置为灌注墨水的开口,在这样的结构上,因灌注墨水不可缺少的是在墨水容器上穿孔,即使是在上诉人产品的生产过程中也在本件墨水容器的液体储藏室上方穿孔,从此注入墨水后封闭它。在这样的上诉人产品制造过程中的加工等形态,不是简单停留在灌注消耗品墨水,完全是要能够灌注墨水使墨水容器改变形状。

除上述外,综合考虑墨盒交易的实际情况等在前述有关事实中表现的情况,就上诉人产品认定为新制造和加工前被上诉人产品缺乏相同性的专利产品是适当的。所以,专利权人在日本转让或者日本专利权人在国外已转让专利产品,使用被上诉人产品用完的墨水盒进行生产,上诉人产品成为不是本件专利权限制行使的对象,故,应当说是本件专利权的专利权人,被上诉人可以根据本件专利权要求停止其进口、销售和销毁。

核心提示

平行进口是知识产权中一个长期争议的问题。本案中不仅仅是平行进口,而且涉及修理业,判决如何对修理产业和制造产业均影响甚巨。本案以多种因素决定禁止特定范围的平行进口,是运用日本司法保护产业的案例。

(十一)D信号装置案——确定是否侵害专利权的准据法

案件号平成12(受)580

判决日 2002年9月26日

案件简介[13]

上诉人具有D装置的美国专利权,该发明在日本没有专利权。被上诉人从1986年前后到1991年前后在日本制造被上诉人产品甲向美国销售,由其全资美国子公司在美国进口、销售。被上诉人产品甲属于发明的技术范围。从1992年前后,被上诉人在日本制造被上诉人产品乙,与被上诉人产品甲出口到美国,被上诉人产品乙也由美国子公司进口、销售。被上诉人产品甲和乙称被上诉人产品。

上诉人主张被上诉人产品乙也属于本件发明的技术范围,美国子公司的行为侵害了本件美国专利权,被上诉人将被上诉人产品从日本出口到美国的行为符合美国专利法第271条第2款规定的积极诱导侵害专利权的行为,作为美国专利权的侵害人承担责任,对被上诉人主张:1.停止有关制造、出口、销售、诱导行为;

2.销毁被上诉人在日本占有的被上诉人产品;

3.赔偿因违法行为的损害,根据时效已消灭的部分准备返还不当得利。

二审判断上诉人对被上诉人请求本件停止和保留请求均无理由。

判决要点

本件请求停止侵害和本件请求销毁是根据私人财产权的请求,本案双方当事人是住所和总部在日本的日本人和日本法人,是有关在日本的行为的请求,但在根据美国专利法赋予权利的请求方面,因为包含涉外要素,所以需要确定准据法。

各国根据其产业政策,就专利通过本国法律规范以何种程序赋予何种效力,在日本,日本专利权的效力只不过仅在日本领域内获得承认。但是,因为它,在关于外国专利权的私人纠纷中,不是不需要决定法例中规定的准据法,所以,二审法院有关判断不适当。

关于专利权效力的准据法,因为法例等没有直接规定,所以,按照道理,适当的解释是和该专利权具有最密切联系国家,按照授予该专利权的国家的法律。根据专利权请求停止和销毁的准据法,应解释为授权该专利权国家的法律。就本件请求停止侵害和本件请求销毁,准据法成为授权本件美国专利权国家的美国法律。

适用美国专利法的各项规定,命令被上诉人停止侵害或者销毁产品,解释为违反日本法例第33条所称日本公共秩序是适当的,所以,不适用美国专利法的各项规定。本件损害赔偿请求是本件两当事人以住所或者总部所在地为日本的日本人和日本法人,是关于在日本的行为的请求,但是,在被侵害利益是美国专利权这一点,是包含涉外因素的法律关系。本件损害赔偿请求以侵害私人具有的财产权为理由,产生的问题是在私人间是否存在损害赔偿请求权,需要决定准据法。

就以侵害专利权为理由的损害赔偿请求,不是专利权特有的问题,不外是对侵害财产权的民事上救济的一环,所以,法律关系的性质是侵权行为,就其准据法是应按照法例第11条第1款。

就本案损害赔偿请求,法例第11条第1款中所称“原因事实的发生地”,应解释为进行本件美国专利权的直接侵害行为发生权利侵害结果的美国,应当以美国的法律为准据法。但是,一方面,在日本的被上诉人的行为,在积极诱导在美国侵害本件美国专利权的情形,可以说权利侵害的结果发生在美国;另一方面,就准据法即使解释为根据美国法律,被上诉人在预定由美国子公司在美国的进口和销售的范围内,不变为妨碍被上诉人的预测可能性。原审有关确定准据法是日本法律的判断是不适当的。美国专利法第284条,是对侵害专利权作为民事上的救济,承认损害赔偿请求的规定。在日本积极诱导了在美国侵害本件美国专利权行为的人,根据美国专利法第271条2款、第284条,有肯定损害赔偿责任的余地。但是,在此情形,根据法例第11条第2款,累积适用日本法律。在本件中,按照日本专利法和民法,在授权国领域外积极诱导侵害专利权的行为,变为应研讨是否具备侵权行为成立要件的事。采行属人主义原则,如美国专利法第271条第2款,不具有以将专利权的效力及于在本国领域外的积极诱导行为作为可能的规定,在日本的法律下,只要不承认它的立法或条约,就不及于专利权的效力,在授权国领域外积极诱导侵害专利权的行为,不能说违法,不能解释为具有侵权行为的成立要件。

侵害本件美国专利权的事实,因为符合按照法例第11条第2款所称“在国外发生的事实或者根据日本法律不为侵权时”,所以对被上诉人的行为,不能适用美国专利法的各项规定。

核心提示

积极诱导侵害专利权是美国专利法规定的侵权行为之一种,但是,在日本不是一种侵权行为,根据日本法例有关准据法的规定不适用美国专利法。这是一个避免适用外国法律的成功案例。

(十二)球轴案——实质等同和禁止反悔

案件号平成6(オ)1083

判决日 1998年2月24日

案件简介[14]

被上诉人以上诉人产品全部符合本发明的构成要件或者和它等同,主张属于本发明的技术范围,被上诉人以侵害本专利权为理由请求损害赔偿,原审法院认可其主张。

判决要点

在专利权侵害诉讼中,在判断对方制造的产品或者使用的方法即对象产品是否属于专利发明的技术范围时,必须根据添加在申请书说明书专利请求范围的记载,确定专利发明的技术范围。在专利请求范围中记载的构成内,存在和对象产品不同部分时,前述对象产品不能说属于专利发明的技术范围。但是,即使在专利请求范围中记载的构成内,存在和对象产品不同部分时,前述部分不是专利发明的本质部分;以前述部分和对象产品中的部分置换也能实现专利发明的目的,发挥相同的作用效果;在象前述置换中,在该发明所属技术领域中,具有普通知识的人即普通技术人员,在对象产品的制造时点是能够容易想到的;对象产品不是和在专利发明专利申请时的公知技术相同或者普通技术人员从其在申请时容易推知;对象产品在专利发明的专利申请程序中,没有符合从专利请求范围有意识除外等特殊实际情况时,前述对象产品适当的解释是,作为和在专利请求范围记载的构成等同,属于专利发明技术范围的产品。但是,在专利申请时,设想将来所有侵害样态记载在说明书的专利请求范围是极端困难的,如果假定通过将对方记载在专利请求范围构成的一部分置换为在专利申请后明确的物质和技术等,能够容易避免专利权人行使停止侵害等权利,就变成削弱社会大众发明的积极性,结果不仅是违反通过保护、奖励发明贡献产业发展这个专利法的目的,而且是变为违反社会正义,背离衡平理念。

如果考虑此,则发明专利的实质价值,适当的解释是及于从第三人在专利请求范围记载的构成,作为与之实质相同的能够容易想到的技术和第三人应当预期的范围。另一方面,在专利发明专利申请时是公知技术和普通技术人员由此在申请时能够容易推知的技术,当然任何人理当不能申请专利,所以,不能说属于专利发明的技术范围。在专利申请程序中,申请人有意识从专利请求范围除外等,在专利权人方面,一旦认为不属于专利发明的技术范围,或者采取了表面上那样解释的行动,专利权人在后来提出与之相反的主张,因为按照禁止反悔的法理是不允许的。

在本案中,本件说明书专利请求范围记载的构成中,存在和上诉人产品不同的部分。原审仅专门就是否承认上述部分和上诉人产品构成之间可置换性和易置换性进行研讨,就上诉人产品和在本件发明专利申请时公知技术间的关系全无讨论,直接判断上诉人产品和在本件说明书专利请求范围记载的构成等同,属于本件发明的技术范围。二审的前述判断对置换可能性、易置换性等等同的其他要件,甚至不研讨判断当否,只能说错误解释适用专利法。

核心提示

发明是否为易于完成的发明、技术的可置换性和易置换性、禁止反悔是专利法中十分重要的问题,关系到是否授予一项发明予专利权及其范围。

(十三)铸造模具案——普通许可权与侵权

案件号平成6(オ)2311

判决日 1997年10月28日

案件简介:

上诉人和A共有“铸造模具”发明及其专利权,在上诉人的同意下,A向自己担任董事长的B股份有限公司就本专利权许可普通许可权。被上诉人是以压铸产品的铸造加工为业的公司,B向被上诉人出租一审判决中列举的铸造金属模具,使被上诉人制造本件产品,全部接收并支付货款。

判决要点:

在本案诉讼中,上诉人主张本件模具属于本件专利发明的技术范围,被上诉人使用本件模具铸造本件产品的行为是侵害本件专利权,根据本件专利权向被上诉人请求损害赔偿。被上诉人根据和B的合同,使用本件模具铸造本件产品,将其全部交给B,所以,被上诉人使用本件模具制造本件产品的行为,应当说专门为B的经营而进行,即使本件模具属于本件专利发明的技术范围,适当的解释为是本件专利权普通许可权人的B作为行使许可权而进行。从而,不能说被上诉人侵害了本件专利权。核心提示具有发明专利权普通许可权的人给他人提供生产工具,使之制造并全部购买专利产品的行为,是行使许可权的行为,不构成侵害专利权。[15]

(十四)BBS案——平行进口和保障商品自由流通

案件号平成7(オ)1988

判决日 1997年7月1日

案件简介[16]

上诉人在1983年5月27日向欧专局申请发明专利,同年10月29日向日本申请专利。日本在1991年12月20日授予其专利权。就相同发明,上诉人在向欧洲专利局申请时将西德等作为指定国,具有西德专利权。欧洲专利局在1987年4月22日授权。被上诉人等进行了全部属于上诉人专利发明技术范围产品的进口和销售,今后有进口销售之虞。在西德对应的西德专利权生效后,产品作为其实施品由上诉人制造销售。被上诉人主张上诉人的专利制品已经在西德合法销售,专利权国际权利用尽,不构成侵权。二审法院判断本件专利权有关各种产品已用尽,驳回上诉人对数被上诉人根据本件专利权请求停止侵害和赔偿损害的请求。

判决要点《巴黎公约》第4条之2否定专利权相互依存,规定各国专利权的产生、变动、消灭相互是独立的,也就是说,专利权本身的存续不因他国专利权的无效、消灭、保护期间等受到影响,在发生一定情况时,是否允许专利权人行使专利权的问题,应当说并不是该条规定的内容。

所谓属地主义原则,如果就专利权而言,意味着各国的专利权就其产生、移转、效力等根据该国的法律确定,专利权的效力仅就该国领域内获得承认。

关于日本的专利权,在专利权人在日本国内行使权利的情形,在判断可否由专利权人行使专利权时,是否考虑作为权利行使对象的产品由该专利权人在国外转让的情况,应当说是只是日本专利法的解释问题。前述问题与巴黎公约和属地主义原则无关。

规定专利权人专有在营业上实施专利发明的权利,就产品发明而言,决定使用、转让、出租与专利发明有关产品的行为符合实施专利发明。于是,从专利权人或者由从专利权人取得许可的许可权人处,获得与专利发明有关产品转让的人,在营业上自己使用或者将其再转让给第三人的行为,和从受让人处受让专利产品的第三人在营业上使用或者再转让或者出租给他人的行为,形式上而言,看上去符合实施专利发明,侵害专利权。但是,在专利权人或者许可权人在日本国内转让专利产品的情形,就该专利产品专利权作为已实现其目标而用尽,应该说专利权的效力早已不及于使用、转让或者出租该专利产品的行为。但是,由专利法保护的发明必须是在和社会公共利益协调下实现。在转让中,一般是出让人将就标的物具有的全部权利转移给受让人,受让人取得出让人具有的全部权利。在专利制品置于在市场流通的情形,前提是受让人就标的物使之脱离专利权人权利行使的范围,取得可以自由地在营业上使用进行再转让等的权利,是进行交易行为。假如就专利产品变成每次进行转让要求专利权人的许可,在市场中就阻碍商品的自由流通,妨碍专利产品的顺利流通,反而招致危害专利权人自身利益的结果,甚至也变为违反日本专利法的立法目的。另一方面,专利权人在自己转让专利产品时,取得包括专利发明公开对价的转让价款,在许可实施专利发明时取得许可费,所以可以说保障确保专利发明公开赔偿的机会,就从专利权人或者许可权人转让的专利制品,不存在承认专利权人在流通过程中双重获得利益的必要性。

但是,日本的专利权人在日本国外转让专利产品的情形,不能直接与上述相提并论。就是说专利权人在专利产品转让地所在国家,限于未必具有和在日本具有的专利权相同发明的专利权,即对应专利权,即使具有对应专利权时,如果在日本具有的专利权和在转让地所在国具有的对应专利权是不同的权利,专利权人就有关对应专利权的产品,在日本即使行使根据专利权的权利,也不产生以此直接得到双重利益。所以,就在国际贸易中的商品流通和专利权人的权利调整进行考虑,如果按照在现代社会国际经济贸易极其广泛并且高速持续发展的状况,即使日本的交易人将在国外销售的产品进口到日本置于市场流通的情形,也应当说要求最大限度尊重包括进口商品流通的自由。而且,即使在国外的经济贸易中,也可以说一般前提是出让人将就标的物具有的全部权利转移给受让人,受让人取得出让人具有的全部权利,进行交易行为。如果按照前述在现代社会中国际交易的状况,即使专利权人在国外转让专利产品的情形,受让人或者从受让人受让专利产品的第三人,在营业上将其进口到日本,在日本在营业上使用它或者进一步将其转让给他人的,也当然是预想中的事。

考虑前述各点,日本的专利权人或者可视为与之相同的人,在国外转让专利产品的情形,适当的解释为,在日本的专利权人或者可以和它同等对待的人即日本的专利权人在国外转让了专利产品的情形,专利权人对受让人在和受让人间就该专利产品达成协议,将日本从销售目的地或者使用地区除外,除此情形外,对从受让人处受让了该专利产品的第三人及其后的转受让人,除在和受让人间达成了上述协议的基础上,在该专利产品上明确表示它外,就该专利产品解释为不允许在日本行使专利权。就是说,(1)在国外转让专利产品时,如果按照当然预想其后该产品进口到日本,则在专利权人未附保留条件在国外转让专利产品时,是应解释为对受让人及其后的转得人,在日本不受转让人具有的专利权限制,默示授予支配该产品的权利。(2)分析专利权人的权利时,应当说专利权人在国外转让专利产品时,允许保留在日本行使专利权的权利,专利权人在前述转让时,在和受让人之间可以协商一致,将日本从专利产品的销售地或者使用地区中除外,将其产品上明确标示的情形,即使转得人或者在产品流通过程其他人加入,就该产品也是能认识就该产品附加该宗旨的限制,可以以存在前述限制为前提,根据自由意思决定是否购买该产品。(3)在子公司或者关联公司中由可视为和专利权人相同的人在国外转让专利产品的情形,也应解释为和专利权人自己转让专利产品的情形相同。(4)应该保护专利产品受让人对自由流通的信赖,是不因专利产品在最初转让的地方专利权人是否有对应专利权而不同。

核心提示本案是在日本引起众多讨论的案例。本案表明,日本最高法院认为,在合同中可以约定专利权行使的条件和范围。在国外转让专利产品时,除当事人特别约定并进行标示而能为他人知悉外,不允许在日本行使专利权。

二、行政诉讼判例

(一)新品种晚熟黄桃育种繁殖法案——结果的可重复性

案件号平成10(行ツ)19

判决日 2000年2月29日

案件简介[17]乙具有“新品种黄桃育种繁殖法”的专利权。在本专利申请时,普通技术人员是能够取得本件黄桃父本品种的晚熟黄桃,但是,到1995年时,该种树去向不明。根据说明书的记载,是以培育成功的植物新品种申请的专利。数上诉人曾请求无效复审,但审决认定其请求不成立。

乙在1995年死亡,通过继承被上诉人继受本件专利权。本案是数上诉人以本件发明没有可重复性,欠缺专利要件,所以请求撤销审决。

判决要点发明是以利用自然规律为基础关于一定技术的创造思想,创造的技术内容必须具体化、客观化,达到如果是具有在该技术领域普通知识经验的人任何人也能反复实施,实现其目的的技术效果的程度,所以,其技术内容没有达到这个程度的,作为发明是未完成,不能称为专利法第2条第1款所说的“发明”。所以,因为是在同条中所说“利用了自然规律”发明,普通技术人员通过反复实施它能得到相同结果,就是说需要有可重复性。

该可重复性,关于与“培育繁殖植物新品种的方法”有关的发明育种过程,鉴于其特点,适当的解释为科学上再现该植物在普通技术人员如果是可能即可,不要求其高准确率。但是,前述发明如果培育新品种,则此后按照原来采用的繁殖方法是能够再生产,即使准确率低,如果能够培育新品种,也是能够取得该发明目的的技术效果。

就本件研究之,本件发明的育种过程是能够反复实施,在科学上再现和本件黄桃相同遗传特征的桃,所以,即使不能说其准确率高,也应当说本件发明有可重复性。还有,发明的可重复性因如果在专利申请当时具有即可,所以,出现此后父本品种晚熟黄桃去向不明的事实,是不左右前述判断。

核心提示在授权发明专利权时对可重复性要求在申请时能重复即可,不要求高概率可重复性。

(二)数控带电加工装置案——判断是否与在先申请发明相同

案件号平成3(行ツ)98

判决日 1993年3月30日

案件简介[18]本发明在1985年被日本特许厅以与在先申请的发明相同而宣告无效。原审认为,被上诉人主张的主要审决撤销事由有理,在先申请发明中,在说明书的发明详细说明记载中有系争“反向轨道构成”,但是,专利请求范围中没有记载,以此为由,在先申请发明构成中加入该记载的构成,认定该先申请发明的要旨,决定先申请发明和本件发明相同,本件审决违法,予以撤销。

判决要点如果根据原审确定的事实,则在先申请的上述专利请求范围的记载是经过数次补正,符合相反方向轨迹结构的文句,在补正上述专利请求范围的记载前已经存在,在与在先申请发明有关专利申请复审程序中,表示“只承认文句叙述希望的动作。动作不符合不能缺乏发明构成的事项”这样的拒绝理由通知,所以,先申请发明的专利申请人进行删除符合相反方向轨迹结构文句的补正。如果据此,则相反方向轨迹的构成只不过是简单表示从其他构成产生的作用,从而,本件发明的相反方向轨迹构成应当说也有承认不符合不能缺乏发明构成事项的余地。

但原审对此未增加任何说明,仅以有无相反方向轨迹结构文句,判断本件发明和在先申请发明有无相同,必须说原判决中在此存在理由不完善的违法。

在在先申请发明的专利请求范围的记载中,“在短路时使前述带向相反方向移动的控制装置”结构,显然是包含相反方向轨迹结构,相反方向轨迹的结构假定为符合不能缺乏发明结构的事项,就必须说被上诉人的本件发明是仅采用相反方向轨迹的结构。在此基础上,在其他全部结构中,如果假定本件发明是和先申请发明相同,则本件发明成为不外在在先申请发明的结构上再加限制。

被上诉人在相反方向轨迹结构外的结构中,没有争论决定本件发明和在先申请决定全部相同的本件审决的认定,并也没有主张本件发明的结构即使被在先申请发明所包含,也仍可否定本件发明和在先申请发明相同性的特别情况,所以,应当说本件发明是被在先申请发明所包含,和在先申请发明是相同的发明。另一方面,从前述所见出发,则相反方向轨迹结构,如果假定如前述不过是表示从其他结构产生的作用,则当然本件发明和在先申请发明是相同的发明。

为继续分析本案,本件发明和在先申请发明对象的带电加工装置中,特别是在采用线状电极加工任意连接形状样态的物品中,如果采用先申请发明的“在短路时使前述带向相反方向移动的控制装置”结构,则加工电极是没有呈现将追踪轨迹转化为相反方向以外的作用,即使在在先申请发明中显然也是包含相反方向轨迹的结构。

在这样的带电加工装置中,本件发明和在先申请发明无疑是与相同结构有关的发明,结果,本件发明为在先申请发明所包括,不得不说是和在先申请发明相同的发明。

在原判决中,存在错误解释适用专利法第39条第1款的违法,该违法是明显影响原判决的结论。说该点违法的主旨有理由,原判决不免撤销。

在决定本件发明和在先申请发明相同的本件审决认定中决定存在违法,被上诉人的主要审决撤销事由不当。

被上诉人就在先申请发明,在应进行申请公告为宗旨的决定副本送达前进行的说明书补正是变更其要旨,决定该专利申请日与本件发明的专利申请日比,也晚于其后的日期,因为先申请发明成为不能说本件发明的先申请,所以,以先申请发明符合本件发明的在先申请为理由,决定本件发明不能申请专利,主张本件审决违法这样的预备审决撤销事由。就此事由在本件审决中没有表示明确的判断,但是,因为本件审决认定,与本件发明的专利申请日比,先申请发明涉及在此前的日期提出专利申请,所以,显然作为其前提,在在先申请发明中已加入没有伴随变更要旨说明书的补正为宗旨的默示判断,在本案中,进一步就预备审决撤销事由需要进行审理判断。

核心提示两件发明专利相同,专利权授予申请在先者。

(三)高速旋转式纺织芯子磨法案1——易于完成的发明

案件号昭和63(行ツ)10

判决日 1992年4月28日

案件简介[19]上诉人具有“高速旋转式纺织芯子磨法”的专利,是该专利权的专利权人。由被上诉人请求,1979年,日本特许厅以普通技术人员易于完成的发明为由宣告专利无效的审决即前审决,上诉人提起撤销审决之诉,东京高等法院在1983年撤销前审决即前判决。1985年,特许厅作出复审请求不成立的审决即本件审决。被上诉人以发明非易于完成、本件审决认定判断违法为由,要求撤销而提起诉讼。前判决理由称,决定本件发明在专利申请前普通技术人员从第2或者第3引用例易于完成的发明,宣告本件专利无效的前审决,错误认定各引用例的技术内容,因错误认定本件发明和各引用例的异同点而违法。本件审决决定,不能说本件发明为在专利申请前普通技术人员易于完成发明。原审认定本件发明是专利申请前普通技术人员易于完成的发明。

判决要点在二次审决撤销诉讼中,复审员不仅要接受包括由该取消判决产生的理由在内的约束力,而且对根据其约束力作出的二次审决,相关当事人以之违法而非议,不外是以已确定撤销判决的判断本身违法而非议,是不能作为二次审决的违法(撤销)事由(撤销判决约束力所及判决理由中的认定判断当否其本身,因为不是二次审决撤销诉讼的审理对象,所以,以当事人约束力所及的判决理由中的认定判断错误,反复和以前提出相同主张,为证明它进行新的举证,大概不外说是无意义的诉讼活动。

从特定引用例不能说在专利申请前普通技术人员易于完成发明该发明,根据这样的理由,在以审决认定判断错误撤销它已确定的情形,该判决的效力及于二次复审程序,结果是不允许复审员从相同引用例认定判断在专利申请前普通技术人员易于完成发明该发明,从而,在二次审决撤销诉讼中,显然不允许将按照撤销判决的约束力作出的二次审决的认定判断决定为错误,为证实它进行新举证,法院采纳它,将按照撤销判决的约束力作出的二次审决决定为违法。

核心提示在二次审决撤销诉讼中,复审员要接受包括由该取消判决产生的理由在内的约束力。在以审决认定判断错误撤销它已确定的情形,该判决的效力及于二次复审程序,在二次审决撤销诉讼中,不允许将按照撤销判决的约束力作出的二次审决的认定判断决定为错误。

(四)新颖性标准案——在刊物上发表的含义

案件号昭和61(行ツ)160

判决日 1989年11月10日

案件简介[20]

判决要点具有申请专利权利的人,就特定发明申请专利的结果,该发明刊登在公开专利公报上,适当的解释为不符合专利法第30条第1款所称“在刊物上发表”。不过,关于同法第29条第1款所谓新颖性丧失规定例外规定的是在同法第30条第1款所说“在刊物上发表”,应当说指具有申请专利权利的人自己主动在刊物上发表的情形,公开专利公报是由具有申请专利权利的人提出专利申请,作为程序的一环,特许厅长官根据同法第65条之2的规定,刊登出版与申请有关的发明,所以,根据它,是不能说具有申请专利权利的人自己自主地将该发明发表在刊物上。并且,此理即使是在外国的公开专利公报也没有不同之处。

核心提示“在刊物上发表”有不同含义,现行法在第29条是丧失新颖性的规定,第30条是丧失新颖性规定的例外,第64条之2是发明取得专

利一环的刊登专利公报。

(五)发光二极晶体管案——承认修订请求范围

案件号平成19(行ヒ)318 案由特許取消決定取消請求事件

判决日 2008年7月10日

案件简介[21]本件专利是发光二极管模块和发光二极管光源,1993年9月17日在美国申请专利,1994年8月26日在日本申请专利,主张申请优先权。2003年6月20日在日获得授权,请求项为4项。根据修改后的日本法律,申请人进行了修订,但是,本案的修订未获批准,特许厅决定即本决定撤销本件专利。上诉人请求撤销本件决定,一审法院驳回其请求。

判决要点专利法基本构造的前提是,对一个专利申请,作为一个行政处分作出专利核定或者专利审决,据此赋予一个专利,产生一个专利权,不是每个请求项分别赋予专利。根据这样的构造,即使是与多个请求项有关的专利申请,只要不提出分案专利申请,就不外将该专利申请的全体作为整体密不可分作出核定专利或者核定拒绝,预定不可分开处理,就与一部分请求项有关的专利申请作出核定核定,就与其他请求项有关的专利申请作出核定拒绝。这个事实除专利法第49条、第51条的条文外,即使根据专利申请分案这种制度存在本身,以专利申请全体为对象作出决定也是明显的。另一方面,专利法贯彻与多项申请项有关专利或者专利权整体不可分的处理,在被认为不适当的一定情形中,特别是以明文规定,设置承认每个请求项可分处理为宗旨的例外规定,专利法第185条预设的规定是其一例。(按照日本专利法有关条文)就多个请求项要求修订的修订复审请求,和与多个请求项有关的专利申请程序相同,可以说预定将其全体作为一个密不可分的整体对待。

就专利异议的申请,允许各请求项分别提出专利异议申请,按照分别判断各请求项撤销专利是否妥当,就提出专利异议申请的请求项,即使以缩小专利请求范围为目的的修订请求,合理的也是认为允许各请求项分别提出修订请求,分别判断是否允许各请求项。

如本件,就多项请求项的每个请求项,在修订事项存在修订请求方面,并不是其宗旨及于在到是否应分别判断各请求项是否准许修订的情况。

从上述看,专利异议申请案件正在处理中,提出与多个请求项有关的修订请求的情形,提出专利异议申请的请求项,就以减少专利请求范围为目的的修订,应当对修订对象的各请求项分别判断是否允许,应当说不允许以仅与一部分请求项有关的修订事项不符合修订要件作为理由,决定不承认包含与其他请求项有关的修订事项的全部修订。

核心提示专利申请中,核定或者核驳专利以全部请求项作整体为原则,法有明文例外规定为例外。专利异议申请案件正在处理中,以减少专利请求范围为目的提出修订多个请求项时,应对各请求项分别判断是否允许。

(六)弹子盘装置案1——共有人可否单独提起撤销决定的撤销诉讼

案件号平成13(行ヒ)154

判决日 2002年3月25日

案件简介[22]上诉人和诉外公司是弹子盘装置专利即本件专利的共有专利权人。甲和乙分别提出专利异议申请,2000年10月25日,特许厅决定撤销与本件专利请求项1有关的专利。上诉人单独请求撤销上述决定,一审驳回。由于仅上诉人提起撤销诉讼,共有人没有同时提起诉讼,故一审法院判决本案件诉讼不合法。

判决要点申请专利的权利与共有有关时,规定各共有人如果不与其他共有人共同申请则不能提出专利申请,就申请与共有有关的专利权利请求复审时,必须共有人全体共同进行,但是,它不外是就共有人具有的1个权利拟申请专利时,要求共有人全体意思一致。对此,一旦进行了专利权授权后,专利权的共有人就转让持有份额和设定独占许可权等的处分,虽然需要其他共有人的同意,但是,没有得到其他共有人的同意可以进行实施专利发明。

就已经授权的专利权,在作出了专利撤销决定的情形,规定不提出对此的撤销诉讼而经过提出诉讼期间时,专利权变为自始即不存在,进行实施专利发明的权利视为溯及消灭。从而,专利权共有人之一人提出与共有有关专利的撤销决定时,适当的解释是作为防卫专利权消灭的保存行为,可以单独提起撤销决定的撤销诉讼。日本专利法第132条第3款的“专利权共有人就与共有有关的权利请求复审时”,是假定对专利权保护期间延长授权拒绝核定的异议复审和修订复审等情形,一般不解释为在专利权共有情形,通常预定共有人全体必须共同行动。

即使解释为专利权共有人之一人可以单独提起撤销决定的撤销诉讼,也不能说违反一个确定的要求。在各共有人共同或者分别提起撤销诉讼的情形,这些诉讼因为符合类似必要的共同诉讼,所以,变为合并进行审理判断,符合一个确定的要求。

核心提示发明专利涉及共有时,专利权共有人之一人作为防卫专利权消灭的保存行为,可以单独提起撤销决定的撤销诉讼。

(七)铬酸铅颜料及制造方法案1——根据相同事实和证据提出数个无效复审请求

案件号平成7(行ツ)105

判决日 2000年1月27日

案件简介[23]上诉人具有甲专利权,数被上诉人和诉外公司分别以相同的事实和证据提出宣告该专利无效的复审,复审决定其不成立,数被上诉人提起要求撤销复审决定的本案诉讼。案外公司未起诉。

判决要点日本专利法第167条规定,就宣告专利无效复审的请求即无效复审请求有了确定审决登记时,不能根据相同的事实和相同证据提出无效复审请求。其宗旨是就某专利无效复审请求不成立的审决已确定,已进行其宗旨的登记时,不允许在该登记后重新根据和在前述无效复审请求中相同事实和证据提出无效复审请求,是不应解释为超过其范围,根据已确定的请求不成立审决的登记,在该时点已经审理的无效复审请求变为不合法。从而,适当的解释为在提出甲无效复审请求成立后,即使根据和它相同事实和相同的证据,已进行乙无效复审请求不能成立宗旨的确定审决登记,也不是甲无效复审请求变为不合法。理由如下:

对相同专利不禁止数人提出无效复审请求,就宣告专利无效具有利益的人,任何时候对该专利是可以提出无效复审请求。就宣告该专利无效的利益,提出无效复审请求的人是分别具有固有利益。但是,对某专利无效复审请求,在请求不成立审决确定并已进行其登记的情形,再允许根据相同事实和相同证据反复请求无效复审,也变为损害专利权的稳定,违反保护、利用发明这个专利法的目的。所以,专利法第167条为谋求调整提出无效复审请求的人的固有利益和专利权稳定这种利益,限于同条规定的情形,限制了利害关系人提出无效复审请求的权利,所以,适当的是不应扩大解释适用本规定的范围,而是按照逻辑解释。

如果解释为根据已确定的请求不成立审决的登记,基于已经审理的相同事实和相同证据的无效复审请求变为不合法,则数个无效复审请求案件在正审理的情形,一部分请求人对请求不成立审决未曾提出异议申请时,由此,将其他请求人为自己的固有利益后续到此的程序使之归于无效,使之失去该利益,不得不说不合理。

如上解释时,对相同专利根据相同事实和相同证据,并行提出数个无效复审请求,特许厅的判断分为请求不成立审决和无效审决,变为可产生双方确定的事态。

但是,在无效审决已确定时,专利权视为自始即不存在,所以,即使与此不同,请求不成立审决已经确定,该专利的效力也丧失,没有因审决的矛盾、抵触在法律状态上产生混乱。此事就以事实和证据不同的无效复审请求,与请求不成立审决和无效审决分别确定的情形相同。并且,对相同专利根据相同事实和相同证据,就数个无效复审请求,对全部都作出请求不成立审决,和其一部分人关系的范围确定,其他人提起对前述审决的撤销诉讼,取得了请求承认判决和无效审决的情形,也可以解释为与之相同。

违反本见解的大审院判例应当变更之。

核心提示日本专利法第167条规定,就无效复审请求有了确定审决登记时,不能根据相同的事实和相同证据提出无效复审请求。适当的解释为在提出甲无效复审请求成立后,即使根据和它相同事实和相同的证据,已进行乙无效复审请求不能成立宗旨的确定审决登记,甲无效复审请求也不是变为不合法。

日本最高法院原有判例与此相悖离者均应进行变更。

(八)大口径角钢管制造方法案——减少专利请求范围和撤销无效审决

案件号平成7(行ツ)204

判决日 1999年3月9日

案件简介[24]

上诉人具有“大口径角钢管制造方法”的专利权,由被上诉人申请无效复审被宣告无效,上诉人提起撤销该宣告的诉讼,后又请求修订复审,1993年决定修订审决确定。作出本件无效审决的理由是,根据从在本件无效审决中引用的技术,普通技术人员容易想到本件发明。专利请求范围进行过修订。一审法院驳回上诉人撤销本件无效审决的请求。

判决要点在审决撤销诉讼中,日本最高法院曾作出判例,在复审程序中,在和未曾进行审理判断的公知事实对比中的无效原因,不能以审决违法或者其合法为理由主张。在说明书的专利请求范围根据修订审决而减少的情形,因为在减少后的专利请求范围上被附加了新要件,所以,通常的情形,根据修订前的说明书,就发明不仅对比公知事实,而且如果不和其他公知事实对比,不能作出前述发明是否申请专利的判断。其次,因为是应解释为不经过在特许厅的复审程序,在审决撤销诉讼正审理的法院不能一次性作出这样的审理判断,所以,根据修订后的说明书,发明能否申请专利,既然撤销就该专利权作出的无效审决,则首先应当重新通过特许厅复审程序审理判断之。

根据修订后的说明书,发明在无效复审中,根据和已对比者相同的公知事实,本来不是不能有应宣告无效的情形,原判决是以本件是这样的情形为理由,但是,在本件中为进行修订审决,根据由1993年法律第26号修改前的专利法即旧法第126条第3款,根据记载在修订后的专利请求范围事项构成的发明,在申请专利时必须是能够独立申请专利,所以,根据修订后的说明书,发明在无效审决中根据已对比的公知事实,如果是同样应当宣告无效,则修订审决变为违反前述规定,可以说在象这样的情形,旧法根据修订无效复审宣告修订无效,就该专利权就已作出的无效审决,预定维持其效力。

所以,适当的解释是在要求撤销无效审决的诉讼正在审理时,就该专利权,在以减少专利请求范围为目的的修订审决已确定的情形,必须撤销该无效审决。

核心提示在要求撤销无效审决的诉讼正在审理时,就该专利权,在以减少专利请求范围为目的的修订审决已确定的情形,必须撤销该无效审决。

(九)六轴日历的构造及使用方法案——减少专利请求范围和撤销无效审决

案件号平成10(行ツ)81

判决日 1999年4月22日

案件简介[25]被上诉人是“六轴日历的构造及使用方法”专利的专利权人。有关发明称为本件发明,有关专利称为本件专利,有关说明书称为本件说明书。上诉人1993年向特许厅请求宣告本件专利无效,1995年特许厅宣告第1.2项专利请求项无效,被上诉人就修订本件说明书专利请求范围记载请求复审,复审审决应进行前述修订,其后进行了修订。

判决要点要求撤销无效审决的诉讼正在审理中,对该专利权,添加在专利申请申请书说明书的专利请求范围,根据修订审决减少,在修订审决确定的情形,适当的解释为必须撤销该无效审决。

本院判例规定,审决撤销诉讼方面,在复审程序中,和未曾进行审理判断的公知事实对比中,无效原因不能以审决违法或者使之合法为理由提出主张。

在说明书的专利请求范围根据修订复审而已减少的情形,因为在减少后的专利请求范围被附加新要件,所以,通常情形,根据修订前的说明书,就发明不仅已对比公知事实,而且如果不进行和其他公知事实对比,就不能作出前述发明是否可申请专利的判断。而且,因为是应解释为不经过特许厅的复审程序,审决撤销诉讼在正审理的法院不能一次性进行前述的审理判断,所以,根据修订后的说明书,发明是否可申请专利,既然撤销就该专利作出的无效审决,则首先应当通过特许厅复审程序重新审理判断之。

基于修订后说明书的发明,在无效审决时,本来不是不能有根据和已对比者相同的公知事实应宣告无效的情形,但是,因为专利法在第123条第1款第8项规定,违反第126条第4款已进行的修订审决成为专利无效原因,所以,在前述情形,应当说预定以此为理由,通过专利无效复审重新将其宣告无效。

核心提示要求撤销无效审决的诉讼正在审理中,对该专利权,添加在专利申请申请书说明书的专利请求范围,根据修订审决减少,在修订审决确定的情形,必须撤销该无效审决。

(十)新型多肽类药品案——计算不能实施发明专利的期间

案件号平成10(行ヒ)43

判决日 1999年10月22日

案件简介[26]甲公司发明药品新型多肽类及其制造方法、包含该多肽类的药品组成品及其用途,即本件专利发明,甲公司具有其专利权,即本件专利权。

乙公司从甲公司取得本件专利发明的实施许可,1991年6月28日,就有关其发明的药品,取得变更药品管理法规定的药品进口批准事项的部分变更。乙公司在1991年7月11日收到批准书,本件发明专利不能实施的期间为授权日开始到领取批准书日前一日的2年12日,甲公司就本件专利权的保护期间,提出请求延长该期间,但被特许厅拒绝。甲公司请求复审,特许厅审决复审请求不成立。上诉人是1996年因合并继受甲公司权利的人。上诉人请求撤销本件审决,原审法院驳回其请求。

判决要点专利制度在承认专利权人在营业上专有实施专利发明权利的同时,法定了专利权的保护期间,日本旧专利法第67条第3款承认,就专利发明的实施,以确保安全性为目的,因需要申请根据法律的处分,二年以上不能进行该专利发明的实施时,以五年为限延长专利权的保护期间。成为同款延长授权理由的处分限于政令规定者,药品管理法规定的药品制造批准、进口批准和这些批准事项一部分变更批准即批准符合它。

为在营业上进行药品的制造或者进口,必须取得根据药品管理法的许可,该许可的申请人就拟制造或者进口的药品没有取得批准时,就该品种不能取得前述许可。批准是政府承认药品的有效性、安全性的行政机构的行为,据此,将可获得制造业等许可的地位赋予该批准的申请人,所以,可以说具有对申请人行政处分的性质。于是,批准的效力,适当的解释是,只要没有特别规定,该批准到达申请人时,即处于申请人实际知道它或者在应当得知的状态时发生。

即使研究相关法令,也没有规定批准告知方法的规定,但是,如果从药品管理法第14条第1款、第13条第1款等的逻辑看,以没有关于告知的规定,同法就批准不解释为不需要向申请人告知,另外,没有规定不到达申请人而使探听批准效力发生的情况。

关于延长专利权保护期间,专利法的各项规定也解释为,成为延长保护理由的处分该处分到达了对方时作为发生效力的前提。从而,作为成为延长保护理由的处分的批准,应当说在已到达申请人时发生其效力。

如上,成为延长保护理由处分的药品管理法规定的批准,到达了申请人时发生批准的效力,因需要获得批准,变成解除不能进行实施专利发明状态,所以,已发生效力日,因需要获得日本旧专利法第67条第3款、

第67条之3第1款第4项规定的处分,不包含在不能进行实施专利发明的期间,前述期间的终期变为批准已到达申请人日的前一日。

因为如上,所以,日本旧专利法第67条之3第1款第4项所称“不能进行实施专利发明的期间”,关于药品,应解释为为取得批准,从开始必要试验之日或者专利权授权之日中任意迟至日开始,到根据批准到达申请人,处分的效力发生之日的前一日的期间。

核心提示日本专利法中的“不能进行实施专利发明的期间”,关于药品,解释为为取得批准,从开始必要试验之日或者专利权授权之日中任意迟至日开始,到批准到达申请人,处分的效力发生之日的前一日的期间。

(十一)X线专利案——行政处分变更和民事再审

案件号平成8(行ツ)265

判决日 1999年3月9日

案件简介[27]上诉人具有一项有关X线专利的专利权。被上诉人1992年提出无效复审,1994年审决结论为其请求不成立,其后提出撤销审决的诉讼,一审法院判决撤销审决,上诉人提起上诉。一审法院决定,根据本件说明书,本件发明根据审决引用的技术,是普通技术人员容易能想到,故撤销本件审决。上诉人在1996年提出修订说明书的复审请求,次年决定修订审决确定。

判决要点宣告专利无效,就复审请求决定不成立的审决,决定该发明不能申请专利,对已撤销它的第一审判决提出上诉,在上诉审审理中,就该专利作出应修订说明书为宗旨的审决,在说明书的专利请求范围被减少的情形,成为原判决基础的行政处分根据后来的行政处分被变更,所以,原判决中存在民诉法第338条第1款第8项规定的再审事由,原判决应当说给判决造成影响的事存在明显违反法令。

核心提示上诉审理中,在发明专利申请书说明书的专利请求范围减少时,原判决基础的行政处分根据后来的行政处分被变更,所以,原判决中存在日本民诉法规定的再审事由,必须撤销以宣告专利无效为宗旨的审决。

(十二)半导体发光器件案——行政处分变更与民事再审

案件号平成14(行ヒ)200

判决日 2003年10月31日

案件简介[28]数上诉人是一种半导体发光器件发明专利的专利权人,1992年申请,1997年获得授权。经过专利异议,1999年10月1日,特许厅决定撤销请求项1-3项专利,数上诉人提起诉讼要求撤销本件撤销决定。

2002年,数上诉人为减少专利请求范围和解释不明确的记载,就进行修订本件说明书请求复审,特许厅作出审决,应进行修订本件说明书,即本件修订审决。

判决要点对已驳回请求撤销应撤销专利为宗旨决定的二审判决,提出上诉或者上诉受理的申请,在上诉审理中,对该专利,应当修改添加在专利申请申请书说明书为宗旨的审决确定,在减少专利请求范围的情形,曾成为原判决基础的行政处分根据后来的行政处分被变更,原判决中存在民诉法第338条第1款第8项规定的再审事由。在这种情形,应当说在原判决中给判决中造成影响的事实存在明显违反法令。

核心提示上诉审理中,在发明专利申请书说明书的专利请求范围减少时,原判决基础的行政处分根据后来的行政处分被变更,所以,原判决中存在日本民诉法规定的再审事由,必须撤销以宣告专利无效为宗旨的审决。

(十三)清洁布案——行政处分变更与民事再审

案件号平成17(行ヒ)106

判决日 2005年10月18日

案件概要[29]上诉人是有关包装、湿清洁布及其制造方法发明的专利权人。被上诉人请求将本专利的1-26项宣告无效,上诉人删除部分请求项,修订为22项请求项。特许厅同意修订,作出宣告其1-22项请求无效的审决。上诉人提起要求撤销无效审决的诉讼,2004年11月30日,一审法院宣判驳回上诉人的请求。2005年1月7日,上诉人提出上诉。2004年11月16日,上诉人以减少专利请求范围为目的,就修订说明书和附图请求复审。

特许厅在2005年1月12日决定同意其修订。本修订审决同意修改发明专利名称,取消部分请求项,将请求项减为4个请求项。由此,减少了专利请求范围。

判决要点驳回以宣告专利无效为宗旨的审决撤销请求,对原判决提出上诉受理申请,此后,就该专利,修订添加在专利申请申请书说明书为宗旨的审决确定,在减少了专利请求范围的情形,曾成为原判决基础的行政处分根据后来的行政处分已被变更,原判决中存在民事诉讼法第338条第1款第8项规定的再审事由。在这种情形,应当说在原判决中给判决造成

影响的事实存在明显违反法令。在要求撤销以宣告专利无效为宗旨审决的诉讼正在审理中,就该专利应修订添加在专利申请书说明书为宗旨的审决确定,在专利请求范围减少的情形,必须撤销以宣告专利无效为宗旨的审决,所以,本件无效审决应当撤销之。

核心提示上诉审理中,在发明专利申请书说明书的专利请求范围减少时,原判决基础的行政处分根据后来的行政处分被变更,必须撤销以宣告专利无效为宗旨的审决。

(十四)粘着剂案——原判决基础因行政处分变更而发回重审

案件号昭和62(行ツ)109

判决日 1991年3月19日

案件简介[30]

判决要点关于本件说明书记载的粘着剂(粘着层),一审参酌发明详细说明项的记载和附图等,认定判断固定部件包含粘着剂,一审的前述认定判断,在专利请求范围记载文句的技术含义不能说唯一明确的情形,根据发明要旨作为认定方法是可首肯的,根据确定认可修订审决,并不是修订专利请求范围记载文句本身,但是,关于粘着剂的记载,通过从说明书和附图全部删除,解释为溯及申请时,在本件说明书专利请求范围的固定部件中包含粘着剂,适当的解释是变为没有认定本件发明要旨的余地。

所以,就本件专利,根据认可修订的审决已确定的事实,本件发明专利请求范围固定部件的构成,因为承认缩减为溯及申请之初在其中不包含粘着剂,所以,成为原判决基础的行政处分是根据后来的行政处分已变更,必须说在原判决中存在民事诉讼法第420条第1款第8项规定的事由。

在这样的情形,给判决造成影响的事明显存在违背法令,适当的是撤销原判决,为使彻底审理,将案件发回原审。

核心提示原判决基础的行政处分是根据后来的行政处分已变更,原判决中存在民事诉讼法规定的事由,适当的是撤销原判决,将案件发回原审。

(十五)撤销审决案1——滥用上诉权

案件号平成5(行ツ)180

判决日 1994年4月19日

案件简介[31]上诉人申请本件专利被核定拒绝,以此作为异议请求复审,因受到复审请求不成立为宗旨的本件审决,所以,又提起本案诉讼要求撤销本件审决。

判决要点对同意专利申请拒绝核定的审决提起撤销诉讼,如果在其正审理中进行撤回专利申请,则在审决中已成为复审对象的专利申请本身变为自始即不存在,所以,以致专利申请人因要求撤销前述审决丧失法律上的利益。

上诉人如前述,在原判决宣告后,通过撤回专利申请,既然自己使之出现这样的状态,以已丧失诉讼利益作为理由,要求撤销原判决驳回诉讼提起了本件上诉,但是这样的上诉是上诉制度原来未预定的,本案上诉作为符合滥用上诉权而不合法,应当说不能补正其缺陷。

核心提示滥用权利不合法,不能补正已经丧失的利益。

(十六)请求撤销复审案2——修订专利请求范围

案件号平成2(行ツ)181

判决日 1992年7月17日

案件简介[32]驳回本件上诉。其他略。

判决要点如果根据原审确定合法的事实关系,决定就本件无效复审请求,在以前作出的审决撤销诉讼中的判决,根据在前述诉讼审理中以缩小专利请求范围为目的的修订审决已确定的事实,以记载在修订前的本件说明书的专利请求范围第1项的发明为对象的前述审决,结果变为存在审判对象发生错误的违法。进一步前进,就记载在修订后的本件说明书的专利请求范围第1项的发明,增加没有无效原因的判断,是指撤销了审决,如果是那样的话,前述撤销判决效力产生的范围是限于审决已决定审判对象发生错误的部分。

就本件无效复审请求重新作出的本件审决,按照前述撤销判决的效力,既然以记载在修订后的本件说明书专利请求范围第1项的发明作为复审对象,就前述发明判断为没有无效原因,但是,应当说前述判断不是按照前述撤销判决的约束力作出的,必须说在以这是按照前述撤销判决约束力作出为前提的原判决解说部分,关于审决撤销判决约束力,存在错误解释适用法令的违法。

核心提示在审决撤销诉讼中,由于专利请求范围变小,判决对象发生错误,撤销判决效力产生的范围是限于决定审决使复审对象错误的部分。

(十七)活性卤化镁案1——修订请求时间基准点

案件号昭和63(行ツ)86

判决日 1991年9月17日

案件简介[33]

判决要点专利法第64条的规定是,在应进行申请公告为宗旨的决定的副本送达后,就添加在申请书上说明书或者附图可以进行补正的情形及其要件,同条第1款所称“添加在申请书的说明书或者附图”,应当解释为在前述决定副本送达后该补正时间点的说明书或者附图,前述补正是否具备同款但书的要件,也是应以在该时间点说明书及附图的记载为基准进行判断。

就本件进行研究,在上诉人的本件补正时间点的说明书及附图,是和申请时的它不同的申请公告时者,原审既然以前述申请公告时说明书及附图的记载作为基准,判断是否存在同款但书的要件,决定在驳回上诉人本件补正的审查员决定中没有错误,以申请公告时说明书专利请求范围的记载为基础,认定本申请发明的要旨。原审的前述认定判断是正当。

核心提示在应进行申请公告为宗旨的决定副本送达后,补正“添加在申请书的说明书或者附图”中的说明书或者附图,为在决定副本送达后该补正时间点的说明书或者附图,补正是否合法,以在该时间点说明书及附图的记载为基准进行判断。

(十八)错误修订记载案1——认定发明的新颖性、进步性和发明要旨

案件号昭和62(行ツ)3

判决日 1991年3月8日

案件简介[34]特许厅在复审中否决了被上诉人本件申请发明的进步性。

判决要点专利法第29条第1款和第2款规定的专利要件,即就与专利申请有关发明的新颖性和进步性,在审理时,必须以将该发明和同条第1款各项规定的发明对比为前提,认定与专利申请有关发明的要旨,该要旨认定如果没有特别情况,应当根据添加在申请书说明书专利请求范围的记载进行。限于存在专利请求范围记载的技术意义不能明确理解为唯一含义,或者一看便知该记载是误记的事实,按照说明书发明详细说明记载是明确的等特殊情况,只不过是允许参考说明书发明详细说明的记载。专利法第36条第5款第2项规定的宗旨是,在专利请求范围中,必须记载仅不能缺少拟申请专利发明的构成中的事项,此事从其规定看是明确的。

核心提示发明必须具有新颖性、进步性,发明要旨的认定应根据说明书专利请求范围的记载作出。在含义不明或者明显误记时允许参考说明书发明详细说明的记载。

2012年(受)第2658号请求停止侵害专利权案件

2015年6月5日第二小法庭

主文

撤销原判决

将本案发回东京知识产权高等法院。

要旨:就产品发明,在有关专利的专利请求范围中,即使是在已经记载了该产品的制造方法的情形,该发明的要旨解释为与按照该制造方法制造的产品在结构、特性等相同的产品做出认定是适当的。http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/085144_hanrei.pdf

2014年(行ヒ)第356号请求撤销复审决定案

2015年11月17日第三小法庭判决

主文

驳回本案三审上诉。

三审上诉费由上诉人承担。

要旨:在作出申请理由处分和在先处分的情形,参照延长保护申请有关发明专利的种类和对象,就直接与药品实质相同相关的审查事项,比较二项处分的结果,制造销售在先处分对象的药品,被认定为包含制造销售成为申请理由处分对象的药品时,适当的解释是不能认定在延长保护申请的专利发明实施时,需要获得申请理由处分。

如果从上述情况出发,在本案中,制造销售在先处分对象的药品,不能认定为包含制造销售申请理由处分对象的药品。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/085467_hanrei.pdf

2017年7月10日,日本最高法院就2016年(受)第632号停止侵害专利权等请求案件作出判决。

主文

驳回第三审申请。

第三审费用由申请人承担。

要旨:虽然专利权人在事实审的口头辩论结束前未曾主张修改再抗辩,但是,在此后,以修订复审决定已经生效为理由争论事实审的判断,就未曾主张的修改再抗辩,应当说如果没有可以称之为不得已的特殊情况,按照专利法第104条之3及第104条之4各条规定的宗旨,不允许不正当地延迟解决侵害专利权的纠纷。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/086898_hanrei.pdf

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