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印度知识产权环境研究报告

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第二节 专利申请与审批 返回

本节主要介绍印度的专利管理机构、专利申请的条件、审批流程、专利授予等问题。

一、专利的管理机构

(一)专利总局以及分局

印度专利、设计及商标管理总局(The Office of the Controller General of Patents ,Designs & Trade Marks,简称CGPDTM)是主管印度专利、设计、商标及地理标志的机关。印度专利、设计及商标管理总局下设专利局、专利信息服务中心、商标注册局、地理标识注册局和知识产权学院这五个机构。中央政府把印度专利局的总部设在加尔各答。为了方便注册专利,中央政府还下设了三个分局,即德里专利分局、孟买专利分局和钦奈专利分局。对发明人或者出让发明等申请,加尔各答专利局享有在规定时间内授予专利的权限,并有保护发明的责任。在负责区域划分上,德里专利分局负责印度北部地区的专利相关事项,孟买专利分局负责包含中央邦以及切蒂斯格尔州在内的西部地区,钦奈专利分局负责南部地区,加尔各答专利局负责余下区域在内的东部地区。外国申请方提出申请,让印度代理人根据所在辖区向所属专利局申请。

(二)专利官员及其一般职员

根据专利法被任命的印度专利设计商标总局官员就是专利官员。印度中央政府任命专利局的审查官员以及其他相关部门的职员。专利官员可以根据书面或者特殊的命令履行官员的职责。

(三)对专利局职员的限制

专利局的所有干部职员以及一般职员,在其被任命为专利局人员期间,除开继承和赠送外,均不得直接或者间接获取与专利局授予专利相关的任何权利。

(四)专利官员的一般权利

根据《2005年修正案》和《1908年民事诉讼法》规定,专利官员具有与审理诉讼案件的民事法院官员同样的权利:

1. 有权传唤任意人员,强制该传唤者出庭,并且在法庭宣誓后接受法庭询问。

2. 有权要求提供公开的文件。

3. 有权以宣誓书的形式接纳证据。

4. 有权向证人询问或者发放文件审查的调查委托书。

5. 有权裁定费用额度。

6. 有权在规定时间内,按规定方法自行审查提交的申请。

7. 有权在规定时间内,根据规定向当事者一方提出放弃所申请的权利。

8. 还有其他所规定的权利。

专利局官员根据以上权利发出的命令以及授予权限裁定的费用额度的命令,有权作为民事法院的命令执行。

二、专利的申请

(一)具有申请资格者

专利真正的最早发明者或者最早提出概念者;受到该专利真正发明者或者概念最初提出者委托的人;在死亡前是该专利申请权利的已故者法律上的代表者,以上三者都可以申请专利,或者具备前两个条件的个人或者多人都可以申请专利。

(二)专利申请需要提交的文件

1. 申请书:写明申请人姓名和地址、发明者的姓名和地址以及国籍。

2. 申请表格:需要在提交申请之日起的6个月内提交。

3. 专利说明书:分为简明专利说明书和完整专利说明书。每种专利说明书均包含声明;可以包含多个从属权利要求的声明。专利申请时需要提交简明专利说明书,并在申请提交后的12个月内提交完整专利说明书,否则视为自动放弃申请。

4. 必须的绘图或者照片。

5. 摘要:专利申请时提交。

6. 授权委托书:在申请日提出日起的3个月内提交。

7. 优先权证明书。

(三)传真申请

印度专利法规定不能通过传真申请专利。

(四)邮件申请

《2005年修正案》规定从2005年1月1日起审查通过邮件申请的专利。通常授予专利的时间是上溯到专利申请日,但是邮件申请的专利,专利权生效日期是被授予专利的日期,在专利申请公开后至专利授予前这段时期内不享有专利权。

(五)电子提交

所有的文件都必须通过专利代理人以电子形式提交。需要提交原件扫描件的也要以电子形式提交。在以电子形式提交15天之内必须向专利局提交原件。

(六)与外国人申请的相关信息

在印度以外的其他国家符合申请人条件的都可申请专利。根据相关规定,在印度提出专利申请后至专利被授予或者专利申请异议审理过程里,印度专利官员有权要求申请人提交与申请审议相关的专利说明书。此时,专利申请人必须在规定时间内向印度专利官员提交尽可能多的与专利相关的信息。

(七)申请的费用

附上专利简明说明书或者专利完整说明书的专利申请,根据规定对每个自然人每项专利申请收取1000卢比的费用,对自然人以外的情况,单位或者多个自然人共同申请一个专利收取4000卢比的费用。

2016年5月16日,印度专利局修改通过了2016新《专利规则》(修正案),新加入“初创企业”定义,“初创企业”指的是在印度注册或成立的不超过5年的,之前每个财年年交易额不超过2.5亿卢比(大约400万美元),旨在引领创新,开发部署或使技术或知识产权驱动的新产品、流程或服务商业化的实体。如果申请者是初创企业,专利注册的官费和自然人专利注册的官费相同。初创企业可享受80%的专利官费折扣,这笔费用由印度工业政策和促进部(DIPP)承担。

(八)申请的语言

专利申请一般用英语和印地语申请,英语是官方语言。

(九)从申请登记到申请公布的周期

在申请后到授予专利序号LPD(Letters Patents Document)[1]之间,大概需要3—5年的时间。对专利申请的公开,一般是在专利授予一年前。

三、专利申请的审批

专利申请者自专利申请提交之日起48个月内必须提出审查专利申请的要求。

(一)基本流程

任何一件专利申请,申请人或者其他有意者都可以在规定的时间内通过规定的方式要求审查。在申请者提出审查要求时,印度专利设计商标总局审批官员会把专利申请书、专利说明书等相关文件尽快提交给审查官员,然后按照以下顺序向主管部门官员报告。

1. 根据专利法审查专利申请书、专利说明书以及其他相关文件是否符合需要提交文件的要求。

2. 根据专利法审查该专利申请是否存在任何不合法的因素。

3. 根据申请之前就已公开或者之前就被使用的申明等,审查该专利申请的发明创造本身是否早已存在。

4. 得到专利申请各项材料的专利审查官员,如无异议必须在规定的时间内向印度专利设计商标总局官员提交审查报告。

(二)提交审查意见报告后、专利申请处理前的各种状况

1. 当专利审批官员对专利申请存在异议时

关于专利申请方面,印度专利设计商标总局的官员在得到报告后,发现在专利申请书、专利说明书或者其他文件中存在对申请人不利或者与规定不符的地方,在对专利申请做出处理前,必须尽快向专利申请人通告专利审查意见。如果专利申请人在规定时间内提出解释要求,就必须给予专利申请人应答与说明的机会。

2. 在专利驳回前的情况

专利审批官员认为专利申请书、专利说明书或者其他相关文件存在与相关法律不相符的地方,在驳回该专利申请前,或者在对该专利做出处理前,有权要求专利申请者将专利申请书、专利说明书等相关文件根据该审批官员的意见做出修改,如果专利申请者放弃修改,可以驳回该专利申请。

3. 关于分案申请的权利

根据专利法,申请专利者在被授予专利前的任何时候,只要专利审批官员无异议,根据专利申请者的意愿,如果专利完全说明书的声明涉及到两个以上的发明,根据已提交的专利申请的相关材料可以提出另一项新的申请。新一项专利申请时必须提交专利的完整说明书。

4. 加快审查的申请

在专利申请提出后专利授予前,只要申请人按照相关规定提出该申请必须在指定日期前举行听证会的要求,相关审批部门就必须根据该要求做出处理。

另外,在印度,对于加快PCT国家阶段的实质审查,必须满足以下条件:

在相关的国际申请中,印度被指定为国际检索机构,或者被选为国际初审机构;申请人为初创企业[“初创企业”指的是在印度注册或成立的不超过5年的,之前每个财年年交易额不超过2.5亿卢比(约390万美元),且致力于技术或知识产权驱动型产品、程序或服务的创新、发展、部署或商业化运作的企业。]。

加速审查的主要优势有:

审查员在收到申请后2个月内必须出具报告,而一般审查需要3个月。

第一个反驳声明必须在专利局官员收到审查员的报告后15天内向申请人发出,如果是一般审查,则该期限为1个月。

5. 在没有满足专利申请条件时,发布审查意见报告

审查官员对申请者针对审查意见通知书所做回答不满意时,可以发布通知书。审查意见通知书自发布之日起一年内,申请者均可对审查意见通知书做回应或者修正后的回答,逾期或者未按照要求修改视为放弃申请。同时,一年的回复时间不能延长。即便针对申请人远离申请机构的情况,也没有延长回复时间的规定。

6. 专利权利要求的删除

在进入印度国家阶段后就可以删除专利权利要求了。不过需要提交明确阐明修订的说明、一份指明说明书修订页和修订行的声明,还要提交修订理由说明。

不过不允许随意修改权利要求书,要想主动修改,则需要在提交申请后提交修改请求。

四、专利的授予

(一)专利授予

根据《2005年修正案》,申请者提出审查专利申请的要求,印度专利设计商标总局的官员对该申请提出的相关人员或者提出者本身,对其提交的与专利申请相关的发明或者该发明的实质部分以及发明者审查的结果均表示认可,官员就可以根据法律规定授予该申请专利证书,并公布完整发明说明书以及专利注册簿和发明者。

(二)已死亡申请者的专利证修改

印度专利设计商标局官员根据法律在授予专利证后的任何时候,在专利证授予者已经死亡或者法人地位消亡得到确认时,可以根据专利证应该授予者名称的变更做修正。此时,专利证依旧具有法律效力。

(三)专利证上的日期

根据专利法规定,各种专利证上的日期必须是提出专利申请的日期。各种专利证上的日期均记录在注册簿上。

(四)专利证的样式、适用范围和效力

各种专利证根据所规定的样式制成,在印度全国都有法律效力。一本专利证只授予一项发明。

五、复审

专利申请被拒绝时,可以在拒绝或者专利申请无效公告发布之日起的90天内要求再次审查。此时可以向印度知识产权申诉委员会(Intellectual Property Appellate Board)提出要求重新审查专利申请。

六、专利无效及异议

中国企业开拓印度市场,在产品出口到印度后,有可能会面临未知的侵权风险,一旦侵权问题出现,那么除了采取有效的手段积极应对侵权诉讼外,另一有效手段就是对侵权诉讼中的争议专利提起无效请求,一旦将争议专利成功无效,那么侵权诉讼的基石便不复存在,侵权问题也将迎刃而解。

此外,随着我国企业综合实力的不断提升,越来越多的中国企业关注竞争情报的研究,其中,对于竞争对手知识产权的情报跟踪就是非常重要的组成部分之一;基于这些情报,公司在开拓印度市场时一旦发现某个竞争对手未授权的专利申请或者未授权的商标在授权后会为公司开拓印度市场埋下侵权隐患,那么如果可以把握适当的时机对该专利申请或商标提起异议请求,则阻断了该专利申请或商标的授权,也就消灭了开拓印度市场时的侵权隐患。

那么对于中国企业而言,如何能更好地利用上述手段服务于自己的市场拓展,就必须有针对性地对印度的无效和异议程序进行充分的了解,本章将对印度专利无效、专利异议以及商标异议进行详细的介绍,并为了使读者更好地理解印度相关法条,还将对印度专利无效、专利异议以及商标异议和中国相关制度进行比较。

(一)印度专利无效或异议的相关规定

1. 专利无效

《2005年修正案》第64条规定:

(1)根据本法规定,无论是本法生效前还是生效后授予的专利,经任何利害关系人或中央政府提出请求,或经侵犯专利权诉讼中的反诉,高等法院可根据下列任何一项理由对专利权予以取消:

(a)在完整说明书的权利要求中保护的发明,已经在具有更早的优先权日、且在印度已经授权的另一件专利的完整说明书的有效权利要求中申请过;

(b)被授予专利权的申请人是根据本法规定无权提出申请的申请人;

(c)该项专利是通过侵犯请求人或请求人所委托的代理人所申明的权利而非法获得的;

(d)该完整说明书中任一权利要求的主题不属于本法规定范围内的发明;

(e)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明已经在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过,或由于在印度及别国依本法第13条规定的任何资料中公布过而不构成新的发明;

(f)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过、或相对于在印度或别国公布过的技术是显而易见的或不含任何创造性步骤;

(g)完整说明书的任一权利要求中申请保护的发明是不实用的;

(h)在完整说明书中,没有对请求保护的该项发明或其实施方法进行充分、完整的说明,也就是说,完整说明书中包含的对该项发明的方法的描述或对实施本发明的指导,不足以使在印度该项发明所属技术领域或相关领域的、具有一般技术和一般知识的人实施该项发明,或者该完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法;

(i)没有对完整说明书中权利要求的范围进行充分、清楚的限定,或完整说明书的任一权利要求没有获得说明书所公开的内容的完全支持;

(j)该项专利是根据虚假的设想或表述获得的;

(k)完整说明书中权利要求的主题依本法不能被授予专利;

(l)完整说明书权利要求中申请保护的发明,除第(3)款规定外,在权利要求所享有的优先权日前在印度秘密使用过;

(m)专利申请人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息;

(n)申请人违反第35条所规定的保密条款(或者触犯第39条的规定在印度国外提出专利申请并授权);

(o)通过欺诈手段获得根据第57条或第58条对完整说明书进行修改的许可;

(p)完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源;

(q) 在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的;

(2)对于前述第(1)款第(e)和(f)项,

(a)不考虑个人文件或者秘密试用或者秘密使用;和

(b)当专利涉及一种工艺或通过所描述或申请专利的工艺制造的产品时,则以该工艺制造的产品从国外进口到印度之日便构成了该项发明在印度的公知或使用,除非该产品的进口只是为了合理试用或进行实验;

(3)对于前述第(1)款(1)项,下列使用不应视为对该项发明的使用:

(a)只是为了合理的试用或实验;或

(b)专利申请人或经申请人授权的任何人直接或间接地将该项发明传达或披露给政府或经政府授权的任何人或政府企业而使该项发明实施的;

(c)由于专利申请人或经申请人授权的任何人传达或披露了该项发明,任何其他人并未经申请人或经申请人授权的任何人同意或默许而实施该项发明的;

(4)在不违反前述第(1)款的规定时,如果高等法院确信专利权人无正当理由而不遵守中央政府在合理条件下根据第99条对发明专利的制造、使用或实施所做出的要求的,高等法院可以根据中央政府的请求撤销该专利;

(5)根据本条款的规定,撤销专利的请求应通知到登记簿上载明的专利权人或共有专利权人或利害关系人,但不必通知任何其他人。

2. 专利异议

《2005年修正案》第25条规定:

(1)专利申请公开后但未授权时,任何人可以以书面的形式向专利、设计及商标管理总局就专利的授权提出异议,根据为:

(a)专利申请人或其委托的代理人非法从他人或他人委托的代理人处获得发明创造的;

(b)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已经在权利要求所享有的优先权日之前被公开在-

(i)1912年1月1日当天或之后在印度提交的专利申请文件的说明书中;

(ii)在印度或者其他国家的任何其他资料中:

根据第29条第(2)或第(3)款的规定,上述公开没有对该发明创造提供启示的,则上述第(ii)目不成立;

(c)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已记载在本申请的申请人要求的优先权日当天或之后公布的印度专利申请文件完整说明书的权利要求中,且该印度申请的优先权日要早于申请人所要求保护的发明的优先权日;

(d)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明在其优先权日之前在印度为公知或公用的;

解释:本条款的意图是,申请专利的发明创造涉及工艺时,如果通过该工艺生产的产品已经在专利申请的优先权日之前被进口到印度,但仅仅用于合理的试用或实验的除外,则该专利申请被认为在其优先权日之前已经在印度公知或公用。

(e)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明清楚地、显而易见地不包含任何创造性的步骤,则可参照条款(b)所述,或参照在本专利申请权利要求的优先权日之前在印度公开使用的情况;

(f)在完整说明书中,任一权利要求的主题不符合本法关于发明创造的定义,或者按照本法不能被申请专利的;

(g)完整说明书不能充分、清楚地描述该发明创造,或实现该发明创造的方法;

(h)申请人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息;

(i)如果是公约国的申请,该申请不是由申请人或经申请人授权方在自首次公约国申请日开始的12个月内提出的;

(j)完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源;

(k)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的,但当没有其他根据时,如果申请人要求陈述意见的,专利、设计及商标管理总局应当听取申请人的陈述,并按照规定的方式在规定的时间段处理该意见;

(2)在专利授权之后、授权专利公告满一年之前的任何时间,任何利害关系人都可依据如下任何情形按规定向专利、设计及商标管理总局提出异议:

(a)专利权人或其委托的代理人非法从他人或他人委托的代理人处获得发明创造或其中任何部分的;

(b)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已经在权利要求所享有的优先权日之前被公开在:

(i)1912年1月1日当天或之后在印度提交的专利申请文件的说明书中;

(ii)在印度或者其他国家的任何其他资料中:

根据第29条第(2)或第(3)款的规定,上述公开没有对该发明创造提供启示的,则上述第(ii)目不成立;

(c)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已记载在本申请的专利权人要求的优先权日当天或之后公布的印度专利申请文件的完整说明书的权利要求中,且该印度申请的优先权日要早于专利权人所要求保护的发明的优先权日;

(d)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明在其优先权日之前在印度为公知或公用的;

解释:本条款的意图是,授权专利的发明创造涉及工艺时,如果通过该工艺生产的产品已经在专利的优先权日之前从国外被进口到印度,但仅仅用于合理的试用或实验的除外,则该授权专利被认为在其优先权日之前已经在印度公知或公用。

(e)在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明清楚地、显而易见地不包含任何创造性的步骤,则可参照条款(b)所述,或参照在本专利申请权利要求的优先权日之前在印度公开使用的情况;

(f)在完整说明书中,任一权利要求的主题不符合本法关于发明创造的定义,或者按照本法不能被申请专利的;

(g)完整说明书不能充分、清楚地描述该发明创造,或实现该发明创造的方法;

(h)专利权人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息;

(i)如果是在公约国已经授权的专利,该专利申请不是由专利权人或经专利权人授权方在自首次公约国申请日开始的12个月内提出的;

(j)完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源;

(k)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,虽然没有其他根据,但是却是可预期的。

(3)(a)根据第(2)款的规定,专利、设计及商标管理总局应当及时作出异议通知,并通知专利权人;

(b)接收异议通知后,专利、设计及商标管理总局应该依次进行记录、组建异议委员会,异议委员会由官员组成,这些官员可以针对异议通知做出决定,并且将该异议通知与资料提交给委员会进行审查,并将建议提交给专利、设计及商标管理总局。

(c)每个按照(b)项组建的异议委员会都应该按照规定的程序进行审查。

(4)在接受异议委员会的建议并听取专利权人与异议提议人的陈述后,专利、设计及商标管理总局应该判决维持、修改或撤销该专利。

(5)当在第(2)款(d)或(e)项规定的基础上,按照第(4)款的程序进行时,专利、设计及商标管理总局不应考虑任何个人资料、秘密试用或秘密使用的情况。

(6)当专利、设计及商标管理总局按照第(4)款的规定,做出在对专利说明书或其他文件进行修改后仍然维持专利的决定时,专利在作出相应的修改后仍然有效。

其中,在上述《2005年修正案》第64条和第25条中,嵌套引用的本法第13条、第8条、第35条、第39条、第57条、第58条的内容参见如下第(二)部分。

(二)印度专利无效提起的时机、受理及无效理由

1. 印度专利无效提起的时机

根据《2005年修正案》第64条的规定,在专利有效期内,任何利害关系人、或中央政府、或专利侵权诉讼中的被告均可以提出针对该专利的撤销请求(针对利害关系人或中央政府)或反诉申请(针对侵权诉讼中的被告)。

2. 印度专利无效请求的受理及审理单位

在印度,针对有效专利提出的撤销请求,任何利害关系人或者中央政府可以向知识产权申诉委员会提起无效;但是,针对侵权诉讼提起的无效反诉申请,只有印度高等法院才有权进行受理及审理。

3. 印度可对专利提起无效请求的无效理由

根据《2005年修正案》第64条规定,在专利有效期内,对专利提起无效请求的理由包括:

第一、在完整说明书的权利要求中保护的发明,已经在具有更早的优先权日、且在印度已经授权的另一件专利的完整说明书的有效权利要求中申请过;

第二、被授予专利权的申请人是根据本法规定无权提出申请的申请人;

第三、该项专利是通过侵犯请求人或请求人所委托的代理人所申明的权利而非法获得的;

第四、该完整说明书中任一权利要求的主题不属于本法规定范围内的发明;具体地来说,根据《2005年修正案》第3条规定,不属于发明的主题包括:

(a)没有意义的发明创造,或者所主张保护的权利明显违反已确定的自然规律的;

(b)发明创造的一般使用或预期使用或商业开发违反社会秩序或社会道德,或者会严重引起对人类、动物、植物的生命或健康、或对环境的偏见的;

(c)发明仅仅是对科学原理或抽象理论公式的发现(或对存在于自然界的任何生命体或非生命体物质的发现);

(d)仅仅是发现了已知物质的新形式,而该发现并没有产生对该物质已知物质功效的提高,或者仅仅是发现了已知物质的新的特性或用途,或是仅仅发现了已知工艺、机器或设备的新用途的,除非这种已知的工艺可制造出新产品或者使用了至少一种新的反应物的;

(e)通过简单混合得到的混合物的性能仅仅是其组分性能的简单叠加的,或者是制造这些物质的工艺的简单叠加;

(f)仅仅是将以已知方式相互独立工作的已知设备进行排列、重排或复制的;

(h)一种农业或者园艺的方法;

(i)有关人类的医药、外科手术、医疗、预防医疗、诊断、治疗方法或其他处理方法,或者是使动物摆脱疾病或增加动物自身或其产品经济价值的相类似的动物处理方法;

(j)除了微生物之外的植物与动物的整体或部分,包括种子、品种与物种,特别是制造或繁殖植物与动物的生物方法;

(k)数学、或商业方法、或计算机程序本身、或算法;

(l)文学、戏剧、音乐或艺术作品,或者任何其他的艺术创作,包括电影摄影作品和电视作品;

(m)智力活动的计划、规则及方法,或游戏的方法;

(n)信息的表示;

(o)集成电路的布线图;

(p)发明的效果是已知的,或者发明的效果是已知组件的已知性能的叠加或复制;

第五、在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明已经在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过,或由于在印度及别国依本法第13条规定的任何资料中公布过而不构成新的发明;

其中,第13条规定:寻找由在先公开或在先申请所提供的启示

(1)专利、设计及商标管理总局应该对所提交的符合第12条规定(注:第12条涉及的是对专利申请的初步审查)的专利申请进行进一步审查,以确定完整说明书中任一权利要求所请求保护的发明是否--

(a)1912年1月1日当天或之后提交的印度申请,在申请人提交完整说明书的申请日前,已经公开的申请对其提供了启示;

(b)已记载在该申请人提交完整说明书的申请日当天或者之后公开的专利申请的完整说明书的任一权利要求中,且该公开的专利申请的申请日早于该发明的申请日,或其优先权日早于该发明的申请日;

(2)专利、设计及商标管理总局还应进行审查以明确在完整说明书的任一权利要求中请求保护的发明,除前述第(1)款的规定之外,是否在申请人提交完整说明书的申请日之前已经在印度或其他国家公开的文件中提供了启示;

(3)在专利申请授权前按照本法规定对完整说明书进行修改的,应该对修改后的说明书按照对原说明书进行检查与审查的方式进行检查与审查;

(4)按照第12条和本条的规定对专利申请进行审查不能完全保证任何专利的有效性,中央政府或任何机构不能因与此相关联的检查或审查过程中产生的报告或程序原因而追究责任。

第六、在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过、或相对于在印度或别国公布过的技术是显而易见的或不含任何创造性步骤;

其中,对于上述第五和第六款的规定,需要重点说明的是:

首先,在印度,个人文件所记载的内容并不构成上述第五款中所述的“公众所知”,技术的秘密试用或者秘密使用并不构成第六款中所述的“公开使用”。

其次,当专利涉及一种方法或一种通过所描述或申请专利的方法制造的产品时,则以该种方法制造的产品从国外进口到印度应在进口之日便构成在印度公开或实施该项发明,除该项产品的进口只是为了合理试用或实验除外。

第七、完整说明书的任一权利要求中申请保护的发明是不实用的;

第八、在完整说明书中,没有对请求保护的该项发明或其实施方法进行充分、完整的说明,也就是说,完整说明书中包含的对该项发明的方法的描述或对实施本发明的指导,不足以使在印度该项发明所属技术领域或相关领域的、具有一般技术和一般知识的人实施该项发明,或者该完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法;

第九、没有对完整说明书中权利要求的范围进行充分、清楚的限定,或完整说明书的任一权利要求没有获得说明书所公开的内容的完全支持;

第十、该项专利是根据虚假的设想或表述获得的;

十一、完整说明书中权利要求的主题依本法不能被授予专利;根据《2005年修正案》第4条的规定,涉及原子能的申请不能被授予专利权;

十二、完整说明书权利要求中申请保护的发明,除前述第64条第(3)款规定外,在权利要求所享有的优先权日前在印度秘密使用过;

十三、专利申请人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息;

其中,第8条有关外国专利申请的信息与义务:

(1)本法所称专利申请人单独或与其他人共同就同样的或者实质相同的发明创造向印度以外的国家申请专利,或者就申请人所知该申请被申请人所委托的代理人或者从申请人处获得权利的人提出,或者实际上,只要有充分地、正当的理由,专利、设计及商标管理总局可以允许申请人与其申请一并提交:

(a)关于申请的安排的详细细节的声明;和

(b)义务是,直到完整说明书在印度递交被接受之日,申请者应保证在指定时间内不时地以书面的形式通知专利、设计及商标管理总局关于其他涉及同样的或实质相同的发明创造的申请中涉及条款(a)的细节,如果有的话,甚至包括在参照前述条款提交声明后在印度以外的其他国家提交的申请。

(2)专利申请在印度提交后且在专利申请被授权或驳回之前的任何时间,专利、设计及商标管理总局都可以按照规定要求申请人就本申请在印度以外国家申请的过程提供细节,这时,申请人应该按照规定在规定时间内向专利、设计及商标管理总局提供已知的信息。

十四、申请人违反第35条所规定的保密条款(或者触犯第39条的规定在印度国外提出专利申请并授权);

其中,第35条是为了防御目的对发明创造进行保密的规定

(1)在本法开始生效之前或之后提交的专利申请,中央政府规定对于涉及防御目的的一类发明创造专利、设计及商标管理总局应该引起注意,此外,对于与防御目的比较相关的发明创造,专利、设计及商标管理总局应当给出禁止或限制有关发明创造的信息进行公布或交流的指令。

(2)专利、设计及商标管理总局在给出前述第(1)款的任一指令后,应将专利申请通告与指令通告一并提交给中央政府,由中央政府在接收上述通告后来决定发明创造的公开是否会损害印度的防御,如果发明创造的公开不会对印度防御造成损害,则中央政府将结果通知专利、设计及商标管理总局,专利、设计及商标管理总局应该撤销指令,并相应地通知申请人。

(3)在未违反前述第(1)款规定的前提下,中央政府可以做出专利、设计及商标管理总局按照前述第(1)款的规定还没有做出的发明创造是否具有防御性目的决定,中央政府可以在完整说明书被接受前的任何时间将结果通知给专利、设计及商标管理总局,据此第(1)款应该按照中央政府要求注意的那一类发明创造的情形适用,并且专利、设计及商标管理总局要相应地将所作出的指令通知中央政府。

第39条:未经事先允许,居民在印度国外不得申请专利

(1)印度的居民除非收到专利、设计及商标管理总局或者其代表人的授权和指示并依法得到书面准许,否则不能为了授权目的而在印度国外提交发明专利申请,除非

(a)相同的专利申请在印度提交申请之日起不少于6个星期之后再向印度国外提交申请的;

(b)根据第35条第(1)款的规定对印度申请专利没有给出指令,或者这种指令已经被撤销的。

(2)专利、设计及商标管理总局应该按照规定在规定时间内处理每一件此类申请:

如果发明创造是有关防御目的或原子能的,没有中央政府的事先同意专利、设计及商标管理总局无权给予准许。

(3)本节不适用于由印度以外国家的居民就所要申请专利保护的发明创造第一次向印度以外的国家进行的申请。

十五、通过欺诈手段获得根据第57条或第58条对完整说明书进行修改的许可;

其中,第57条规定,在审查过程中(面对专利、设计及商标管理总局)对申请和说明书或相关资料的修改

(1)按照第59条的规定若专利、设计及商标管理总局认为适当,专利、设计及商标管理总局应该允许申请人或专利权人在专利申请的基础上对专利申请或完整说明书或任何相关资料进行修改;

如果任何涉及专利侵权的法律诉讼或任何涉及高等法院的专利无效仍未裁决的,无论修改申请的请求提出是在诉讼开始之前还是之后,按照本节专利、设计及商标管理总局都不应准许或拒绝对专利申请或完整说明书或任何相关资料进行修改的修改申请;

(2)按照本节的规定,有关准许修改专利申请或完整说明书或任何相关资料的任一申请都应该说明所提出修改的种类,并给出修改原因的全部细节;

(3)按照本节的规定,有关准许修改专利申请或完整说明书或任何相关资料的任一申请应该在专利授权之后进行,并且应该对提出修改的种类进行公告;

(4)申请按照前述第(3)款公告后,任何利害关系人可以在公告后的规定时间内,向专利、设计及商标管理总局提出反对意见,反对意见的提出符合上述时间规定的,专利、设计及商标管理总局应该通知按照本条进行申请的人,并应在裁决前给予申请人与反对方陈述意见的机会;

(5)按照本节对完整说明书进行的修改可以是或可以包括对权利要求所享有的优先权日的修改;

(6)本节的条款不影响专利申请人在专利授权前按照专利、设计及商标管理总局给出的意见对专利申请的说明书或任何相关资料进行修改的权利。

第58条 在申诉委员会或高等法院对专利进行修改

(1)在申诉委员会或高等法院专利无效的程序中,申诉委员会或高等法院可以按照第59条的规定允许专利权人以申诉委员会或高等法院认为恰当的方式对完整说明书进行修改,并按照申诉委员会或高等法院的要求进行缴费、公告或其他程序,如果在专利无效程序中申诉委员会或高等法院判决专利无效,按照本节的规定应允许通过对专利进行修改来维持专利的有效性;

(2)按照本条的规定向申诉委员会或高等法院提出申请时,申请人应当向专利、设计及商标管理总局提交申请书,专利、设计及商标管理总局由申诉委员会或高等法院授权出庭并进行审理;

(3)申诉委员会或高等法院应该将允许专利权人修改说明书的所有决定的副本转交给专利、设计及商标管理总局,专利、设计及商标管理总局接收副本后,应在登记表上进行登记和查阅。

十六、完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源;

十七、在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的。

(三)中国专利无效和印度专利无效的区别

1. 无效请求提起时机的区别

从无效请求提起的时间来看,不论是印度还是中国,都可在专利授权公告后且在专利权有效期的任何时间,提起针对该专利权的无效宣告请求。

2. 无效请求受理及审理单位的区别

在中国,无效请求的受理单位是中华人民共和国国家知识产权局直属的专利复审委员会,同时专利复审委员会也具有对其受理的无效请求案件进行审理的职能。而在印度,针对授权专利提起无效的受理单位是知识产权申诉委员会,但是在印度,专利无效的受理单位还包括高等法院,涉及侵权诉讼中的反诉申请,只有高等法院才有权进行受理及审理[2]

3. 无效请求理由的区别

为了清楚地说明印度无效请求理由和中国无效请求理由的区别,以下将以印度无效请求理由为准,逐条与中国《专利法》所规定的无效理由进行比对:

(1)中国《专利法》和《专利法实施细则》中无效理由的相关条款

《中华人民共和国专利法实施细则》第六十五条规定:

依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

结合《专利法》以及《专利法实施细则》的上述相关条款,可知,在中国,可提起无效宣告请求的理由为不符合下述任一规定:

第一、本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。(专利法第二条)

第二、任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。(专利法第二十条第一款)

第三、授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。(专利法第二十二条)

第四、授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。(专利法第二十三条)

第五、说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。(专利法第二十六条第三款)

第六、权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。(专利法第二十六条第四款)

第七、申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。(专利法第二十七条第二款)

第八、申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。(专利法第三十三条)

第九、独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。(专利法实施细则第二十条第二款)

第十、依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。(专利法实施细则第四十三条第一款)

或专利符合以下规定的也可以提起无效宣告请求:

十一、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。(专利法第五条)

十二、对下列各项,不授予专利权:

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。(专利法第二十五条)

十三、同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。(专利法第九条)

(2)中国《专利法》中无效理由和《2005年修正案》中无效理由的比对

①印度无效理由一——国内在先公开:

在完整说明书的权利要求中保护的发明,已经在具有更早的优先权日、且在印度已经授权的另一件专利的完整说明书的有效权利要求中申请过。

对比分析:从这个法条中可以看到,在印度当一个专利权利要求请求保护的技术方案在其申请前已经被其他专利的权利要求公开,即“完全公开”,属于现有技术,则不应被授予专利权。结合中国《专利法》以及《专利法实施细则》的相关规定,该法条规定的内容即等同于中国《专利法》第二十二条第二款“新颖性”的规定。

②印度无效理由二——申请人的申请资格:

根据《2005年修正案》的规定,被授予专利权的申请人是根据本法规定无权提出申请的申请人。

对比分析:该法条是对专利权人是否具有专利申请权的确权规定。对于该法条的规定,中国《专利法》以及《专利法实施细则》并没有将其纳入专利无效请求的理由。在中国的司法实践中,对于专利权人是否有权提起该专利申请的问题属于民事诉讼管辖范围。

③印度无效理由三——非法占有:

该项专利是通过侵犯请求人或请求人所委托的代理人所申明的权利而非法获得的。

对比分析:该法条将通过非法侵占获得的专利权列入了无效理由,从立法本意上充分地体现了立法对真正的专利权人利益的保护。对于该法条的规定,中国《专利法》以及《专利法实施细则》并没有将其纳入专利无效请求的理由。在中国的司法实践中,对于判定专利权的获得是否是通过非法手段获得的问题属于民事诉讼管辖范围。

④印度无效理由四——无法构成发明的主题:

该完整说明书中任一权利要求的主题不属于本法规定范围内的发明;具体地来说,根据《2005年修正案》第3条规定,不属于发明的主题包括:

(a)没有意义的发明创造,或者所主张保护的权利明显违反已确定自然规律的;

(b)发明创造的一般使用或预期使用或商业开发违反社会秩序或社会道德,或者会严重引起对人类、动物、植物的生命或健康、或对环境的偏见的;

(c)发明仅仅是对科学原理或抽象理论公式的发现(或对存在与自然界的任何生命体或非生命体物质的发现);

(d)仅仅是发现了已知物质的新形式,而该发现并没有产生对该物质已知物质功效的提高,或者仅仅是发现了已知物质的新的特性或用途,或是仅仅发现了已知工艺、机器或设备的新用途的,除非这种已知的工艺可制造出新产品或者使用了至少一种新的反应物的;

(e)通过简单混合得到的混合物的性能仅仅是其组分性能的简单叠加的,或者是制造这些物质的工艺的简单叠加;

(f)仅仅是将以已知方式相互独立工作的已知设备进行排列、重排或复制的;

(h)一种农业或者园艺的方法;

(i)有关人类的医药、外科手术、医疗、预防医疗、诊断、治疗方法或其他处理方法,或者是使动物摆脱疾病或增加动物自身或其产品经济价值的相类似的动物处理方法;

(j)除了微生物之外的植物与动物的整体或部分,包括种子、品种与物种,特别是制造或繁殖植物与动物的生物方法;

(k)数学、或商业方法、或计算机程序本身、或算法;

(l)文学、戏剧、音乐或艺术作品,或者任何其他的艺术创作,包括电影摄影作品和电视作品;

(m)智力活动的计划、规则及方法,或游戏的方法;

(n)信息的表示;

(o)集成电路的布线图;

(p)发明的效果是已知的,或者发明的效果是已知组件的已知性能的叠加或复制;

对比分析:该法条对不属于发明的主题进行了限定。该法条从立法本意来讲,和中国无效理由中《专利法》第二十五条以及《专利法》第五条的规定相同,从法条的规定来看:

不论是印度还是中国,对于科学发现、智力活动的规则和方法、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造、用原子核变换方法获得的物质都不授予专利权。同时,出于人道主义的考虑和社会伦理的原因,直接以有生命的人体或动物体为实施对象,无法在产业上利用;同时也为了让更多的社会大众在更完善的医疗手段中获得健康保障,所以疾病的诊断和治疗方法不论是在中国还是印度都属于不授予专利权的主题。

对于动物和植物品种的生产方法,在中国是属于专利保护客体的,也就是说动植物新品种的生产方法可以通过专利来进行保护,而在印度,农业以及园艺的方法是不被授予专利权的。

此外,中国《专利法》中规定的发明创造包含外观设计,而在印度设计是独立于专利存在的另一个知识产权体系的组成部分,所以在印度专利法中并没有针对外观设计不可授予专利权的规定,故中国《专利法》中规定的对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予专利权的规定,在《2005年修正案》中并没有涉及,故不多赘述。

⑤印度无效理由五——国内在先公开使用和国外在先公开:

在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明已经在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过,或由于在印度及别国依本法第13条规定的任何资料中公布过而不构成新的发明。

对比分析:该法条中,限定所述“专利权利要求中保护的技术方案已经在其优先权日前为公众所知或在印度公开使用过,或由于在印度或别国依第13条规定的文件中公布过而不构成新的发明,则不能被授予专利权”,也就是说,有两种情况会导致专利权利要求中请求保护的技术方案会因为不构成新的技术方案而无法被授予专利权:其一,专利权利要求中保护的技术方案被公众所知或在印度公开使用;其二,专利权利要求中保护的技术方案已经在申请日前在印度以及印度之外的文献资料中公开,说明该技术方案则不是新的技术方案。这与中国《专利法》第二十二条第二款“新颖性”的规定基本相同。

其仅有的区别在于:在中国《专利法》第二十二条第二款 “新颖性”规定该发明或者实用新型不属于现有技术,并在该法条中进一步规定本法所称现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术,进一步结合中国《专利审查指南》第二部分第三章第2.1节对于现有技术的说明,“现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术”,可知,中国《专利法》所指现有技术包括:

公开发表在国内外出版物上的技术;

第一、在国内外公开使用的技术;

第二、以其他方式为公众所知的技术;

而《2005年修正案》,对于评价专利权利要求请求保护的技术方案是否构成新的技术方案中,很明确地,并没有将在(印度)国外公开使用列为影响技术方案新颖性的理由。

⑥印度无效理由六——创造性问题:

在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过、或相对于在印度或别国公布过的技术是显而易见的或不含任何创造性步骤。

对比分析:本法条和上述无效理由五相比,不同之处在于,专利权利要求请求保护的技术方案并没有构成中国专利法中所称的“现有技术”,也就是说其和现有技术相比不含任何具有创造性的区别步骤,所以该法条的规定和中国专利法第二十二条第三款对“创造性”的规定基本相同,也就是说不满足《专利法》第二十二条第三款的规定的权利要求不应被授予专利权。

还需要说明的是,《2005年修正案》中规定“在印度,个人文件所记载的内容并不构成上述第五款中所述的‘公众所知’、技术的秘密试用或者秘密使用并不构成第六款中所述的‘公开使用’”,对于该部分的规定和中国《专利法》中对“公众所知”和“公开使用”的理解是相同的。

此外,《2005年修正案》中规定“当专利涉及一种方法或一种通过所描述或申请专利的方法制造的产品时,则以该种方法制造的产品从国外进口到印度应在进口之日便构成在印度公开或实施该项发明,除该项产品的进口只是为了合理试用或实验除外”,该规定进一步明确了进口产品构成在印度公开使用的时间节点,同时也排除了“为了合理试用或实验的产品的进口构成在印度公开使用”的情况。

⑦印度无效理由七——实用性问题:

完整说明书的任一权利要求中申请保护的发明是不实用的。

对比分析:该法条等同于中国《专利法》第二十二条第四款规定的“实用性”。

⑧印度无效理由八——公开不充分:

在完整说明书中,没有对请求保护的该项发明或其实施方法进行充分、完整的说明,也就是说,完整说明书中包含的对该项发明的方法的描述或对实施本发明的指导,不足以使在印度该项发明所属技术领域或相关领域的、具有一般技术和一般知识的人实施该项发明,或者该完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法。

对比分析:该法条限定的内容是要求专利说明书的公开要对发明或其实施方法做出充分、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实施作为判断专利说明书是否充分、完整公开的标准。该法条的规定与中国《专利法》第二十六条第三款的规定本质基本相同。

但是,《2005年修正案》该法条中还进一步规定,如果完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法那么也将构成对该专利提起无效的理由,该理由在中国《专利法》中并没有涉及。

⑨印度无效理由九——权利要求限定不清楚:

没有对完整说明书中权利要求的范围进行充分、清楚的限定,或完整说明书的任一权利要求没有获得说明书所公开的内容的完全支持。

对比分析:该法条中对于“专利权利要求限定范围不清楚”的限定和中国《专利法》第二十六条第四款中对于“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的限定内容类似。但是在印度,还将“权利要求保护的主题和说明书中所公布的主题不完全相符”作为不授予专利权的理由之一,但是在中国《专利法》中并没有相关规定。

⑩印度无效理由十——虚假申请:

该件专利是根据虚假的联想或陈述获得的。

对比分析:中国《专利法》中没有该规定。

⑪印度无效理由十一——无法授权的发明主题:

完整说明书中权利要求的主题依本法不能被授予专利。根据《2005年修正案》第4条的规定,涉及原子能的申请不能被授予专利权;

对比分析:该法条中限定涉及原子能的申请不能被授予专利权,该法条和中国《专利法》的规定类似。

⑫印度无效理由十二——国内秘密使用:

完整说明书权利要求中申请保护的发明,除第(3)款规定外,在权利要求所享有的优先权日前在印度秘密使用过。

对比分析:在《2005年修正案》中,将“秘密使用”也从立法上列为了专利无效的理由,也就是说对于任何一项专利技术而言,只要其在印度国内秘密使用,即可以请求撤销该专利的专利权,即相当于中国的专利无效。但是,在该点上,中国《专利法》规定,对于无效理由中,只将国内外公开使用作为无效的理由,而秘密使用并不构成公开使用,所以该点在中国《专利法》中不构成无效理由。

⑬印度无效理由十三——提供虚假信息:

专利申请人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息。

对比分析:中国《专利法》第三十六条规定,“发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料,发明专利已经在国外提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回”。从法条本身的规定来看,其对于申请相关审查资料的提供是采用的“可以要求”以及“应当”而非“必须”,同时在中国审查实践中也充分地体现了非必须的审查原则,也就是说除非在审查员的要求下,一般情况申请人不会主动向审查员提供相应的别国的检索、审查资料 。而且在中国《专利法》中对于应审查员要求提供上述材料,但是该材料为虚假材料的,并没有列入无效条款中。

⑭印度无效理由十四——违反保密条款:

申请人违反第35条所规定的保密条款(或者触犯第39条的规定在印度国外提出专利申请并授权)。

对比分析:《2005年修正案》中该法条的规定主要体现在两方面:第一、用于限制对于涉及防御目的的国防安全或原子能的专利申请须经中央政府审查后方可进行公开授权,否则不授予专利权;第二、印度的居民除非收到专利、设计及商标管理总局或者其代表人的授权和指示并依法得到书面准许,否则不能为了授权目的而在印度国外提交发明专利申请,除非相同的专利申请在印度提交申请之日起不少于6个星期之后再向印度国外提交申请的才可以获得授权。

对应于上述规定,第一、在中国《专利法》中,涉及国防安全的专利申请需转送国防专利局进行相应审查,也就是说在中国申请涉及国防安全的不会构成不授予专利权的理由,而印度则相反。第二、涉及原子能的申请,在中国立法明确规定用原子核变换方法获得的物质是不授予专利权的(《专利法》第二十五条),其中,原子核变换方法所获得的物质,主要是指用加速器、反应堆以及其他核反应装置生产、制造的各种放射性同位素,这些同位素不能被授予专利权;但是,这些同位素的用途以及使用的仪器、设备均属于可被授予专利权的客体,从该点来看,中国《专利法》中对于原子能方面的申请保护客体更为宽泛。第三、在中国现行《专利法》第二十条规定,“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权”, 该规定明确说明:只要事先通过国务院专利行政部门进行保密审查,任何单位或者个人都可将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利,从该点上来看,其相对于《2005年修正案》给申请人更多的申请自主权,可以根据需要不在国内申请而向国外直接提交申请。但是,在中国《专利法》中,对于不符合上述规定的申请如果一旦在中国提起申请将不会被授予专利权,同样地,在中国《专利法》中,第二十条第一款也是无效理由之一。

⑮印度无效理由十五——欺诈获得修改许可:

通过欺诈手段获得根据第57条或第58条对完整说明书进行修改的许可。

对比分析:在中国《专利法》中,将超范围修改列为了无效理由,即对权利要求书以及说明书的修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围,即可以被请求宣告无效,即中国《专利法》第三十三条的规定;但是,在中国《专利法》中并没有涉及“修改说明书的许可是通过欺诈得到的即可无效”的相关条款。而《2005年修正案》中该法条的规定进一步完善了对于欺诈许可的惩处方式。

⑯印度无效理由十六——生物或地理来源的提供问题:

完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源。

对比分析:在印度无效理由中,对于遗传资源的要求更为苛刻,只要是专利说明书没有披露或错误地提供了用于发明创造的生物材料的来源或地理起源就可以被请求宣告无效。而在中国《专利法》中,只是对于通过违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,才不授予专利权(见《专利法》第五条)。

⑰印度无效理由十七——创造性问题:

在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的。

对比分析:笔者认为,从《2005年修正案》中该法条的规定,其立法本意实际还是和中国《专利法》中对于创造性(即中国《专利法》第二十二条第三款)的规定有相似之处,其本质是指专利请求保护的技术方案相对于公知常识、印度当地及土著社区或者其他地方的口述是可预期的,也就是说是无需付出创造性劳动的。

总结

1. 通过上述比较,笔者认为,上述对印度无效理由和中国无效理由的对比中有如下几点需要重点强调:

第一、由于印度的工业设计独立拥有一部《外观设计法》,所以《2005年修正案》无效条款中并不涉及外观设计。

第二、《2005年修正案》和中国《专利法》一样,都将专利是否符合新颖性、创造性以及实用性作为无效理由;在评价新颖性和创造性的过程中,将国内外记载公开以及国内使用公开均作为评价理由;

但是在印度国外在先公开使用不作为评价理由,所以在国外在先公开使用不属于无效理由。

第三、《2005年修正案》中,将“秘密使用”列为了专利无效的理由,对于任何一项专利技术而言,只要其在印度国内秘密使用,即可以请求撤销该专利的专利权。

第四、《2005年修正案》中,对于科学发现、智力活动的规则和方法、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造、用原子核变换方法获得的物质、以及对疾病的诊断和治疗方法都不授予专利权;

在印度,农业以及园艺的方法是不被授予专利权的。

对上述不能被授予专利权的主题均可提出无效。

第五、《2005年修正案》中,并没有将超范围修改的问题列入无效理由。

第六、《2005年修正案》中,并没有对“同一发明只授予一项专利权”可作为无效理由的规定。

2. 在对《2005年修正案》无效部分进行研究的过程中,由于受时间以及资源的限制,目前,还需要进一步研究的问题包括:

《专利法》第64条第(1)款第(h)项中,规定如果该完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法则将不会被授予专利权,也就是说构成了授权后的无效理由,对于该法条的立法本意尚未清楚。

(四)印度专利异议提起的时机、受理及异议理由

1. 印度专利异议提起的时机

根据《2005年修正案》第25条的规定,在专利申请公开后且未授权前、或在专利授权之后且授权专利公告满一年内的任何时间提交异议请求。

2. 印度专利异议的受理及审理单位

在印度,针对未授权专利申请或者授权一年内的有效专利提出异议请求,任何人均可向专利、设计及商标管理总局提起异议请求。

3. 印度可提起异议请求的异议理由

根据《2005年修正案》规定,对专利提起异议请求的理由包括:

专利申请公开后但未授权时,任何人可以以书面的形式向专利、设计及商标管理总局就专利的授权提出异议,或在专利授权之后、授权专利公告满一年之前的任何时间,任何利害关系人都可依据如下任何情形按规定向专利、设计及商标管理总局提出异议,根据为:

第一、专利申请人或其委托的代理人非法从他人或他人委托的代理人处获得发明创造的;

第二、在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已经在权利要求所享有的优先权日之前被公开在-

(i)1912年1月1日当天或之后在印度提交的专利申请文件的说明书中;

(ii)在印度或者其他国家的任何其他资料中:

根据第29条第(2)或第(3)款的规定,上述公开没有对该发明创造提供启示的,则上述第(ii)目不成立;

第三、在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已记载在本申请的申请人要求的优先权日当天或之后公布的印度专利申请文件完整说明书的权利要求中,且该印度申请的优先权日要早于申请人所要求保护的发明的优先权日;

第四、在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明在其优先权日之前在印度为公知或公用的;

解释:本条款的意图是,申请专利或者授权专利的发明创造涉及工艺时,如果通过该工艺生产的产品已经在专利申请或专利的优先权日之前被进口到印度,但仅仅用于合理的试用或实验的除外,则该专利申请被认为在其优先权日之前已经在印度公知或公用。

第五、在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明清楚地、显而易见地不包含任何创造性的步骤,则可参照条款(b)所述,或参照在本专利申请权利要求的优先权日之前在印度公开使用的情况;

第六、在完整说明书中,任一权利要求的主题不符合本法关于发明创造的定义,或者按照本法不能被申请专利的;

第七、完整说明书不能充分、清楚地描述该发明创造,或实现该发明创造的方法

第八、申请人或专利权人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息;

第九、如果是公约国的申请,该申请不是由申请人或经申请人授权方在自首次公约国申请日开始的12个月内提出的;

第十、完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源;

十一、在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的,但当没有其他根据时,如果申请人要求陈述意见的,专利、设计及商标管理总局应当听取申请人的陈述,并按照规定的方式在规定的时间段处理该意见;

重点说明:当在第(2)款(d)或(e)项规定的基础上,按照第(4)款的程序进行时,专利、设计及商标管理总局不应考虑任何个人资料、秘密试用或秘密使用的情况。

(五)中国专利公众意见规定和印度专利异议的区别

1. 异议请求提起时机的区别

从异议请求提起的时间来看,不论是印度还是中国,都可在专利申请公开后且未授权之前,针对该专利申请提交异议请求或公众意见;但是,在中国一旦专利申请获得授权,则无法通过异议程序对专利进行撤销,其必须通过无效程序予以解决,而在印度,专利异议不仅可以在专利申请公开后且授权前任一时间提出,而且在专利申请授权公告后一年内的任一时间均可以采用异议程序针对该有效的专利权提起异议请求。

2. 异议请求受理及审理单位的区别

在中国,对专利提起公众意见的受理单位是中华人民共和国国家知识产权局,在印度是由专利、设计及商标管理总局接收异议文件,从印度知识产权行政职能部门来看,其行政职能与中华人民共和国国家知识产权局类似。

3. 异议请求理由的区别

为了清楚地说明印度异议请求理由和中国提起公众意见的理由的区别,以下将以印度异议请求理由为准,与中国《专利法》所规定的提起公众意见的理由进行比对:

(1)中国《专利法实施细则》中公众意见的相关条款

《中华人民共和国专利法实施细则》第四十八条规定:

自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,说明理由。

(2)中华人民共和国国家知识产权局《专利审查指南》中有关公众意见的相关记载

在《专利审查指南》第二部分第八章4.9中规定了对公众意见的处理,“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑,如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众”。

(3)中国《专利法实施细则》第五十三条的规定

中国《专利法实施细则》第五十三条规定:依照专利法第三十八条的规定,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:

(一)申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;

(二)申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的;

(三)申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

结合上述相关条款,在中国,可提起公众意见的理由包括不符合以下规定:

第一、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。(专利法第五条)

第二、对下列各项,不授予专利权:

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。(专利法第二十五条)

第三、同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。(专利法第九条)

第四、发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。(专利法第二条第二款)

第五、任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。(专利法第二十条第一款)

第六、授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。(专利法第二十二条)

第七、说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。(专利法第二十六条第三款)

第八、权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。(专利法第二十六条第四款)

第九、依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。(专利法第二十六条第五款)

第十、一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。(专利法第三十一条第一款)

十一、独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。(专利法实施细则第二十条第二款)

十二、申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。(专利法第三十三条)

十三、依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。(专利法实施细则第四十三条第一款)

(4)中国专利法中提起公众意见的理由和印度专利法中异议理由的比对

①印度异议理由一——非法占有:

专利申请人或其委托的代理人非法从他人或他人委托的代理人处获得发明创造的。

对比分析:该法条将通过非法侵占获得的专利权列入了异议理由,从立法本意上充分地体现了立法对真正的专利权人利益的保护。对于该法条的规定,中国《专利法》以及《专利法实施细则》并没有将其纳入提起公众意见的理由。在中国的司法实践中,对于判定专利权的获得是否是通过非法手段获得的问题属于民事诉讼管辖范围。

②印度异议理由二——新颖性问题(在先公开):

在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已经在权利要求所享有的优先权日之前被公开在-

(i)1912年1月1日当天或之后在印度提交的专利申请文件的说明书中;

(ii)在印度或者其他国家的任何其他资料中:

根据第29条第(2)或第(3)款的规定,上述公开没有对该发明创造提供启示的,则上述第(ii)目不成立。

对比分析:在中国《专利法》第二十二条第二款 “新颖性”规定该发明或者实用新型不属于现有技术,并在该法条中进一步规定本法所称现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术,进一步结合中国《专利审查指南》第二部分第三章第2.1节对于现有技术的说明,“现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术”,可知,中国《专利法》所指现有技术包括:

公开发表在国内外出版物上的技术;

在国内外公开使用的技术;

第三、以其他方式为公众所知的技术;

该法条中,限定所述“专利权利要求中保护的技术方案已经在其优先权日前被公开在在印度提交的专利申请文件的说明书中,或专利权利要求中保护的技术方案已经在印度或者其他国家的任何其他资料中公开”,即相当于前述的第一点的现有技术,从而导致专利权利要求中请求保护的技术方案无法构成新的技术方案而不被授予专利权;这与中国《专利法》第二十二条第二款“新颖性”的规定基本相同。

③印度异议理由三——抵触申请:

在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明已记载在本申请的申请人要求的优先权日当天或之后公布的印度专利申请文件完整说明书的权利要求中,且该印度申请的优先权日要早于申请人所要求保护的发明的优先权日。

对比分析:中国《专利法》第二十二条第二款规定“新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”,其中,规定了抵触申请为影响新颖性的对比文件。

《2005年修正案》本法条中规定的即相当于对“抵触申请影响技术方案新颖性”的规定,其和中国《专利法》第二十二条第二款的规定基本相同。

④印度异议理由四——国内在先公开和在先公开使用:

在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明在其优先权日之前在印度为公知或公用的;

解释:本条款的意图是,申请专利或者授权专利的发明创造涉及工艺时,如果通过该工艺生产的产品已经在专利申请或专利的优先权日之前被进口到印度,但仅仅用于合理的试用或实验的除外,则该专利申请被认为在其优先权日之前已经在印度公知或公用。

对比分析:该法条中,限定所述“专利权利要求中保护的技术方案已经在其优先权日前在印度为公知或公用”,则会导致专利权利要求中请求保护的技术方案会因为不构成新的技术方案而无法被授予专利权,这与中国《专利法》第二十二条第二款“新颖性”的规定基本相同。

其仅有的区别在于:在中国《专利法》第二十二条第二款 “新颖性”规定该发明或者实用新型不属于现有技术,所指现有技术包括:

第一、公开发表在国内外出版物上的技术;

第二、在国内外公开使用的技术;

第三、以其他方式为公众所知的技术;

而《2005年修正案》,对于评价专利权利要求请求保护的技术方案是否构成新的技术方案中,很明确地,并没有将在(印度)国外公开使用列为影响技术方案新颖性的理由。

⑤印度异议理由五——创造性问题:

在完整说明书的任一权利要求中,请求保护的发明清楚地、显而易见地不包含任何创造性的步骤,则可参照条款(b)所述,或参照在本专利申请权利要求的优先权日之前在印度公开使用的情况。

对比分析:本法条所限定的内容是指专利权利要求请求保护的技术方案相对于申请日前已经公开在印度提交的专利申请文件中的技术、或者在本专利申请权利要求的优先权日之前在印度公开使用的技术不含任何具有创造性的步骤,所以该法条的规定和中国专利法第二十二条第三款对“创造性”的规定基本相同,也就是说不满足专利法第二十二条第三款的规定的权利要求不应被授予专利权。

还需要说明的是,《2005年修正案》中,在进行上述判断时,专利、设计及商标管理总局不应考虑任何个人资料、秘密试用或秘密使用的情况。

⑥印度异议理由六——无法构成发明的主题:

在完整说明书中,任一权利要求的主题不符合本法关于发明创造的定义,或者按照本法不能被申请专利的。

对比分析:《2005年修正案》第3条对不属于发明的主题进行了规定,不论是印度还是中国,对于科学发现、智力活动的规则和方法、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造、用原子核变换方法获得的物质都不授予专利权。同时,出于人道主义的考虑和社会伦理的原因,直接以有生命的人体或动物体为实施对象,无法在产业上利用;同时也为了让更多的社会大众在更完善的医疗手段中获得健康保障,所以疾病的诊断和治疗方法不论是在中国还是印度都属于不授予专利权的主题。

对于动物和植物品种的生产方法,在中国是属于专利保护客体的,也就是说动植物新品种的生产方法可以通过专利来进行保护,而在印度,农业以及园艺的方法是不被授予专利权的。

此外,中国《专利法》中规定的发明创造包含外观设计,而在印度设计是独立于专利存在的另一个知识产权体系的组成部分,所以在《2005年修正案》中并没有针对外观设计不可授予专利权的规定,故中国《专利法》中规定的对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予专利权的规定,在《2005年修正案》中并没有涉及,故不多赘述。

⑦印度异议理由七——公开不充分:

完整说明书不能充分、清楚地描述该发明创造,或实现该发明创造的方法。

对比分析:该法条限定的内容是要求专利说明书的公开要对发明或其实施方法做出充分、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实施作为判断专利说明书是否充分、清楚公开的标准。该法条的规定与中国《专利法》第二十六条第三款的规定本质基本相同。

但是,《2005年修正案》该法条中还进一步规定,如果完整说明书没有公开实现该发明创造的方法,那么也将构成对该专利提起异议的理由,该理由在中国《专利法》中并没有涉及。

⑧印度异议理由八——提供虚假信息:

申请人或专利权人没有向专利、设计及商标管理总局披露本法第8条规定的所要求提供的信息,或提供了虚假信息,尤其是与申请人所知完全相反的信息。

对比分析:中国《专利法》第三十六条规定,“发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料,发明专利已经在国外提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回”。从法条本身的规定来看,其对于申请相关审查资料的提供是采用的“可以要求”以及“应当”而非“必须”,同时在中国审查实践中也充分地体现了非必须的审查原则,也就是说除非在审查员的要求下,一般情况申请人不会主动向审查员提供相应的别国的检索、审查资料。而且在中国《专利法》中对于应审查员要求提供上述材料,但是该材料为虚假材料的,并没有列入可以被提起公众意见的条款中。


⑨印度异议理由九——公约国申请:

如果是公约国的申请,该申请不是由申请人或经申请人授权方在自首次公约国申请日开始的12个月内提出的。

对比分析:该法条在中国《专利法》可提起公众意见的理由中没有涉及。

⑩印度异议理由十——生物或地理来源的提供问题:

完整说明书中未公开或错误地提供了用于该发明的生物材料的来源或地理来源。

对比分析:在印度异议理由中,对于遗传资源的要求更为苛刻,只要是专利说明书没有披露或错误地提供了用于发明创造的生物材料的来源或地理起源就可以被提起异议。而在中国对于应该披露但是却没有披露专用于发明创造的生物材料的来源的是可以通过发审查意见通知、申请人根据该审查意见进行意见陈述或者补正的方式克服的,在该点上,笔者认为中国专利法对于该问题的处理充分体现了中国专利法立法的听证原则。在中国《专利法》中,只是对于通过违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,才不授予专利权(见专利法第五条)。

⑪印度异议理由十一——创造性问题:

在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在印度当地或者土著社区或者其他地方可以获得的口头的或其他形式的公知常识,是可预期的,但当没有其他根据时,如果申请人要求陈述意见的,专利、设计及商标管理总局应当听取申请人的陈述,并按照规定的方式在规定的时间段处理该意见。

对比分析:笔者认为,从《2005年修正案》中该法条的规定,其立法本意实际还是和中国《专利法》中对于创造性(即中国《专利法》第二十二条第三款)的规定有相似之处,其本质是指专利请求保护的技术方案相对于公知常识、印度当地及土著社区或者其他地方的口述是可预期的,也就是说是无需付出创造性劳动的。

总结

1. 通过上述比较,笔者认为,上述对印度异议理由和中国可提起公众意见的理由的对比中有如下几点需要重点强调:

第一、《2005年修正案》和中国《专利法》一样,都将专利是否符合新颖性、创造性作为异议理由;在评价新颖性和创造性的过程中,将国内外记载公开以及国内使用公开均作为评价理由;

但是在印度,国外在先公开使用不作为评价理由,所以在国外在先公开使用不属于异议理由。

第三、《2005年修正案》中,对于科学发现、智力活动的规则和方法、对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造、用原子核变换方法获得的物质、以及对疾病的诊断和治疗方法都不授予专利权;

在印度,农业以及园艺的方法是不被授予专利权的。

对上述不能被授予专利权的主题均可提出异议。

2. 在对《2005年修正案》异议部分进行研究的过程中,由于受时间以及资源的限制,目前,还需要进一步研究的问题包括:

《专利法》第25条第(1)款第(g)项中,规定完整说明书不能充分、清楚地描述该发明创造的方法即可被提起异议,对于该法条的立法本意尚未清楚。

七、专利代理人的有关规定

(一)注册

印度专利设计商标总局的官员,将具有专利代理人资格人员的姓名、地址以及其他相关信息做详细注册。并把对专利代理人登记的文件称为专利代理人注册簿。

(二)成为被注册在案的专利代理人所需资格

1. 具有印度国籍

2. 年满21岁者

3. 在印度合法建立的任意一所大学里获得理学或者工学学位的人,或者本法律规定的中央政府中具有同等资格的人。

4. 在《2005年修正案》实施前就注册的专利代理人,需要重新注册,缴纳手续费,可以继续保持专利代理人的资格。

(三)专利代理人的权利

在专利代理人登记簿上确有注册的各个专利代理人,可以为相关官员工作,以及制作所有相关文件,开展所有相关业务并且根据本法可以履行规定的审理官员的相关工作。

(四)专利代理人在部分文件中的署名与认证

针对专利审批官员的全部申请、通信记录、与该案件的相关人的一切文书和书面的委任状,这些文件都可以使用专利代理人的署名。

(五)专利代理人业务的限制

某个人单独或者几个人共有的专利,其专利代理人只要没有被注册,或者根据情况代理人本人以及其合作者没有都得到注册,就不能开展专利代理人工作,不能被称为专利代理人。任何公司和个人均可以作为专利代理人开展相关业务,但是个人不能成为自己申请专利的专利代理人。

(六)专利代理人从注册簿上删除以及恢复

相关部门官员可以将专利代理人从专利代理人注册簿上除名。只是,必须给予该被除名者以听证的机会,并且需就以下问题做深入调查后且征得官员同意才能除名。需要深入调查的问题包括:

1. 专利代理人的名称错误、或者重要事实不属实、或者在注册时隐瞒了相关信息。

2. 专利代理人被宣判有罪或者被判处有期徒刑、或者其职业生涯中因违法行为而被判有罪的。

3. 被除名者向相关部门官员提出申请,理由充分时,可以恢复在该注册簿中的专利代理人身份。

4. 执法力度和特点

印度的专利审查质量很低,还存在审查滞后的问题。虽然,为提高审查质量,印度已经向日本、美国和欧洲等国提出了接受培训要求,但是,审查质量问题依旧未得到迅速改善。比如,2007年的专利审查数量为15000件,比2006年增加了两倍,2008年时据说也增加了。但是,实际审查中依然有大量申请件被延误,实际的审查质量也根据四个专利局和审查官员的不同而存在巨大的差异。甚至出现无故拒绝专利申请的情况。此外,从审查开始到审查结束的周期限制在一年内,有时就会出现拒绝申请理由通知下达速度缓慢,让申请者几乎没有应对时间的状况。总之,印度专利审查和案件审理中存在很多问题,专利申请者需要注意。

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