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印度知识产权环境研究报告

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第七节 启示 返回

一、 在印度申请专利需要注意的问题

最近,世界知识产权组织(WIPO)在日内瓦公布了一份《WIPO的2011年知识产权事实和数据》的报告,对最近几年(2005年到2009年)的全球知识产权活动做出了概述。这份报告统计了四种类型知识产权(专利、实用新型、商标和设计)的相关数据。报告显示:印度在2005年到2009年期间共提交了182322件知识产权申请,并且已经对其中79683件申请授予了知识产权,在5年内出现了13.5%的增长率。[1]

从上述报告我们可以获知:近几年,不论是印度当地还是其他国家的专利申请人,越来越重视在印度获得知识产权保护,专利数量的不断增长,意味着专利权人所布下的“雷区”越来越密集。因此,我国企业若想进入印度市场并稳固自身在印度市场的竞争地位,就必须积极主动地在印度进行有效地专利布局、构建专利保护网,掌握主动权,一方面保护企业的研发成果、维护企业的正常经营,另一方面防止本企业的技术革新被他人抢先申请专利、造成不必要的损失。

那么,在印度申请专利应当注意哪些问题呢?

1. 把握时机

印度与我国一样采用先申请制,因此在某项技术或产品进入印度市场之前,首先要着手在印度进行专利申请,争取在印度获得专利保护。

2. 可专利性判断

所谓“可专利性”是指待申请的技术方案是否具有新颖性、创造性和实用性。经过专利管理部门的审查,具有新颖性、创造性和实用性的专利申请能够获得专利权保护。在进行可专利性判断时,需要在专利检索的基础上进行评估,合理选择发明创新点,之后尽早提出专利申请。

3. 专利类型

中国的专利申请类型包括发明、实用新型和外观设计三种;而印度的专利类型只有发明一种,印度的工业品设计(或称为设计)相当于中国的外观设计申请,属于单独的分支。

印度的发明专利可保护具有新颖性、创造性和工业实用性的技术、步骤、方法或者制造方式,机器,设备或者其他产品,或者生产制造的物质等。

4. 专利保护期限[2]

在印度,专利保护期为自完整说明书(complete specification)提交之日起14年,例如:如果一件专利在1989年1月1日提交了临时说明书(Provisional specification),在1990年1月1日提交了完整说明书,那么其保护期从1990年1月1日起计算。

但是,对于涉及食物、药品、农药等专利,其保护期是自提交完整说明书起7年或者自授权日起5年,以两者较短的时间为准。

5. 不予授予专利权的主题

根据《2005年修正案》第3条规定,在印度不能被授予专利权的主题包括:

(a)没有意义的发明创造,或者所主张保护的权利明显违反自然规律的;

(b)发明创造的一般使用或预期使用或商业开发违反社会秩序或社会道德,或者会对人类、动物或植物的生命或健康、或者对环境产生严重损害的;

(c)发明仅仅是对科学原理或抽象理论公式的发现;

(d)仅仅是发现了已知物质的新形式,而没有产生已知物质功效的提高的,或者仅仅是发现了已知物质的新的特性或用途,或是仅仅发现了已知工艺、机器或设备的新用途的,除非这种已知的工艺制造出新产品或者使用了至少一种新的反应物的;

(e)所得到的混合物的性能仅仅是其组分性能的简单叠加的,或者是制造这种混合物的工艺的;

(f)仅仅是将以已知方式相互独立工作的已知设备进行排列、重排或复制的;

(h)一种农业或者园艺的方法;

(i)人类的医药、外科手术、医疗、预防医疗、诊断、治疗方法或其他处理方法,或者是使动物摆脱疾病或增加动物自身或其产品经济价值的相类似的动物处理方法;

(j)除了微生物之外的植物与动物的整体或部分,包括种子、品种与物种,特别是制造或繁殖植物与动物的生物方法;

(k)数学或商业方法或计算机程序本身或算法;

(l)文学、戏剧、音乐或艺术作品,或者任何其他的艺术创作,包括电影摄影作品和电视作品;

(m)智力活动的计划、规则或方法,或游戏的方法;

(n)信息的发布;

(o)集成电路的布线图;

(p)发明的效果是已知的,或者发明的效果是已知组件的已知性能的叠加或复制;

6. 专利申请需要准备的文件[3],包括:

(1)申请表一式三份;

(2)临时说明书或者完整说明书一式三份,如果提交的是临时说明书,那么完整说明书应当在12个月之内补交(可放宽至15个月);

(3)如果需要递交附图的话,附图一式三份;

(4)发明的摘要一式三份;

(5)信息清单一式两份,包括每件国外专利申请的申请号、申请日和法律状态等信息。

(6)如果已经声明要求优先权的,需要提交优先权证明;

(7)用完整说明书替换临时说明书的发明申报单或申请单。

(8)如果通过专利代理机构递交申请的,需要提交授权委托书;

(9)缴纳费用(现金、支票或汇款)。

二、对代理机构和专利律师的选择

知识产权代理是一个专业性比较强的行业,企业如果要到印度办理知识产权事宜,比如:进行专利申请、商标注册、专利无效、侵权诉讼等,应该首先选择一家专业性强、经验丰富、诚信负责的国内专利代理机构代为办理相关事宜。这是由于国内企业通常对印度的知识产权制度和法规等不十分了解,到印度自行办理相关事宜成本太高,而且费时费力,还不一定能获得很好的效果;而如果直接委托印度当地的知识产权代理机构,将产生高额的代理费用,而且沟通起来也不方便。而将相关事宜直接委托给国内的知识产权代理机构,一方面沟通比较便利,另一方面也可以利用该国内知识产权代理机构的资源,更优质、更高效地帮助企业办好相关知识产权事务,而且还可以为企业节省很多开支。

企业在选择代理机构和相应代理人时,可以从以下方面进行考虑。

1. 选择代理机构:不同代理机构的业务专长不同,企业应根据需要办理的知识产权事务类型,选择该项业务水平比较高的代理机构;另外,通常代理机构对其所属地区的情况更加了解,而且同属地办理业务成本也会大大降低,因此企业也可以从代理机构的所属地区来进行选择。本研究报告的第六章列举出了我们调研到的一些印度不同地区、不同专业特长的代理机构信息,供企业参考。

2. 选择代理人:不同代理人的专业背景和业务特长不同,企业应根据自身产品或技术方案所属的技术领域进行选择。若企业已知印度某位代理人的业务特长和专业背景,可通过以下网址查找该位代理人的联系方式(截止2010年4月1日):

http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_agent/List_PatentAgent_01April2010.pdf

当然,如果一些国内企业已经在印度当地设立了分公司或者办事处,并且对印度知识产权的各个方面都比较了解的情况下,也可以自行办理或直接委托印度当地代理机构来代理相关事务,本研究报告的第六章列举出了我们调研到的一些印度不同地区、不同专业特长的代理机构信息,企业可以根据需求进行选择。

三、产品进入印度市场前需要准备的工作

当今世界经济全球化趋势日益凸显,知识经济所占的比重越来越大,知识产权日益成为国家和企业发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。越来越多的跨国企业利用知识产权,来设置新的贸易壁垒,建立和扩大其市场竞争优势。对于我国一些缺乏专利意识、对专利保护还未给予足够重视的企业来说,非常容易迈入“雷区”侵犯他人的专利权。而对于一些已经开始注重专利保护、但却缺乏核心技术自主知识产权的企业来讲,尚不能摆脱受制于人的尴尬局面,再加上对同行业的专利技术信息缺乏了解,所以仍然会在生产销售过程中被动侵权,在国内、国外两个市场频繁遭遇专利侵权纠纷,使企业遭受巨大的经济损失,这不仅对某个企业,有时甚至会对整个行业的发展都构成了巨大危害。

企业进入印度市场,面临的知识产权风险存在于企业生产经营的各个方面,毫无准备、冒然的经营行为,将可能导致企业置于被动挨打的不利境地。因此,提前预知可能遇到的专利风险,并预先拟定各种合理的规避方案和应对策略,是企业安全、健康、持久发展的重要保证,是必须引起企业高度重视的一项重要工作。

因此,国内企业的产品或技术在进入印度市场之前应当首先进行海外知识产权预警,对可能发生的专利风险和可能产生的危害程度等进行预先评估,以规避可能存在的侵权风险或者预先谋划应对策略,有效地指导产品的市场销售,准确地确定市场分布,尽量避免企业在印度市场可能遭遇的专利侵权风险,避免诉讼侵权投入、无效宣告投入和重复研发投入,为企业的发展保驾护航。

“海外知识产权预警”是近几年国内知识产权行业非常重视的一项专题工作,越来越多想要走出国门的企业迫切地需要开展海外知识产权预警,来帮助企业理清海外相关市场的某些产品或技术的知识产权状况,提前预知可能发生的专利风险,制定相应的应对策略,提高企业的海外知识产权预警能力,使企业未雨绸缪地进入海外市场。目前,全国首个企业海外知识产权预警指导规程已经发布,该指导规程能够为企业开展预警工作提供相关指导和参考。当然,企业也可以直接向相关部门或机构进行咨询、寻求帮助,而且现在国内已经有部分知识产权代理机构在这方面积累了较为丰富的经验,能够为将要开拓印度等海外市场的企业提供相关专业服务。

四、在印度进行专利维权时需要注意的问题

(一)准确把握诉讼时效

印度诉讼法规定自侵权之日起三年之内,受害方有权提起诉讼,印度诉讼法以侵权行为发生日计算诉讼时效,而不是以受害方知道该侵权行为之日计算诉讼时效,因此,印度诉讼法对专利权人维权提出了更高的要求,如果专利权人在专利侵权行为发生三年内没有察觉到该侵权行为或者虽然察觉到了该侵权行为但未来得及起诉,则专利权人即丧失胜诉权。从该规定可知,专利权人最多可以主张三年内的专利侵权赔偿,发生在提起诉讼之日起三年之前的侵权行为,均已超过三年的诉讼时效,无法胜诉。而像我国这样以得知或者应当得知专利侵权行为之日计算诉讼时效的规定,专利权人可以主张更多年份内的专利侵权赔偿,比如五年或者十年等,只要得知该侵权行为的时间不超过两年即可。

(二)专利侵权判定

印度专利侵权判定时会考虑涉案专利的实质性内容,忽略掉在此实质性内容基础上删除或者添加的某些技术特征,也即只要涉嫌侵权产品或者方法覆盖了涉案专利的实质性内容,即构成专利侵权,这些规定比较有利于专利权人。

因此,对于我国企业而言,从专利权人的角度来看,在印度进行专利维权,既要准确把握在印度不利于专利权人的诉讼时效方面的严格限制,同时也要充分利用有利于专利权人的侵权判定方面的宽松规定;同时也要充分考虑并正确面对一下几个问题:

第一、维权程序耗时很长;

第二、维权耗资很大,需要专利权人有比较雄厚的经济基础;

第三、鉴于各个国家的法律规定在某些方面存在较大的区别,所以切勿以本国法律来判断在其他国家发生的生产、销售等行为构成侵权的可能性,所以笔者建议专利权人在提起侵权诉讼前,通过侵权发生地所属国专业的知识产权服务机构进行侵权评估,看是否根据侵权发生地所属国的法律的确构成了侵权,从而为专利权人成功维权提供有利保障,达到事半功倍的效果;

第四、要充分且正确地了解自身所拥有专利权的稳定性,在提起侵权诉讼前,尽可能地对专利权进行稳定性评估;因为一般侵权人会在成为侵权诉讼中的被告后,针对该专利权提起无效,这样如果自身专利权稳定性不够,则不仅无法达成维权的目的,反而会使专利权丧失;

对于我国企业而言,从涉嫌侵权人的角度来看,在印度进行应诉,一方面应充分利用印度诉讼法对侵权诉讼时效的严格限制,用好诉讼时效这一抗辩理由;另一方面,在印度进行侵权应诉,还应从以下几方面着手准备:

第一、应诉程序时间长、成本较高,需要涉嫌侵权人有比较雄厚的经济基础。

第二、考虑到在印度应诉成本昂贵,我国企业在将产品投入到印度境内前,需要委托专业代理机构进行预警分析,将风险降到最低。首先,检索该产品在印度境内是否有相关专利;如果有,是否能通过适当策略绕开该专利;如果没有,则可放心进入印度市场。其次,如果该产品在印度有专利权且无法绕开,就需要考虑该专利是否能被无效;在此基础上还需要考虑事先取得专利权人授权许可的成本。最后再决定该产品是否进入印度市场。

第三、一旦产品被诉侵犯印度专利权,则企业应积极应诉。考虑到印度法律体系和我国的不同,应委托专业代理机构代为应诉,并根据案件进展情况适时调整诉讼策略,力争以最小的代价结束诉讼。

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