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美国知识产权环境研究报告

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第六节 植物专利申请注意事项 返回

一、植物专利的概念

凡发明或发现,并以无性生殖方式繁殖任何具区别性且新颖之植物品种的发明人(或发明人的继承人或受让人),由美国政府核准授予该发明人植物专利,惟该植物新品种不包含以块茎繁殖的植物、或于非栽培环境(uncultivated state)下发现的植物。发明人获得植物专利后,专利权期限自申请日起算二十年届满, 专有排除他人以无性生殖方式繁殖、贩卖、或使用该植物之权利。适用此项保护之植物限于:

须为一有生命之植物有机体,其性状(characteristics)由单一或若干基因组合或基因型(genotype)所表现,以无性生殖方式繁殖,但不能以或制作或制造方式取得。

包含植物之突变芽(sport)、突变种、杂交种及基因改造种(transformed plants);变种和突变种可能是自发或诱变产生;杂交种可能是天然的,或从育种计划或来源体细胞(somatic in source)产生。植物突变种虽可能是自然产生,但必须于栽培场(cultivated area)发现,才符合授予植物专利的要件。

藻类及大型真菌视为植物,细菌则否。

USPTO 接受以植物、种子、基因等作为申请专利范围(claim)的发明专利申请案;惟此类实务并不列入本申请须知所涵盖的范围。如需申办发明专利业务的一般信息,请电洽 1- 800-786-9199(USPTO)信息服务中心(Information Services Division),或联络登录执业的专利律师。利用种苗(breeding seed)繁殖之植物品种,其知识产权保护系属植物品种保护局(Plant Variety Protection Office,位于 Beltsville, Md.)主管。

二、规定与限制

依据 35U.S.C 161,得授予植物专利的植物新品种,须具稳定性、以无性生殖方式繁殖,且不得为马铃薯或其他以食用块茎繁殖之植物,其中叙述:

任何发明或发现,并以无性生殖方式繁殖任何具区别性且新颖之植物品种者,包含栽培的变种、突变种、杂交种及新发现的实生苗(seedlings),但不包括以块茎繁殖的植物,或于非栽培环境下发现的植物,得依据本法(修正于 1954年 9 月 3 日, 68 Stat. 1190)所制定的条件与要件获得专利。本法中发明专利相关规定,除本法另有规定外,植物专利一并适用。如该条文最后一段叙述,申请植物专利尚须符合可专利性之一般要件。申请目标(subject matter)系指该植物必须是由申请人所开发或发现,且以无性生殖方式繁殖时具稳定性。此外,尚需符合可专利性要件如下:

该植物为被发明或发现的,而且,若为被发现,须于栽培场发现。

该植物不得为法规排除适用之植物,亦即,该植物用来进行无性生殖的部份不得为食用块茎,例如马铃薯或菊芋(Jerusalem artichoke)。

专利申请人必须确实为该所请之植物(claimed plant)的发明人,亦即发现或开发、鉴定或分离该植物,并以无性生殖方式繁殖该植物者。

该植物于申请日之前,于美国境内贩卖或公开未超过一年。

该植物于申请日之前,为公众所知悉未超过一年,亦即,于美国境内以纸本出版品形式描述贩卖意图,或者公开或贩卖该植物。

该植物必须具备一个以上具区别性之性状,可与其他已知的近缘(related)植物加以区别,而该性状并非仅由生长条件或土壤肥沃度等因素造成一种以上差异。

申请人提出发明申请时,该发明对该技术领域中通常知识者(the one skilled in the art)而言具非显而易见性(non-obvious)。

若对特定植物的可专利性存有疑虑,应于申请前咨询法律专业人士,以确定该植物是否符合法规可予专利之条件,并无不予植物专利之情形。

三、发明人

由于植物专利的申请系由两个阶段所构成,因此发明人可能有一位以上。对于任一个阶段有所贡献者,即为发明人。举例而言,如果有一个人发现一个新颖且具区别性的植物,并以无性生殖方式繁殖该植物,此人即为单一发明人。如果有一个人发现或筛选出一个新颖且具区别性的植物,而第二个人以无性生殖方式繁殖该植物,并确定该植物之无性繁殖系(clones)具区别性的性状,与原植物(original plant)完全相同,则该第二人可视为共同发明人。若有任一个阶段系由一组人员所共同完成,则对于任一个阶段中进行操作或有所贡献的每一位成员,皆可视为共同发明人。因此,一项植物专利可能有多位发明人。然而,发明人可能将无性生殖阶段直接交由客制繁殖服务业者(custom propagation service)或组织培养公司执行,此时,提供这类服务之从业人员并不视为共同发明人。

四、无性生殖

无性生殖系指繁殖植物之增殖方式,不使用有性生殖之种子,以确保子代的基因与原本的植物完全相同。任何已知的无性生殖方式皆得使用,以确保子代的基因与原本的植物完全相同。

无性生殖旨系维持植物的稳定性。此为植物发明之第二阶段,必须进行足够时间后方得 提出专利申请,以彻底评估该申请 专利范围植物之繁殖体(propagules)或复制子代之稳定性,以确保该样本保留具区别性之性状,与原植物完全相同。

五、植物专利权的让与

植物专利的授予,排除他人以无性生殖方式繁殖、贩卖或使用该植物专利之权。一项植物专利的范围,仅限于一种植物或其基因组(genome);核予专利权之植物,其突变芽或突变种并不视为相同的基因型,因此并不包含在该植物母株(parent plant)之植物专利范围内。但若其符合可专利性要件的规定,亦可单独申请专利。植物专利权期限,自申请日起算二十年届满。如同发明专利申请案,植物专利权期限届满时,该项专利目标即回归公有领域(public domain)所有。

六、申请

植物专利申请案之正式规定简述如次:凡欲申请植物专利者,均须于提出申请之前洽系USPTO,确认是否有新规定,并由于规费经常改变,尚需确认是否缴纳足够规费。如果申请时未缴纳足够的规费,将可能无法取得申请日,并(或)必须缴交额外的费用(附加费)方能继续(reactivate)该项申请。如果申请时检附数据不齐备,将可能拒绝受理,进而导致申请人可能丧失知识产权。如果未依格式规定提出申请,亦可能导致申请人丧失权利。依据35 U.S.C. 161 植物专利申请规定,现行申请、检索及审查规费,请参阅下列网址:http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fees.htm(规费经常改变)

七、合法代理人

植物专利申请人必须明白,他们可透过登录执业之专利律师或专利代理人提出申请。USPTO并不协助申请人选择专利律师或专利代理人,因此,申请人必须自行选择登录执业之专利律师或专利代理人,再向USPTO提出申请。

USPTO 提供登录执业之专利律师及专利代理人名册,网址如下:

http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/roster/index.html.

八、内容与安排

除了一些例外,植物专利申请案的要件,与发明专利申请案是相同的。根据 37 C.F.R. 1.163(a)规定,说明书内容必须包含:以植物学用语尽可能对该植物充分且完整的叙述,以及其与已知近缘植物有所区别的性状。植物专利申请案的内容与发明专利申请案类似,并涵盖于以下所叙的大纲中。

九、专利说明书的编排方式

撰拟专利说明书时,最好使用下列方式编排。依据35 U.S.C. 161植物专利申请规定,除了发明名称以外,所有以文字写出的项目,皆须依以下标题指示进行:

(a)发明名称(Title of the Invention)

发明名称必须包含申请人姓名、国籍及居所。

(b)专利申请案相关文献(Cross  Reference to Related Application)

(除非申请数据表(application data sheet)已包含该相关文献,若有相关文献请叙明)。

相关的专利申请案包括:

一发明专利申请案中,该申请专利范围之植物为另件分割申请案之目标。

当该植物之姐妹种(siblings)栽培种申请母案(parent application)未获准专利,而对相同植物提出连续案(continuation)(同样处于申请状态的专利申请案(co-pending),新申请案)。

一专利申请案并未与未核予专利之原案(original application)同样处于申请状态。

与相同育种计划所开发之姐妹种或近似植物同样处于申请状态之专利申请案件。

(c)该植物专利系由联邦赞助研发之说明(无则免附)

(d)该申请专利范围植物之拉丁文属名(genus)及种名(species)

(e)品种名称(variety denomination)

(f)发明背景(Background of the invention)

   发明领域(Field of the Invention)

   发明领域旨在确认该发明之植物学分类(botanical class)及市场分类(market class),并反映出该植物之用途。这节应以属名加上种名之植物学命名方法表示,并应陈述该植物之市场分类。

   先前技术相关说明—包括依据 37 CFR 1.97 及 1.99 规定所揭露之信息

   此节讨论申请专利范围的植物母株,或与该申请专利范围植物有关的已知植 物。通常,会在此节鉴定植物母株或植物,并说明该植物最重要且最具区别性的性状。该申请专利范围之植物,将于此节与其植物母株或植物进行比较。如果植物母株不确定,得列出可能之植物母株名称。这节除应指出该植物之获得方式,并应详细陈述该植物以无性生殖方式繁殖之方式与地点。这节并须正面表列描述该申请专利范围植物之复制子代或繁殖体具区别性之性状,与原植物完全相同,亦即该申请专利范围的植物具有稳定性。

(g)发明概述(Summary of the Invention)

在发明概述一节,须提出该植物的主要性状,以及列出其具新颖性之性状,或详述该植物有别于其他已知植物于植物学分类及市场分类的特征。

(h)附图简要说明(Brief Description of the Drawing)

在附图简要说明一节,必须分别简要叙明附图之各面视图的内容。植物专利的附图必须显示该植物最具区别性的性状,即使缩小图形比例50%之后,仍然可以分辨其性状。附图必须如彩色相片般清楚,若颜色为该植物具区别性之性状,则必须为彩色附图。如该植物之叶子、树皮、花及/或果实,其性状与其他植物有明显区别,则该部份特征,应附上一张以上视图清楚指明。除非专利审查人员明确要求,否则附图之各视图毋需编号。植物专利申请案附图必须裱装,其要求与发明专利申请案附图的要求相当。

(i)植物学上的叙述(Botanical Description)

这节应为申请专利范围的植物作完整的植物学叙述。这节可以从详述该植物之属、种及市场分类开始,并指明该申请专利范围植物的母株,并应描述该植物之生长习性,例如成熟期的形态及分枝习性等。如果适当,该植物在休眠期之特性亦应完整描述。揭露内容亦应对其树皮、芽、花、叶及果实,做完整的植物学叙述。如果植物之性状无法以文字明确叙述,或不能清楚表达,则应特别留意,这些性状可能包括(但不限于)植物的香气、味道、抗病性、生产力(productivity)、早熟及活力。即便已于这节叙述性状,仍应大量叙述其植物学上的性状。这节详细叙述之内容,本质上应属植物学,并应使用植物领域之术语叙述。这部份的描述必须充分而详尽,以避免日后他人仅对该植物作更详尽的叙述、亦即主张原专利申请案并未对该项性状作进一步的叙述,而据此对相同的植物提出专利申请。

(j)申请专利范围(claim)

一种植物专利,仅限于一项申请专利范围。申请专利范围必须以正式名称显示或叙述该植物,依法规定,植物专利之申请专利范围,需为该植物整体。植物专利之申请专利范围,可提到植物之一个或多个不寻常的性状,但不得为该植物之部分或其产物主张专利。申请专利范围需以单句形式为之。

(k)揭露摘要(Abstract of the Disclosure)

揭露摘要简短描述该申请专利范围之植物最为显著、具新颖性及重要的性状。最好能简明扼要叙述植物,或介绍该植物最具区别性的性状。

十、申请准备

某类植物的背景信息也许很容易获得,然而申请植物专利者应该完全娴熟该植物的各项性状、而且必须确定该植物具稳定性。植物专利的发明可分为两个阶段:

第一个阶段是发现阶段,涵盖了新颖植物的鉴定。这阶段系于栽培场进行,可能包含了对某已知品种的植物在单一作物栽培情形下(monoculture)产生的异型株(offtype)、或是对于所选取自发或诱发产生的突变种、或是对于育种计划中经由杂交(cross)产生的后裔中杰出的个体,进行鉴定或确认。

第二个阶段系以无性生殖方式繁殖植物,测试该申请专利范围之植物之稳定性,并确定该植物所具备之独特性状,并非因为疾病、感染或暴露在试剂之下所造成的暂时性外观变化,亦非因植物的基因型改变所致。

在提出植物专利申请之前,必须完成以上两个阶段,这是很重要的。植物的发明人必须是发现或鉴别出该新颖植物之人,且必须以无性生殖方式繁殖该植物,并观察足够时间,确认复制子代的所有性状与其植物母株完全相同。申请人不宜于第二阶段完成之前就提出专利申请。由于申请专利范围尚未成熟,且不符法规要求,倘于第二阶段完成之前即提出专利申请,该专利申请将会被驳回。

十一、宣誓书或声明书

植物专利申请人,必须是发现或发明新颖且具区别性之植物品种、并且以无性生殖方式繁殖该植物品种之人。植物专利申请人除须主张申请发明专利所必需的宣誓书或声明书,尚须声明该植物系以无性生殖方式繁殖。如果该植物为新品种,宣誓书或声明书中尚须声明该植物系于栽培场发现。

十二、附图

植物附图通常如彩色相片般清楚,但也可能以其他方式呈现,例如以永久性的水彩画,忠实呈现该植物的外观。这类附图并非机械制图,故应以艺术技巧表达出该植物的外观。除非专利审查人员明确要求,否则附图并不需要视图号码及参考文字。附图内容必须能揭露该植物在视觉上的所有具区别性的性状。

附图得为彩色。若颜色是该新颖植物具区别性的性状,则附图必须为彩色。附图中描绘使用的色彩,必须与已确认之色彩字典(color dictionary)中所定义之 颜色规格所指示的个别色彩一致,并与说明书中所指示之颜色一致。彩色附图必须缴交一式二份。彩色附图得为永久性的水彩画或油画。照片或永久性裱装的彩色照片皆可接受。裱装植物附图用纸,必须符合与其他类型之附图(例如发明专利申请案)在纸张尺寸、重量及质量上相同的要求。附图边界亦比照其他专利申请案之附图规定。植物附图必须确实黏贴,因该附图系并入申请专利范围。

十三、最终准备及组合

提出申请之前,必须于试验阶段仔细观察该植物(之复制子代)。该植物于植物学上的叙述必须相当完整,仅叙述特定植物之果实、花、树皮或叶子是不够的,即使这些部分是该植物具经济价值的部分,或是该植物唯一具区别性或与众不同的部分。即使这些部分通常显而易见,或对有意购买的消费者而言很重要,仍不宜仅描述树皮、根部以及砧木稚体之生长(juvenile growth of a rootstock)。准备揭露植物专利时,该植物的所有部分均应仔细观察至少一个生长周期,并详尽记录细节。因为许多植物【像是同种的松树(pine tree)、天门冬属(asparagus)植物、或早熟禾属(bluegrass)植物等】看起来可能很类似,可能需提供许多不同的特征,才能区别出新颖之栽培种。若未能记录该植物于生长季节之性状及差异处,则会导致申请人于撰拟说明书时,无法对该申请专利范围之植物作详尽的植物学叙述。该申请专利范围之植物记录不完整,将导致申请人无法克服专利审查人员于核驳审定所指缺点;或者至少会延长申请案进行审查的时间。

请务必确认申请专利范围之植物具有完整之植物学叙述,包括:

植物的属名与种名。

生长习性。

栽培种名称。

活力。

生产力。

早熟(如果合适的话)。

植物构造上之植物学特性(亦即芽、树皮、叶、花、果等)。

繁殖力。

其他足以区别该植物的性状,诸如对疾病、干旱、寒冷、潮湿等的抵抗 性,香气、颜色、结果的规律性及时点、萃取物的质与量、发根能力、开 花季节的时间及周期等。

申请植物专利时所需的细节应视个案而定,并依据先前技术之植物与申请专利范围之植物之间的近似性而定。专利审查人员将会评估申请内容之完整性,亦得依植物在特定市场分类中的活跃程度斟酌判断。比起在市场分类中商业程度较低的植物,商业程度较高的植物在植物学叙述的部份必需更加详尽、具体而明确。

十四、审查

申请文件提出后,(USPTO)的受理部门(Initial Processing Branch)会进行程序审查(review for formalities),步骤为分派申请案号(serial number),将其整理后放入档案夹内,再由专利审查人员审阅格式是否符合规定。申请文件若符合格式规定,将会转送到审查部门(examination group),进行分类后指派给一位专利审查人员予以审查。这份申请文件将会依申请案号之时间先后顺序编文件,等待实质审查。

当申请文件送达专利审查人员时,将再度审查其格式。这部分审查之主要重点内容包含:

发明名称

发明名称必须包含植物的商品名(market name)。植物命名之前必须先做搜寻,确定其未曾用于叙述植物学分类或市场分类,与现有相同植物学分类或市场分类之植物,亦无近似易生混淆之情事。

宣誓书或声明书

专利审查人员会审阅宣誓书或声明书,以确定其格式是否符合上述植物专利格式之要求,申请人是否签名、签署日期及通讯地址。

摘要的呈现

专利审查人员会审阅摘要的长度及内容。申请文件必须呈现摘要,而且须单独成页。

专利说明书内容的编排

专利审查人员会审阅申请文件,以确定每个申请必要的文件和适当的标题皆已呈现,且所有的文件都依前述最佳之方式编排。

若申请内容齐备且格式符合规定,专利审查人员将会进一步审查其揭露内容。典型的评估项目包括:

植物学上叙述之完整性

对于植物的叙述必须完整,使足以区别申请专利范围之植物与现有最近缘之植物,不论该植物是否已获准专利。若该申请专利范围植物所属之同种植物先前并未获准专利,说明书中将有详细叙述,并与其同种植物之叙述做比较,以确认至少列举出一项可与其同种植物明确区分的性状,该性状之叙述为同种植物前所未有,或为同种植物中罕见之一组性状。如果申请人的叙述 太笼统或简短,而落入对该申请专利范围之植物的一般性叙述,将会造成申请案被驳回。如该植物的主要性状未做植物学上叙述,专利审查人员将以揭露内容不齐备为由驳回申请。

申请专利范围之植物的新颖性申请专利范围之植物的叙述内容,将会与最接近且可取得之先前技术(prior art)作比较。所谓的先前技术,包含发明之时熟悉技艺者已知且可取得的植物。如申请文件揭露内容,无法区别申请专利范围之植物与先前已知且可取得的植物(无论是否获准专利),则将会以申请专利范围之植物无法与已知植物区别为由而驳回申请。专利审查人员将会引用已获准之植物专利或已公开之先前技术植物于植物学上叙述,做为参照植物存在的证据。专利审查人员 是否发出核驳通知(extend a rejection),端赖申请人是否修正揭露内容而定,将申请专利范围之植物做进一步之植物学上叙述,和已知植物加以区别。或者,申请者可主张(argue)先前提出申请之揭露内容,确可区别申请专利范围之植物与参照植物之方式与原因。

显而易见性(Obviousness)

植物之显而易见性,系依据法规及法院判决之标准试验(standard statutory and court determined test)审查。根据 35 U.S.C. 103,适用于判定显而易见性所需建立的背景资料,包括:

决定先前技术的范围及内容;

确定先前技术与申请专利范围之间有否存有差异,并分析该技术领域的一般技术水准。

专利审查人员须先引据先前技术提议,并引据参考文献合理预期检视,指明该申请专利范围之植物具显而易见性,方能以构成显而易见性之表面证据(prima facie case)为由,核驳该申请案。在正常情况下,若专利审查人员不能找出申请案具显而易见性之表面证据,则不会发出核驳通知。然而若先前技术指出,使用已知有效剂量之的致突变剂,以诸如突变诱发育种(mutation induction breeding)等已知的育种方法,将可合理预期发生特定方向、特定规模之突变,或者尝试经由已知方法改变植物,将可由先前技术推测某种合理结果,专利审查人员仍会发出核驳通知。这种案例包括将嵌合体(chimera)的各种基因型做组织培养,以分离不同的基因型,或是以秋水仙素(colchicines)处理植物细胞以使染色体变双倍。

如果申请文件格式符合规定且内容完整,并经由专利审查人员判定具新颖性及非显而易见性,专利审查人员将会核准该申请文件,并对申请人发出核准审定书(notice of allowance)。

一旦专利审查人员核准该申请文件,申请文件将会交到(USPTO)的发证部门(Issue Branch),俟申请人缴纳领证费后,将于一定期限内公告该项申请。

十五、其他有用的建议

提出植物名称时,请避免已使用过的名字,或是与相同植物学分类或市场分类之植物相近易于混淆的名称。请于为植物命名前,搜寻既有目录及现有之国际植物命名登记清单。

所有附图应具备一式两份。申请时必须随申请文件检附两份正式裱装附图正本,且该附图须能不失真的忠实呈现该植物明确的颜色。请确保附图的范围和清晰度适当,即使是公开时必须缩小尺寸印制,仍可容许适当的复制。另外,请于申请时检附申请文件清单(transmittal sheet),详列缴交之申请文件细目。

请将每个申请文件分别放入个别的信封内,并请确定每个案件的所有内容均已放入相同的信封内。请申请人检附回邮明信片,并于明信片上详列所有申请文件细目(请参阅MPEP§503),以初步指示申请案号。

若有近缘植物或相同市场分类之植物专利,其撰写格式及内容为该申请专利范围之植物专利所能接受,则可做为撰拟申请文件之参考。

请检查宣誓书或声明书是否为植物专利申请案所要求的内容。请确定宣誓书或声明书上已用不褪色墨水或其同等级之墨水签名,且签署日期一定要在提出申请日之前3个月内。请检查发明人通讯地址是否正确完整。

当颜色是该植物具区别性之主要性状时,必须以美国之色彩字典内的颜色定义来详细记载颜色。

请确定检附的植物附图是完整、正确裱装,而且精确地对应该植物明确的颜色,并表现该植物真实的颜色及性状。

请随申请文件检附足够的申请、检索及审查规费,以避免拖延申请进度。

有关申请文件的直接预先审查相关问题(direct  preexamination questions),请电洽专利审查人员,以加速审查进度。与USPTO进行所有联系时,请务必提供目前电话号码。专利新申请文件应邮寄至以下地址:

Commisioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

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