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我国企业对外贸易中的知识产权风险评估

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第一节 海外知识产权风险预警策略 返回

一、知识产权风险预警的企业策略

(一)增强企业国际化知识产权意识

一方面,企业要增强国际化知识产权意识,认识到知识产权是企业重要的竞争资源。企业要想参与国际竞争,就要拥有国际化的知识产权。特别是企业的管理者,作为企业日常事务的决策者、企业经营战略的谋划者、企业诉讼与纠纷的主要面对者,其知识产权意识的强弱和风险意识的高低成为制约企业知识产权实施的一个重要因素。从企业国际化经营的角度看,企业的知识产权意识包括知识产权开发意识、知识产权保护意识、知识产权运营意识、知识产权竞争意识、知识产权发展意识等。只有当企业管理者拥有国际化知识产权意识,才能够运用发展的眼光看待知识产权的创造、运用、保护等一系列问题,才能带领企业更好地应对海外知识产权风险。另一方面,我国企业应该从心理上认真备战,仔细研究相关国家的法律和案例,掌握其主要法律规定、立法趋势及法院的判例,寻找双方的利益平衡点和对方的弱点,完善自身的应对措施。考虑到美国是我国的重要出口市场,其在我国对外贸易中占有重要的位置,我国企业应提高对337条款以及整个美国贸易法的认识。有条件的企业可以建立诉讼资料库,库中囊括主要竞争对手的研发、生产、制造资料;产品主要出口国法律法规和司法判例,进口国律师、专家、公证人资料。通过日常的总结、积累,使企业在真正应对知识产权纠纷时,做到游刃有余。

(二)建立企业知识产权风险预警机制

企业必须加强对国外以专利为核心的知识产权信息的检索、跟踪调查、分析预测等基础性、前瞻性、预防性工作,掌握国外知识产权、经济贸易法律状况,搜索、采集重点预警产品(产业)和重点预警企业信息。重点预警产品(产业)主要包括拟重点发展的高新技术产品(产业)、市场份额在国内外占相当重要地位的优势产品(产业)以及具有市场前景的成长性产品(产业)。对每一种预警产品(产业),都要确定重点预警企业,主要包括高新技术企业(或科研院所)、在国内外市场占有率较高的企业以及在行业内具有代表性,且有一定竞争力的企业。利用数理统计等工具对已经获得的信息进行统计、分析和识别,建立分析与识别模型,定性和定量分析相结合。在充分的信息统计分析基础上,预测我国哪些产业可能面临实质性损害威胁,对手是谁;预测技术的发展方向,哪些国家、哪些公司在开发,他们侧重的方向是什么;预测哪些技术领域是我国科技创新的重点方向,竞争对手是谁,规避技术冲突的技术开发路线是什么;预测我国的产品占领、进入、挤入某一市场的技术、法律的可能性等。通过对重点预警产品(产业)和重点预警企业与已定指标的对比分析,可以区分出产业(产品)或企业处于技术管理的何种状态。如果属于正常状态,就要进行继续监控和管理。如果属于警戒状态,需要发出危机警报。如果属于危机状态,就需要进行危机紧急管理,迅速采取应对和消除危机状态的应急行动。[1]

(三)强化企业内部知识产权审查

企业的知识产权审查,不是单纯为了检索专利等知识产权的数量和质量,而是要立足企业核心经营能力基础上,系统分析知识产权信息,为企业成功选择知识产权战略提供有针对性的论证报告。

企业在平时生产经营中,应注重专利信息和公用技术的信息检索工作,在此基础上建立庞大的资料信息库,载明各重要产业的产品、公司、专利,帮助企业的研发、制造人员增进对当今世界科技发展趋势的了解,对辐射和带动全球经济发展和可能重组全球利益格局的高新技术进行跟踪和预测。企业进行技术开发前,应通过相关领域专利调查,分析技术发展所处阶段及技术成熟程度,预测技术发展趋势;了解竞争对手是谁,竞争对手与本企业相似或者相同的产品的专利,对其专利布局情况进行分析等等,从而掌握最新动态。在此基础上,选择技术上必要、可行,商业上附加值高、可以带来巨大经济利益的技术领域进行研发。

在产品进入外国市场前,企业通过对出口国专利信息检索,了解是否存在与本企业产品或产品制造方法相关的专利。如果存在相关专利且存在侵权的可能性,或者考虑是否可以通过更换非专利方法生产或与专利权人谈判取得许可而避开侵权。条件允许时,可以聘请目标市场国的律师作为顾问,开展知识产权尽职调查,为企业的各项商务活动提供全面的法律把关,防微杜渐。在许多发达国家,判定产品或服务是否构成故意侵权很大程度上取决于被诉企业是否开展了知识产权尽职调查,而对故意侵权将会受到加倍赔偿的惩罚。如美国对故意或恶意侵权的外国企业可以判罚实际损失3倍赔偿金或全面禁止销售。我国企业在开拓海外市场前,有必要开展知识产权尽职调查,获取具有法律效力的证明文件,避免恶意侵权的判决。浙江通领科技集团在进入美国市场之前,就进行了专利检索,了解主要竞争对手莱伏顿公司的专利布局。通领公司还支付了巨额费用,将自己的产品送给美国律师事务所进行了不侵权的法律评估。这样即使未来通领在美国应诉被判侵权,也是非故意侵权,并可由美国律师风险基金负责赔偿。

(四)规范企业知识产权档案管理

企业知识产权档案中,专利内容应包括从技术研发、试制、申请专利原始文件、申请过程修改文件、专利申请受理通知书、专利证书、专利年费交费票据、专利变更文件等;商标内容应包括商标设计文件、注册商标申请文件、商标注册公告、注册商标证书、商标许可合同等。完备的企业知识产权档案,应根据企业知识产权的活动过程和特点进行整理和归纳,确保发挥原始、直接、完整的法律证据作用,作为防卫侵权诉讼的“盾牌”;可以帮助企业识别本身拥有的全部知识产权,确定知识产权的权属;还可以严格监控市场动态,了解竞争对手最新的产品开发情况和侵权发生现状。当企业知识产权受到侵犯或威胁时利用完备的知识产权档案,帮助企业积极地参与起诉或应诉。[2]

(五)强化OEM中的知识产权管理

考虑我国出口企业多为OEM性质,在签订合同时,应委托有关机构进行必要的知识产权调查,详细了解作为定作人的外商是否合法拥有该产品的专利权、商标权和著作权等权利。若该外商既非相关知识产权的权利人又无合法的授权证明文件,则应充分评估其中的法律风险。具体做法为可以在与外商签订的合同中特别备注“索赔条款”和“证明条款”。前者要求进口方保证,在合同订立后,出口方因履行合同而为进口方生产制造进口方所指定的产品过程中,如受到合同双方当事人以外的第三人的侵权指控时,应由进口方承担一切诉讼及赔偿费用;后者要求在签订合同时,进口方在合同中注明其对该产品拥有合法的知识产权或经权利人合法授权,并符合进口方所在国的知识产权法律规定。此项“证明条款”可以证明出口企业没有侵犯知识产权的故意,其对进口方的知识产权担保责任可以因此被免除。[3]

(六)巧用知识产权保险转移风险

现代社会,知识产权风险日益增大,知识产权侵权屡屡发生。知识产权侵权案件诉讼成本高、诉讼周期长,企业特别是中小企业无法承担巨额的诉讼费用和败诉可能,只能选择撤诉或放弃知识产权权利主张等消极方式,合法权益无法得到有效保障。知识产权保险则是降低企业知识产权风险的有效措施。作为一种外在补偿机制,知识产权保险以知识产权和知识产权侵权赔偿责任为标的,一旦发生意外损失,保险人将补偿被保险人的损失,企业有效实现了风险的转嫁。一些发达国家保险业已顺应知识产权保护的需要,构建了较为完备的知识产权保险。知识产权保险一般包括两方面内容:一是知识产权侵权责任保险,其承保的经济损失为被保险人因为承担知识产权侵权损害赔偿责任而发生的不利益;二是知识产权财产保险,其承保的经济损失是被保险人因为提起侵权指控支出诉讼费用而导致现有财产利益的减少。我国出口企业,普遍经济实力较弱,海外市场又面临严峻的知识产权风险,购买知识产权保险,成为企业防范知识产权风险、保障自身长远利益的有效手段。在拓展海外市场时,企业通过购买知识产权侵权责任保险,预防企业正常经营过程中现金意外支出,减轻巨额知识产权诉讼费用给企业造成的经济压力;企业通过购买知识产权财产保险,可以对海外市场上潜在的侵权人形成威慑,防止侵权事件的发生。同时一旦发生侵权事件,企业将有足够的诉讼资金,支持企业通过司法途径保障自身合法权益。此外,企业还可以在媒体责任保险、过错与疏忽保险以及董事与高级职员保险等保险产品中寻求补充的承保范围,最大限度满足企业分散知识产权侵权风险和消除知识产权索赔损失的需求。[4]

二、知识产权风险预警的政府策略

(一)指导企业知识产权信息工作

政府应充分调动资源,建立企业知识产权管理专家指导委员会和专家会诊机制,指导企业建立健全现代知识产权管理规章;帮助企业对新技术新产品开展专利战略研究;协助企业构建相关技术领域的中外专利信息平台,建立竞争对手技术跟踪预警机制;指导企业建立知识产权工作考核评价指标等。2010年2月,由国家知识产权局、国资委、各有关行业协会以及行业研究院所携手共建的重点产业专利信息服务平台投入使用。该平台收录了美国、日本、英国、法国、德国、瑞士、韩国、澳大利亚、世界知识产权组织、欧洲专利局、非洲知识产权组织等国家和地区组织的专利文献,还收录了“金砖四国”以及东南亚国家等新型经济体制的国家专利数据。以重点产业专利信息服务平台为“资源库”,依托国家知识产权局专利审查协作中心设立的北京国之企业专利应急和预警咨询服务中心的人才资源,制定重点产业专利分析研究计划,对可能使我国企业卷入专利纠纷的专利申请状况定期调查,并提出法律建议,能够有效地帮助我国企业提升获得海外专利权的能力和海外知识产权风险应对能力。

(二)建立企业出口协调机制

中国企业出口盲目性高,企业、行业、地方政府、甚至行会、进出口商会根本就不掌握国际细分市场上中国出口产品占有的份额,容易导致对外贸易中的知识产权风险。建议中国常驻各国的大使馆经商处增加新的职能,增加经费和人员,专门设置收集、分析当地进口市场状况的机构,一旦取得30%以上的高占有份额,中国对其出口速度就应该有所放缓,如限定在该市场成长率的平均水平。各国政府在启动对中国进行双反、双保调查之际,中国驻外使馆经商机构都可以获得相关信息。通过加强驻外机构职能,可以将这些重要信息即刻直接反馈给国内相关部委、地方相关省厅局、相关行会、进出口商会等。必要时,上述机构还可以辅助、参与国内商会、协会与当地商会、协会举行事发前的磋商,争取在双反、双保措施正式启动之前,在贸易纠纷问题上升到政府层面之前加以解决。

(三)构建国家级的知识产权风险预警和应急机制

首先应建立专门的知识产权风险预警和信息服务机构。该机构负责收集、研究主要贸易国可能采取的知识产权贸易壁垒措施,特别是那些正在进行“暗箱”操作的,要立即采取应对措施,组织专门机构和专业人员,包括知识产权专家、技术专家、营销专家、法律专家以及外语专家等,组成专项调查组,负责对可能危及国家经济安全的知识产权壁垒,进行深入细致的统计、分析和研究。建立严格、规范的合格评定程序和用于处理有关知识产权贸易争端的信息传递、发布以及产品出口知识产权壁垒预警机制。定期收集、整理、发布国外知识产权壁垒的最新动态,接受国内企业的咨询,改变目前信息资源匮乏的局面。其次,建立有关国家和地区知识产权壁垒的法律法规及技术标准的动态数据库,建立相应的信息咨询服务网络,为我国出口企业提供可靠的经营决策信息来源。以国家知识产权局专利信息库为资源库,组建行业或产业的专利信息平台,使企业能够及时了解本行业或本专业的专利研发情况,从编制的专利网中寻求突破口。政府相关部门通过对专利网的分析,能够及时发出专利预警,如出口预警和研发预警等。此外,政府应积极主动地收集和掌握国外对华贸易政策的发展趋势、正在实施或拟定中的与贸易相关的知识产权壁垒措施,建立和完善知识产权壁垒通报和快速反应机制,使我们在获知贸易伙伴的贸易政策和措施的变化后,能迅速有效评估该变化对我有关产业和对外贸易产生的影响,并分析其是否符合多边贸易规则,同时通知国内产业,适时采取调整和适应措施。

成立海外重大知识产权风险管理小组。该小组由国务院直接领导,成员从科技、商务、工商、统计、物价、情报及海关等部门选拔,明确小组人员各自的职责及义务,模拟可能发生的重大知识产权风险,制定备选应急预案。在案件发生的最短时间内,启动应急预案,部署实施细则,迅速而坚决地反击对我国的知识产权控告,限制乃至消除危机,维护我国经济产业安全。

(四)外交援助

我国政府应加强与国际组织的沟通和联系,为产品出口的市场准入创造条件,如签订多边及双边消除知识产权壁垒的协定。加强与知识产权强国的沟通与协调,特别应加强与美国、欧盟和日本等国沟通、交流和磋商,减少争端,促进合作。加强与发达国家在工业标准和法规制定领域的合作,就标准制定和合格评定程序及政策进行合作;建立关系,促进双方在标准、技术法规和合格评定程序方面的技术合作;确保相互了解双方的标准和法规制定方面的最新信息。与其他发展中国家一起,争取在参与WTO相关的知识产权协定的制定和修改的主动权。例如,对于TRIPs协议,虽然对“最不发达国家”承认可以采用不同于发达国家的知识产权制度,但对于广大发展中国家却没有任何区别,这本身就违背了WTO的原则。TRIPs协议是“撤掉发展中国家向上攀登的梯子”,保护的完全是发达国家的利益,应当倡导TRIPs协议的根本性改革,如允许发展中国家对知识产权实行较弱的保护;对特许权支付较低的费用等。

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