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我国企业对外贸易中的知识产权风险评估

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第二节 海外知识产权风险应对策略 返回

一、企业应对知识产权风险应对策略

(一)摆正心态理性应对

知识产权风险具有客观性,即使对产品和服务展开了充分的知识产权审查等预防措施,也不一定能避免风险。很多时候,涉外知识产权纠纷具有预谋性,并非我国企业通过自身建设就能避免的。企业需要正确认识现代知识产权诉讼,发生诉讼并不代表一定侵犯了他人的权益,外国公司更多时候将诉讼作为打击竞争对手、谋取自身利益的商业手段。国际上专利权的确认,都是以司法终审最终决定的。尤其在美国,专利局授予专利权的时候条件比较宽松,而各法院对于专利权无效的判定则采取较为严格的条件。因此,在中国一般的企业认为原告需要有很大的胜诉把握才会提起诉讼,而在美国尤其专利诉讼实质上不过是一个商业机会或者说商业博弈。我国企业应摆脱单一案件的局限性,将其置于整个市场运作中,从企业经营的高度、从市场的广度去整体思考和优化决策。另一方面,对发生在国外的知识产权诉讼,过去我国企业一直以来都秉承“以和为贵”的宗旨,而太多的失败使得中国企业产生巨大的心理阴影,怕官司、怕花钱、怕麻烦、怕责任、怕吃亏。这就导致即使国外企业频频发难,国内企业仍然是消极回避、不应诉。中国一直是美国337调查的受害者。美国企业提出的多起337调查中,中国企业应诉者寥寥,美国公司不战而胜,中国企业输掉了官司更输掉了市场。更为严重的是,这会让美国公司以为中国企业怕和他们打官司、好欺负,从而会变本加厉地起诉中国企业,也会引起欧洲及其它国家仿效。上世纪80年代,日本企业在美国侵权诉讼面前付出了高昂代价的一个重要原因是普遍持回避姿态。直到上世纪90年代初以后,日本公司采取的根本对策是开始直面美国企业界的这种知识产权挑战,局面才得到逐步缓解。我国出口企业应该提高应对海外知识产权纠纷的信心。我国企业被诉侵犯外国专利时,很多时候这些专利可能已经过期、无效或被权利人主动放弃了,而且有时候所谓的专利权利状态不一定稳定,只要收集相关证据,可以将其无效。企业应该通过积极应诉,为自己赢得生存和发展的机会。

(二)选择优秀的智囊团

一个优秀的智囊团,必须对案件涉及的知识产权法律法规有充分的了解,对所涉及的技术领域有较深的理解,对知识产权案件从表面到本质均能准确把握,有能力预见并干预案件的发展,能够适时地调整应诉策略,最终引领案件朝着有利于我国企业的方向发展。就企业内部而言,团队的构建应以知识产权管理部门为主导者,拟定所有的应对规划,同时企业内部的“研发部门”、“生产制造部门”、“市场销售部门”、“财务部门”、“人力资源部门”等均应参与,提供帮助。从外部角度,合理的智囊团组成,还应包括精通知识产权诉讼的诉讼律师、熟悉涉案专利技术的专利律师等。以美国337调查为例,该调查法律程序严谨细致,时间严格按照程序规定,被告企业必须在限定时间内提交充分的资料,这时我国企业更要注重律师团队的搭配,建议选择一位专长于337调查的美国诉讼律师、一位精通涉案专利技术的美国专利律师和一位熟悉337调查的中国律师组成。诉讼律师丰富的337调查经验将保证现阶段都是作为被告的中国企业可能很快扭转局势,在应诉策略和诉讼节奏的掌握上,为中国企业把关;专利律师则从调查涉及的技术内容方面为案件的抗辩如专利无效和专利不侵权等提供实质依据。美国律师比较了解当地行政法官的思维方式和美国本土相关行业的专利,可以在短时间内,迅速抓住问题核心,增加胜诉几率。而中国律师负责与中国企业的沟通协调以保证案件的顺利推进,同时承担证据交换(Discovery)程序中的大部分工作。证据交换程序是为行政法官裁决提供证据,是整个案件的基础。中国律师熟悉中国文化、中国法律制度和中国企业情况,这在证据交换程序中能够保证办案效率,同时为中国企业节省大量的时间和金钱。

(三)建立有效的纠纷应对流程

面对日益频发的海外知识产权纠纷,我国企业必须建立一套完整的海外知识产权纠纷作业流程。在全面收集、核查相关证据,深入分析案情,根据相关事实确定抗辩理由,同时出具相应的证明材料。在专利案件中,由于各国专利法都明确规定了专利权无效宣告条款,即专利权被授予后,任何人都可以依法向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求。因此,当企业的产品被他人指控侵犯专利权时,如果能以确凿证据证明该专利权无效,就要充分运用专利法赋予的权限,启动专利权撤销程序或无效程序,部分或全部取消对方的专利权,从而排斥该专利权人的独占实施权,避免本企业可能受到的威胁和损失。具体途径包括:一是通过对专利文献和非专利文献的检索,对国内外同类产品的说明书、广告、目录的查阅,找到有相似技术或产品已公开或实施的证据,证明对方专利不符合“三性”;二是通过对对方专利说明书的研究,企业有充分的证据证明对方专利说明书未充分公开,或者说明书经修改后超出原说明书范围,就可以按照专利法规定请求宣告无效。资料显示,经美国专利商标局授权的专利大约有46%左右被宣告无效。欧洲专利局所授权的专利中,德国的专利也有大约30%被宣告无效。我国企业也可以选择不属于侵害行为为抗辩理由。无论是国际法领域还是各国国内法领域,均对知识产权作了一定的权利限制或约定了合理使用范围,这些都能成为抗辩的理由。一旦抗辩成功,我国企业就被认为是合理使用知识产权或不承担侵权责任。如果经过充分分析,确实存在侵犯对方知识产权行为,也可以通过谈判,寻求与对方和解。在谈判过程中,我国企业必须学会运用自身的优势和资源开辟和解空间。中国巨大的市场和盈利潜力,对于大多数国外企业,都具有极大的吸引力。我国企业可以利用自身的市场优势,与国外权利人进行商业合作或为其在中国市场上提供销售渠道等,使双方由竞争者转为合作者,形成一个双赢的局面。

(四)组建联合应诉团队

分析一系列的境外知识产权纠纷,我国企业犹如散兵游勇,各自为战。由于企业势单力孤,缺乏相关专业知识,多数情况下都是败诉。知识产权的无形性,决定了其在同时多个主体的可占有性以及发生知识产权纠纷时多个当事人联合应对。针对外国企业运用事实标准中包含的知识产权设置壁垒、垄断市场的行为,国内企业可联合起来进行抵制。联合应诉不仅可以节省大量费用,而且可以共享各种证据材料,有利于成功应对国外知识产权纠纷。2006年,中国18家电池企业艰难赢取美国劲量电池“337调查案”,就是企业联合作战制胜的典型案例。

二、政府应对知识产权风险的援助策略

(一)妥善运用外交手段

知识经济时代,运用外交手段,维护本国企业海外合法知识产权利益,是各国政府对外政策的重要目标之一。当美国企业在境外遭遇知识产权纠纷时,美国政府总会千方百计地利用各种双边、多边谈判机制,为美国企业知识产权维权撑腰打气;同时,美国政府还经常由官员带队,组织企业代表团访问、游说当事国政府,施加影响。此外,当企业在境外遇到一时难以解决的知识产权纠纷时,美国驻当地使馆、领事通过外交途径,利用照会等方式,向当地国政府提出抗议等。在与美国贸易密切、涉知识产权频繁的国家和地区,美国专利商标局在驻外使馆派遣懂当地语言、文化、法律的知识产权专员,专门负责与当地国政府、企业等进行知识产权有关事务的协调,为驻外企业提供知识产权维权援助。欧盟贸易委员会在维护欧盟企业境外知识产权权益同样发挥着重要作用,经常参与各种形式的双边、多边贸易与知识产权谈判。

我国是国际贸易大国同时也是不公平贸易的重大受害国,不仅危害到企业的发展也危害到行业发展,甚至于在部分领域限制了国家经济实力的提升。我国政府尤其是与知识产权和贸易相关的部门,应建立长期的官方之间对话机制,及时出面解决部分涉及行业发展和经济安全的涉外知识产权案件,力挺我国企业(行业)参与国际知识产权竞争。针对我国企业频繁遭遇知识产权壁垒,特别是美国“337调查”,我国外贸主管部门依法履行《对外贸易法(2004年修订)》第37条赋予的对外贸易调查权利,加强对外贸易壁垒调查,组织和指导企业反击针对我国的知识产权壁垒,为企业、行业的发展,为国家经济的稳步前进打下坚实基础。我国政府还应当充分利用WTO多边贸易体制,特别是其贸易政策评审机制、争端解决机制,联合相关利益方,以谈判与磋商的方式降低知识产权壁垒的影响,制衡国际贸易中的单边主义及一切不公平贸易政策和行为。

(二)建立企业海外维权救济机制

系统的企业海外维权救济机制包括资金的支持、法律服务、信息服务和市场服务等。海外知识产权纠纷维权,需要律师费、差旅费、收集证据费用、诉讼费等,维权成本高昂。而且美国律师费用很高,收费标准基本都是每小时500美元以上。一起海外专利纠纷,一般诉讼成本都在百万美元以上。以美国337调查为例,其程序时间一般为12至15个月,专利类案件的诉讼费用为120至150万美元,商标类案件约为20万美元,我国大多数企业根本无法承受。我国政府可以尝试构建自身的知识产权社会保险体系,设立以行业为主体的是涉外知识产权诉讼风险基金,通过借贷方式专门给予企业海外诉讼以资金支持,合力为企业海外诉讼提供长期支持,避免企业因为缺乏资金而白白放弃大片市场。针对企业对境外市场法律体系了解不深的问题,政府可以在知识产权纠纷易发国家设立知识产权咨询机构,为进行海外应诉的国内企业提供法律咨询服务,在法律程序上给予必要指导,切实维护国内企业在海外的合法权益。2009年,中国首次在汉诺威信息通信技术博览会上设立了中国参展企业知识产权服务站。服务站聘请精通中、德、英等多种语言的知识产权法律专家,在博览会现场为中国和欧洲参展公司提供免费的信息和调解服务。在2010年博览会上,中国展商涉嫌侵犯知识产权纠纷案件大幅下降。[1]针对企业市场信息资源缺乏,商务部进出口公平贸易局按月发布《国外贸易投资壁垒信息月报》,及时将各国最新贸易投资壁垒信息发布,以便相关企业更好地开展国外贸易投资风险防范工作,同时商务部网站上开通337调查专门栏目,内有历年来我国337调查主要案例集和应诉指南,通过网络平台,扩大企业应对337调查的信息共享和经验交流。此外,鉴于我国企业“走出去”步伐加快,越来越多的企业遭遇国际知识产权纠纷,凸显企业应对能力不足。商务部将加速出台《海外维权年鉴》,为我国企业提供海外主要国家的知识产权相关法律、法规、政策、环境保护等方面的基本资讯。

三、行业协会应对知识产权风险的辅助策略

行业协会由于其本身的资源优势和信息优势,在国际知识产权纠纷中,往往能够发挥单个或者某几个企业所不能实现的作用。正是由于行业协会的独特作用,使其成为我国企业面临国际知识产权纠纷时重要的帮助力量。近年来,我国企业与外国企业的知识产权纠纷多数是行业性的集体事件,最终结果直接影响到整个行业、产业的发展,行业协会的指导、协调作用日益凸显。无汞碱性电池337调查案中的中国电池工业协会、LED337调查案中的中国半导体照明工程研发及产业联盟、打火机337调查案中温州市烟具行业协会均发挥重要作用。当我国企业遭遇境外知识产权纠纷时,行业协会应充分发挥其影响力,组织协会会员,对企业遭遇的知识产权纠纷给予声援和帮助,为企业出谋划策。

充分发挥行业协会在诉讼费用方面的协调作用。针对海外知识产权维权成本高、我国企业难以承受的现象,按照“谁应诉,谁受益”原则,建立本行业涉外知识产权应诉费用的分摊机制,有效降低单个企业维权成本;发挥行业协会组织和协调优势,整合社会资源为企业提供信息服务,尽量减小信息不对称和时空差距给企业带来的经济损失;参与调解与国外同类企业的知识产权争端,维护国内企业的正当权益;及时向主管部门报告企业海外知识产权纠纷处理情况,积极寻求政府的支持和帮助,有效整合政府资源,帮助企业应对海外知识产权风险;代表我国涉诉企业和产业利益,接受新闻媒体采访,澄清事实真相,通报进展情况,营造有利于我国企业应诉维权的舆论氛围。

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