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日本涉外专利典型案例研究及其启示

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案例1:RECYCLE ASSIST公司与佳能公司的纠纷 返回

一、案件的概要

本案的被告、日本的Recycle Assist株式会社是中国珠海的纳斯达科技公司在日本的一家关联企业,其主要经营事项是从其母公司和其他关联企业进口、以及在日本和其他国家回收日本佳能公司生产销售的、已经使用过的打字机墨盒,清洁处理、再制成墨盒商品后,在日本展示、销售。为此,日本佳能公司基于其就喷墨印刷用的墨盒所拥有发明专利权,起诉该被告Recycle Assist公司侵犯自己的专利权,请求法院判定被告停止上述再利用墨盒的进口、展示、销售,将被告商品销毁,并请求判定被告承担相应的损害赔偿责任。对此,被告主要以专利权用尽为理由进行抗辩。本案经过日本的东京地方法院、知识产权高等法院以及最高法院的审理。最终以被告的败诉结束。

本案的审理在中国和日本的知识产权界引起很大轰动,知识产权法学界以及实务界的专家纷纷撰文研讨其意义,尤其本案在判断专利权是否用尽,以及如何区分简单修理和专利产品的再造等方面提出了新的标准。本案的研讨,对凭借价格优势、以产品的回收、再销售为主业而进军日本市场的中国企业,尤其具有重大的指导意义。本案经过三审,从东京地方法院,经知识产权高等法院,一直打到最高法院。下面就其各级法院的审理情况,进行详细介绍。

二、第一审的审理情况

原告主张被告不得就相关墨盒进行进口、销售以及从事以销售为目的的展示,要求被告销毁相关墨盒,并支付相应赔偿金和延迟赔偿金。一审法院东京地方法院进行了审理(2004年12月8日东京地方法院民事第40部判决),并判决:(1)驳回原告之请求;(2)本案诉讼费用由原告承担。

(一)法院认定的事实和诉讼要点

(1)原告拥有的第3278410号发明专利权

名称为“液体存放容器,该容器的制造方法,该容器的包装壳,使该容器和记录头一体化的喷墨盒以及液体喷出记录设备”的发明专利权(以下,其权利要求1称为“本案发明1”,其权利要求6、10分别称为“本案发明6”和“本案发明10”)。专利申请日为1999年4月27日;授权日为2002年2月15日。

(2)发明专利的构成要件

A.本案发明1的构成要件如下:a.一种可拆卸的安装在设置喷墨头的支架上、用于盛装供给喷墨头墨的墨盒,该墨盒装置包括:b.上述墨盒主体;c.一个位于上述墨盒底部的,当墨盒处于使用状态时能够将墨输送给喷墨头的供墨口;d.一个用于使墨盒内部与大气连通的通气口部分;e.一个第一接合部分,其设置在墨盒的一侧,用于与所述支架的一个第一锁定部分相结合;f.一个第二接合部分形成的插鞘杆,该第二结合部分设置在带有所述第一接合部分的那一侧的相反侧,用于与所述支架的一个第二锁定部分相结合;g.具有上述特征的墨盒。

B.本案发明6的构成要件为上述本案发明1的构成要件a-g再加上“在所述墨盒内收纳黑色墨”的要件h。

(3)原告、被告的商品

原告产品在日本国内制造,其一部分由原告在日本国内销售,另一部分在日本国外由原告以及原告的关联公司或者商社销售。原告或者原告的关联公司与在日本国外的原告商品购买人之间,就原告商品的使用地以及再次销售地,并没有约定将日本排除在外,而且在原告商品上也没有类似约定的内容。

被告的商品,是被告从中国大陆的一家中国公司甲进口相关的墨盒。该墨盒与原告墨盒具有相同的结构,只是容器的宽度不同。其过程如下:a. 甲公司的关联公司乙公司将墨粉用尽后余留下的原告商品的墨盒主体从北美、欧洲以及包括日本在内的亚洲等地收集来,向乙公司的子公司丙销售。b.丙公司按照打孔、洗净、防漏措施、装墨、设置栓、装置标签等工序将墨盒主体制成商品。d.甲公司从丙公司购买被告商品,然后向日本出口。

(4)被告商品落入专利权的保护范围

法院认为,①黑色的被告商品具备本案发明1的构成要件,落入其技术范围;②彩色的被告商品也具备本案发明1的构成要件,落入其技术范围。

(5)主要争议点

一是关于本案的权利要求1及6是否因缺乏创造性而导致该专利权无效(争议点1);二是原告的专利权1及6在日本国内以及国外是否已经用尽(争议点2)。

(二)原告主张与被告的抗辩

(1)关于争论点1:创造性的欠缺与否

原告主张发明1及6具有创造性,并非为被告所说的“其组装容易想到”。原告认为,其发明1实现了2个连接部位与墨供给口紧密结合的作用,而被告所提出的对比文献是与色带盒有关的,该对比文献并没有说明供墨口与墨盒支架面连接管的结合关系。因此发明1具有创造性,由其进一步限定的本发明6也应具有创造性。

被告则认为,本案发明1的墨盒的构成要件a-d以及g,都已经被与墨盒有关的相应对比文献所公开。而经常用于打印机上的公知技术色盒带也公开了结合部装有弹性插销。因此,结合已经公开的有关墨盒的对比文献,以及有关色带的对比文献,本领域技术人员能够很容易的联想到,组合这些公知发明,能得到本案发明1。另外,本案发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定,对于墨盒而言是一种非常一般并且理所当然的形态。相关的技术人员可以非常容易的想到该项技术特点。因此,本案发明1及6的专利很明显的缺乏创造性从而导致该项专利无效,再行使专利权即为权利滥用。

(2)关于争论点2:是否权利用尽

A. 从法律的观点看-获取废弃品进行再循环与权利用尽

原告认为,他人通过资源回收获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的行为,明显是侵权行为。根本不必要细究是新的生产行为还是修理行为。

被告则认为,基于权利用尽原则,接收了该专利商品的人,为了维持或保持商品寿命应能修理该专利商品。在判断是新的生产行为还是修理行为时,有必要综合考虑<1>该商品的功能,构造,材质,用途,使用形态,交易实情等情况;以及<2>该专利商品中构成专利发明的本质部分的主要部件被新部件替换,该专利商品的相同性是否丧失。丧失相同性的,构成制造,否则仅是修理。本案商品的相同性并未丧失,因此属于修理行为。

B. 本案墨盒构造以及墨是否是发明的构成要件

原告认为,本案墨盒的构造表明其是一次性商品,不适于再次利用,再次利用会导致打印机功能和品质下降。原告在销售实践中也进行了告知。且出于环保考虑,原告同样也回收墨盒,但是以资源方式回收的,并非为了再次改装销售。此外,就本案发明1及6的本质而言,原告认为发明1的前提是墨盒中已经装有墨。墨是作为商品的墨盒中的最重要要素,本案发明1不论在其权利要求书中有没有明确记载墨,实际的使用状态中墨盒就是为了容纳墨。至少本案发明6将黑色墨作为构成要件。

被告则认为,即使墨用尽,本案墨盒主体在物理上还是可以使用的,其机能和用途没有任何损耗。其次,一般消费者也能够很容易地更换新墨。墨盒并非为废弃物,公众没有这样的共识,海外也已建立了循环利用的稳定市场。被告不同意墨属于本案发明1以及6的本质要素的主张,认为墨并不是本案发明1的构成要件。在本案发明6中也不是墨本身获得专利。

(三)一审法院的判决

(1)关于争议点1:是否欠缺创造性

法院将被告举证的对比文献与本案发明专利1进行了比较。法院认为,一方面,对比文献2中记载的发明也是为了解决与本案发明1中相同的课题,即如何使色带盒支架更容易装卸,固定位置,稳定其位置等。另外,虽然单从对比文献2不容易推想到原告的上述防漏墨的结构,然而,如果确实由支架决定墨盒位置,将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合,就不会发生漏墨现象。这是专业人员很容易想到的。因此,本案发明1违反日本专利法29条2项,显然应当被无效。而本案发明6是在本案发明1基础之上,加上“前述墨盒内储存黑色墨”这一构成要件H所构成的,这样的构成要件可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此,本案发明6也是相关技术人员很容易能够想到的,同样应当被无效。

(2)关于争议点2:专利权是否用尽

法院认为,专利权人在日本国外将其专利商品转让之时,除非专利权人与受让人之间就该专利产品达成不得将其在日本再次转让或使用的协议、以及在该专利产品再次转让时在其上面明确标有此协议,原则上,该专利产品在日本国外也如同日本国内一样,一旦被转让,就权利用尽。

三、二审的审理情况

一审原告上诉请求撤销一审判决并支持其一审中的诉求。二审由知识产权高等法院审理(2006年1月31日知识产权高等法院特别部判决),其判决结果为(1)撤销原判;(2)判定被上诉人不得进口、销售、或为了销售而展示相关墨盒;(3)被上诉人必须销毁相关墨盒、(4)赔偿上诉人损失;以及(5)被上诉人承担相应的一、二审诉讼费用。

(一)法院重新总结的争议点

就本案墨盒,二审法院将产品的发明(本案发明1)和产品生产方法的发明(本案发明10)分开;并且将原告商品在日本国内销售的商品和在国外销售的商品分开讨论,进而归纳其争议点如下:

(1)对于将上诉人商品国内销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能基于产品的发明(本案发明1)行使本案专利权;

(2)对于将上诉人商品国内销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能基于有关产品的生产方法的发明(本案发明10)行使本案专利权;

(3)对于将上诉人商品国外销售部分再填充墨重新制造的被上诉人商品是否能行使本案专利权。

(二)上诉人的主张

上诉人认为,本案发明最主要的技术意义是:〈1〉毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化;〈2〉无论墨盒处于什么姿势,墨盒的界面也能保持墨的填充量。本案发明避免了现有墨盒在倾倒的时候,液体储存室的墨会流入负压发生部件储存室,从而发生漏墨的缺点。而为了达到上述作用效果,液体储存室的密闭构造是必要的。而被告为了再次生产使用终了的墨盒,不仅要再次填充墨,更要在填充墨后使之回复密闭状态。

据此,上诉人提出了商品效用丧失的说法,认为原告商品由于干燥墨盒内部会使机能低下,使用后的墨盒会产生灰尘等原因,设计成一次性商品。包装上也有广告,消费者将常将使用后的墨盒作为垃圾放入回收箱。因此,墨盒内的墨消耗后从打印机里取出的时间点就应该丧失其作为专利商品的效用。

基于效用丧失的看法,上诉人认为,如果专利发明重要部件的使用已经很困难,被破坏的情况下,用修理、改装等方法让其恢复原貌,就可以认为是使用了部件的生产行为。同样,循环利用领域的人员在液体储存室上方凿开墨注入孔的行为导致墨盒密闭构造被破坏,从而使本案发明的作用效果丧失。因此,循环利用领域的人员填充充足墨的行为和填补墨注入孔使其恢复密闭构造的行为可以看作是使一度失去效用的本案发明的重要机能得到恢复的行为。另外,被告商品经过洗净及干燥的工序使本案发明中的重要机能得到恢复。因此可以视为生产。

除了主张产品专利侵权,上诉人还主张,被上诉人的再次生产行为使用了本案发明10的生产方法,故而侵害了本案发明专利权。

(三)被上诉人的抗辩

被上诉人认为原审法院判决对生产疑惑修理的判断基准妥当,认为不论从产品的专利还是生产方法的专利的两方面看,再填充这一行为都不能视作新的生产行为。因为本案的再填充行为,是把专利发明商品中的、与商品本身相比很明显使用期限很短、并设计为容易替换的构成要件在其使用寿命终了后进行替换的行为,很显然应视为修理。原审的上述判决极为妥当。

在效用问题上,被上诉人认为,墨用尽的原告商品从以下的观点来看,也并未丧失其专利商品的效用:(1)专利商品在构造上并没有丧失其功能。原告强调原告商品是密闭且不具有再填充的构造,在使用后其功能应丧失。这是原告的主观意识,有失妥当。(2)包装上的记载只是原告的一厢情愿。消费者将使用过的原告商品交付回收者,正是因为认为其可以回收利用,而不是垃圾等。

被上诉人因此主张再填充行为应视为“修理”。在再造工序中,不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同,除了墨,零部件的交换,没有做任何改变。墨的再填充是在专利商品的同一性中被认可范围内的,不过是对寿命短暂的消耗部件的交换,确实是「修理行为」,无论如何也不可能评价为「新的专利商品的生产行为」。同时,并非上诉人主张的那样再填充行为是很困难的工作。本案中再填充行为的工序,即使普通的消费者也能进行。

被上诉人还指责原告商业模式。认为正品昂贵,原告在墨盒等耗材的销售中取得巨额利益这种状况过分保护了专利权人的权利,侵害了消费者利益,不应被允许。

(四)法院的判断和结论

二审法院认为,专利权人或被专利权人授权的被许可人在对该使用了专利发明的商品进行转让的情况下,该专利产品的专利权已经完成了其目的,由此权利消尽。然而,当〈1〉当该专利商品作为商品原来的使用期限过去并功能终了后发生再次利用的情况(以下称第1类型),或者〈2〉当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利发明本质部分的构成材料的情况(以下称第2类型)时,专利权不发生用尽,专利权人可以对其专利商品行使专利权。

同时,日本的专利权人或者可以视作专利权人的人在国外转让专利商品之时,除了专利权人与被转让人对该专利商品的销售地以及使用区域不包含日本国这点有协议的情况外,以及除了在该专利商品上明确标示了其与被转让人之间的协议的情况外,专利权人对从被转让人处经过再次转让的第三人或者其后的转得人将该专利商品进口入日本、以及在日本国内使用、转让等行为,不能行使基于专利权的权利。然而,与上述情况一样,在〈1〉 如果该专利产品经过作为产品本来的使用寿命结束了功能之后被再使用或循环利用的情况(第1类型),或者,〈2〉如果该专利产品经过第三者加工或替换其构成专利产品的专利发明本质部分部件的情况(第2类型)下,专利权人可以对该专利产品行使专利权。

在本案中,上诉人商品没有结束本来的使用寿命而功能终止,对于被上诉人商品来说,不能适用于上述第1类型。而丙公司的工序包含了经过将墨盒内部附着的墨清洗,再填充一定量满足了构成要件K的行为。并且,丙公司的上述行为重新恢复了对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。这正是对上诉人商品中的本案发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。因此,对于不论是使用了上诉人商品的国内销售部分或者国外销售部分加工而来的被上诉人商品,都能看做上述第2类型,所以不能限制专利权人就本案行使专利权。因此,上诉人有权要求被上诉人停止对相关墨盒的进口和贩卖等、并将其销毁。

四、三审的审理情况

针对知识产权高等法院的判决,被告方不服,向日本最高法院提出上诉,请求撤销知识产权高等法院判决。最高院(2007年11月8日第一小法庭判决)在认定了相关事实之后,虽然其认为二审判决的立论部分不妥当,但最终还是支持了二审法院的判决结论。

最高法院认为,因专利权用尽而不能行使专利权的对象一般应当限制为专利权人在国内转让的商品本身,当其在国内转让的商品被加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时,可以看作专利商品被重新制造生成,专利权人应当能够对专利商品行使专利权。同样,当专利权人在国外转让的专利商品被加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时,可以看作专利商品被重新制造。

对于是否构成上述专利商品的重新制造,应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易的实际情况等来加以判断。且无论国内转让或者国外转让的商品,都适用同一基准。在本案的判断上,最高法院认定,如果被上告人商品墨盒在墨用尽后再填充墨盒再使用,会降低印刷质量及导致打印机主体故障,因此,被上告人将其设计为一次性的商品,并且没有设计填充墨用的开口部。基于这样的构造,为了再次填充墨不得不在墨盒主体上开孔,而上告人商品的商品化工序中,正包含了在本案墨盒主体的液体储存室上方开孔,从开孔处注墨后将其重新密封等工序。如此,上告人商品的商品化工序中的加工形态,不仅是单纯的补充作为消耗品的墨,而且可以看做是为了进行墨补充而对墨盒主体做了加工。并且,根据上述事实关系,被上告人商品墨本身具有在压接部界面对空气的流通形成障壁的技术功能。当墨被使用到一定程度的时候,压接部界面的一部分或者全部不能再保持墨,当将墨盒从打印机中取出后,经过1周~10天后内部形成残留墨附着的状态。这种状态下再填充墨的话,就算液体储存室全体及负压发生部件储存室的负压发生部件压接部界面被填充足够的墨,原本在压接部界面形成的阻碍空气流通的壁障的功能也会受到损害。

因此,就上告人商品而言,上告人的行为具有以下内容---洗净本案墨盒主体内部使附着的墨被冲洗,从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能;同时,随着液体储存室的墨填充到与使用开始前被上告人商品同样量的墨,将该商品恢复到不论墨盒放置在任何位置,压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态。因此,上告人商品的商品化过程中的加工等的形态,不单纯是再填充被消耗的墨,而且是再次利用已使用的本案墨盒主体,对于失去本案发明的本质部分的构成(构成要件H及构成要件K)要素,通过加工再次使之实现原有状态。就此行为,不得不将其认定为再次实现本案发明的实质价值,重新发挥了防止开封前的漏墨这一本案发明的作用效果。

综合考虑墨盒交易实情等前述事实,对于上告人商品可以视为与加工前的被上告人商品欠缺同一性的专利商品的重新生产。因此,就本案情况来说,专利权人的被上告人在日本国内进行的转让、或者在国外进行转让的专利商品在被使用后,又被上告人利用而进行商品化,再制成上告人商品,其应该作为本案专利权的行使对象。本案专利权人,即被上告人可以基于本案专利权请求对上告人停止其墨盒的进口和贩卖等、并将其销毁。

五、对本案的总结

以上,本案经三级审理,最终以被告全面的败诉而告终。下面,就双方当事人的诉讼主张以及法院的判决要点进行归纳,以及就本案的值得借鉴之处进行总结。

(一)原告方的主张要点

综合三审中原告的主张,其要点可归纳如下。

(1)关于原告专利的创造性

同以往的只是决定相关位置、而对于供墨口与墨盒支架面连接管的结合关系没有加以说明的现有技术相比,原告专利用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架,从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合,具有有效防止漏墨发生的作用。因本案发明1实现了2个连接部位与墨供给口的位置关系的作用,所以具有创造性。而建立于发明1基础上的发明6也同样具有创造性。

(2)关于权利用尽

A. 法理分析

基于“没有必要认可专利权拥有者在流通过程中的二次得利”这一日本最高法院的先前的判决,有关一次性商品的专利商品,购买者在该专利商品使用后,判断其不再具有使用价值而进行丢弃,而他人通过资源回收的途径获得该废弃商品后再进行制造并产出新商品的这一行为,明显是侵权行为。所以对回收者的行为根本不必要判断是新的生产还是修理。

B. 关于专利商品的构造

因为液体墨的过长时间使用容易发生化学变质、浓度变化等危险,在墨用尽后再填充使用会使其危险性增大,而墨的变质使打印品质下降,也会造成打字头堵塞等故障。而且,本案墨盒主体,本身就因为时间过长而劣化。因此,原告商品是以一次性使用为前提设计的,并且其构造不允许墨再次填充。同时,就算对本案墨盒主体再利用,也必须将开口部位打开,将内部残留的墨洗净,在液体收容部中填充墨,再将开口部完全封闭、包装。这都要具有一定设备和技术的专业人员才能完成。

另外,从本案发明1及6的本质要素来看,就“用一个简单的装置就能固定墨盒及其支架的位置,从而使墨盒的供墨口与墨盒支架那一面的墨连接管紧密的结合,有效防止漏墨的发生”这一技术特征而言,同时,为实现本案发明最重要的意义:“毛管力不同的两个负压部件相压接达到毛管力的最大化”、以及“无论墨盒处于什么姿势,墨盒的界面也能保持墨的填充量”而言,很明显,本案发明1的前提就是墨盒中已经装有墨。墨是作为商品的墨盒最重要的要素,本案发明1中不论在其权利要求中有没有明确记载墨,在实际使用状态中墨盒本身就是为了保护作为填充物的墨的商品。而且至少本案发明6是将黑色墨作为构成要件的。

基于以上原因, 原告将专利商品作为一次性商品贩卖,且在商品的宣传手册及网站上也进行了宣传告知。

C. 关于交易的实际情况

被告墨盒主体是将消费者丢弃的使用后无价值的墨盒再回收利用的物品。实际上,因为对墨盒进行改装非常麻烦,且墨很容易泼洒、弄脏手和桌子,改装利用者非常有限,其大部分都是墨盒买主本人。而这种改装用墨的销售和像被告商品那样销售回收再利用的墨盒,性质完全是完全不同的。

D. 关于环保和循环利用的法律的观点

环境保护和循环利用必须在不侵害他人专利权的前提下进行,而不能将其作为侵犯发明专利权的保护伞。

原告与其他的制造厂一样,向消费者呼吁对已使用墨盒进行回收。但是,因其质量退化和墨残留等的问题,原告不是将其作为新墨盒的制作材料,而是将其作为资源来回收、再利用的,这已经能充分地达到了环保目的。

同时,原告为了减少环境负担,投入了巨额的费用。而且,原告在回收了使用后的墨盒之后,构筑了一个资源再造率100%的技术和系统,为节省资源及排除有害物质作着贡献。

相比之下,被告只是销售原告投入大量金钱费用制造的、已经加入墨的墨盒,且践踏原告的专利权,非但没有为环境保护而努力,其墨盒的再次生产反而污染了土壤及水环境等。

E. 关于被告商品的制造工序

为了使负压发生部材的压接部界面对大气流动形成屏障、防止墨流出,必须让液体储存室的构造密闭。因此,被告为了再次生产使用终了的墨盒,不仅要再次填充墨,更要在填充墨后使之回复密闭状态。在本案中,为保持特定的形态而填充墨之特征是本发明的本质要素,对墨用尽后的墨盒再填充墨、并使之密闭之行为,相当于把本专利的本质构成部件进行了更换。

同时,本案发明的重要作用效果是提高压接部界面的毛管力,使其在空气对流中形成屏障。然而,使用终了的墨盒内部的墨已经干燥并且固着化,纤维部材内生成一层气泡和空气层,屏障功能不复存在。要使其恢复原有的机能就必须洗净并干燥墨盒的内部。被告商品经过了洗净及干燥的工序才使本案发明中的重要机能得到恢复。因此,被告的墨盒再利用行为应该视为重新制造、即专利产品的再生产,而不仅是修理。 

(3)关于损害赔偿额

就被告商品的进口价格、进口数量以及利润额度等进行举证,要求进行相应金额的赔偿。

(二)被告的抗辩要点

综合三级审理,针对原告的主张,被告主要从以下几方面抗辩。

(1)关于创造性的缺乏

引用公知技术,论证原告专利的发明1没有创造性,是本领域一般技术人员很容易联想到的;而发明6只是将本案发明1中的墨种类加以限定,也是本领域一般技术人员容易联想到的。所以,原告的专利权缺乏创造性。以不具有专利性的权利为依据主张权利,是权利的滥用。

 

 

(2)关于权利用尽

A. 法理分析

引用日本最高院的判例,论述权利用尽的法理,即: 一旦专利权人转让了专利商品,该专利权就实现了目的而效力终止,已经不能再对该专利商品的再转让、使用、借出等行为行使权力。而为了维持或保持该专利商品的寿命,当然能对其进行修理。

就是否属于新的生产还是修理进行判断,要综合考虑其功能、构造、材质、用途、使用形态、交易的实情等的情况;或者还需要考虑专利商品中构成专利的本质部分的主要部件被新部件替换时,该专利商品的同一性是否丧失。

B. 从专利商品结构上分析

即使墨用尽,从物理上来看专利主体的墨盒还是可以使用的,且其机能、用途上也没有任何损失。本案专利中最重要的构造、即毛管力很高的界面部分的构造在墨使用完毕后仍存在。墨本身是不受专利权保护的消耗品,与其相比,墨盒主体的使用寿命长得多。因此,墨使用后,只要在墨盒液体储存室上方开设注入孔,就可以进行墨的再填充,即使一般消费者也能够很容易做到这一点。

与在内置胶卷用完之后,很难既不使之曝光又能取出胶卷,且即使能够安置新胶卷,也将变成遮光性降低的劣质商品的一次性相机相比,本案墨盒实体的构造是可能被反复使用且不降低使用质量的。

C. 从交易的实际情况上分析

根据调查结果,主张对用尽墨的墨盒进行再循环利用的人数比例很多,而且也不存在“墨盒在墨消耗掉后就变成丢弃物”这样的社会共识。就实际情况来看,本案墨盒用的改装用墨在日本国内也有销售,同时销售时还配有为了开凿再填充墨用的注入孔的钻头,以及填充该注入孔的插头等的附属品,从而使一般消费者也能简单地再填充墨,并且打字的鲜明度与正品几乎也没有差别。综合考虑回收的廉价墨盒市场今后会更活跃的因素,不能判断原告商品再填充后制造的被告商品与再填充行为实施前的原告商品缺乏同一性,从而视为新的生产。因此可以判断,不论是从产品的专利还是生产方法的专利的方面看,再填充这一行为都不能视作新的生产。

另外,就墨盒的回收情况来看,人们正因为认为墨用尽的墨盒还有再利用价值、才投入回收箱的。而且,也有专业的回收者和再利用经营者经常有偿的将其回收、或再转让。尤其在日本国外,墨盒再利用品的销售已确立了稳固的市场。从环保和削减成本的观点来看,被告的做法也是适当的。

D. 从环保和专门立法上分析

近年,为解决废弃物引发的大量严重的社会问题、环境问题, 国家已经制定了专门的再利用促进法,以促进了资源的有效利用,尤其该法规定了使用再生资源及再生零部件是企业及国民的责任和义务。从环保和削减成本的观点来看,被告的做法也是适当的。

再填充用墨行为符合循环利用法律的理念,有助于环境问题的解决和国民经济的健全发展。而要禁止再填充这样的循环利用,企图独占庞大利益的原告的态度,是完全违背再利用法律宗旨的。

E. 原告商业模式

如果使专利权效力覆盖至循环再利用商品的进口、转让,消费者将不得不被强制使用高昂的正品,显然对消费者利益有着损害,而同时维护了原告企业的暴利。

F. 被告的再填充工序

本案中的再填充行为,是使墨用尽的墨盒的寿命的得到延续的行为。同时,在再造工序中,不存在破坏墨盒物理构成要素的工序。在墨再填充前后的本案墨盒物理的构造完全相同,墨的再填充是在专利商品的同一性被认可的范围内进行的。其不过是对寿命短暂的消耗部件的更换,属于修理,而不是新的专利商品的生产。

再者,原告强调本案再利用工序中墨盒被洗净的行为应当认为是新的生产。可是,冲洗这一工序不构成本案发明的必要构成条件。同时,并非如原告主张的那样---再填充行为是很困难的工作。其实,即使普通的消费者也能进行。所以,被告的行为并不构成对原告专利必要条件的重造,即不构成新的生产。

(三)法院的判决要点

三级法院的立论体系分别不同,所以在此分别予以介绍。

(1)第一审,支持被告主张,驳回了原告的请求。其要点概括如下:

A. 认定专利权本身无效

“将墨盒的供墨口与墨盒支架侧的墨连通管相结合,就不会发生漏墨现象”这一点是相关专业技术人员很容易想到的。因此,本案发明1因其违反日本专利法29条2项(创造性条款),应当被无效。而本案发明6是在本案发明1基础之上,加上“前述墨盒内储存黑色墨”的构成要件,可以认为是墨盒中最普通的实施状态。因此,发明6也是相关技术人员很容易能够想到的,不符合专利法29条2项,应被无效。基于本案发明1以及发明6的原告请求,应当视为权利的滥用。

 

B. 认定被告商品的制作程序不属于新的生产

是对专利商品的新的生产,还是达不到生产程度的简单的修理?要根据专利产品的性能、构造、材料、用途等客观要素、专利的内容、专利产品通常的使用形态、加工的程度以及交易的实际情况等来判断。就本案专利来说,主要从其构成上来分析。即,纤维毛管力较高的界面部分之构造是本案专利的重要构成,至于向其界面上方填充墨,这是基于上述构造的必然填充方法。即使是墨使用后,其重要构成纤维毛管力较高的界面部分之构成依然存在,这时向其再填充不是专利品的墨(尽管墨的填充是本专利的构成要件的一部分),不能说是新的生产行为。

(2)第二审,撤销了一审判决,支持了原告的主张,判定被告败诉。其要点概括如下:

A. 将权利不用尽分为两种类型 

将专利商品的使用期限结束、功能终了后发生再利用的情况称第一类型,将当该专利商品由第三方加工或者替换该专利商品中专利本质部分的情况称为第二类型。两种类型专利权都不消尽,因为即使承认专利权的效力,也都没有使专利权人在流通中双重得利。

B. 认定本案的再利用为第二类型

上告人商品没有经过本来的使用寿命而功能终止,因此不是第一类型。而被告商品的工序包含了经过将其内部的附着的墨清洗,再填充一定量满足了构成要件K的行为。且其重新恢复了对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能。这正是实现本专利的必要构成要件,对发明中本质的构成部件的一部分或者全部的加工或替换。换言之,冲洗和墨的再填充,奠定了基础专利发明特有的解决现有技术的核心特征部分

因此,不论是使用了被告商品的国内销售部分或者国外销售部分,都没有发生权利用尽,都能看做是第二类型的权利侵权。

C. 驳回被告的其他抗辩主张

a. 关于环保

尽管在专利法的解释中应尽可能尊重环境保护的理念。但另一方面,专利法是赋予专利权人有独自实施发明的权利,如果得不到专利权人的容许,第三人不能以环保为借口侵犯其权利,也不能以此来批评专利权的实施是属于权利的滥用的行为。本案中,如果只看被告商品是对已使用的原告商品不废弃,而是作为墨盒再次使用,这确实符合环境保护理念。但所谓循环利用,不仅指再使用、循环利用、也可以指回收已用尽的商品作为热源进行热回收。实际上,原告呼吁并在努力对已用尽的原告商品进行回收,以作为水泥制造工序的补助燃料,可以说是与环境保护的理念相符合的。

另外,被告认为:如果承认原告的专利权,会导致再利用品市场的消灭,与国际商务和消费者保护的观点不符。但应该说,如果发明专利权没有用尽,那么再利用行为就可能发生侵权。

b. 关于原告商务模式

首先,没有充分证据证实被告主张的原告销售的正品墨盒价格过高的说法。另外,作为专利权人,就其专利的独占性获利,只要其价格没有违犯反垄断法等特别法律,是应当受法律保护的。本案中,没有违犯反垄断法等决定公益秩序的特别法律的证据。

而且,就算像被告主张的那样:正品价格大幅超过制造成本,假使原告通过正品的销售获得过大利益,那么被告也得到过大的利益。因此被告从消费者保护的层面请求禁止原告实施本案发明专利权的主张不能采用。

(3)第三审,与前两审不同,重点就权利用尽与否进行论述。其侧重点尽管与第二审有所不同,但最终支持了二审判决,判定被告败诉。其要点概括如下:

A. 对专利权人行使专利权的限制、即权利用尽,不仅包括在日本国内转让过的专利商品,也包括在国外转让又被进口到日本的专利商品(除非有关于销售地、适用区域等的特殊约定、并且商品上有标注)。但如对其重新制造,则属于对专利权的侵害。

B. 当被转让的专利商品被进行加工或替换导致与专利商品缺乏同一性时,可以看作专利商品被重新制造生成,应当认定专利权人能够对专利商品行使专利权。

是否构成重新制造,应该综合考虑该专利商品的属性、专利发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等来加以判断。该专利商品的属性就是其商品的功能、构造及材质、用途、使用寿命、使用形态等,包括其在加工及部件交换形态中加工的专利商品的状态,加工的内容以及程度,被替换的部件的使用寿命,该部件在专利商品中技术功能以及经济价值等等,都应纳入考虑的范畴。

C. 就本案,被告商品的商品化工序包含了在墨盒主体上方开孔、并从开孔处注墨后将其重新密封等工序。其不仅是单纯的补充墨,而且是墨盒主体所做了加工。

并且,洗净、冲洗残留墨,从而重新恢复对压接部界面上阻碍空气流动的壁障的形成功能;同时,随着墨填充到与使用开始前被专利商品同样量的墨,将被告商品恢复到不论墨盒放置在任何位置,压接部界面全体能够形成始终保持墨的状态----这一行为,是再次利用已使用的本案墨盒主体,对于失去本案发明的本质部分的构成要素,通过加工再次使之实现原有状态。这是再次实现发明的实质价值,重新发挥了防止开封前漏墨之发明作用效果,即重新制造、而非修理。

(四)本案的启示和借鉴

本案经过日本法院的三级审理、以及双方当事人间的激烈控辩对抗,最终以被告方的败诉为告终。结果有些令人遗憾,但是本案所涉及法院判决的内容、以及当事人的控辩策略,就正将进军日本市场、可能面临知识产权诉讼风险的中国企业而言,有很多可给与启示、提供借鉴之处。就法院的论述判决而言,我们更应该关注最后日本最高院的判决。日本不同于中国,其最高院的判决具有类似英美法上判例的作用(也类似我国最高法院的有权司法解释),对将来下级法院的类似审判能够予以指引和约束。下面,我们予以总结。

(1)在本案中,我们看到,就权利用尽的判断,日本最高法院抛开了知识产权高院在二审中所确立的类型化标准(第1类型和第2类型)。并就是否为重新制造、或是修理,确立“专利产品的同一性”这一概念,即、使该专利产品丧失同一性,则为重新制造、而非修理。而就如何判断是否丧失同一性,又确立下要综合考虑“专利商品的属性、发明的内容、加工及部件替换的形态、交易实情等要素”这一弹性标准。

就本案日本最高院的最终判决,可以说是对专利权利人以及生产制造商来说,是大受欢迎的判决。而对于那些从事回收再利用产业的人、尤其是以成本价格优势打进日本市场的中国回收再利用制造企业来说,本案判决是非常值得关注。

具体来说,从进入日本市场的中国回收再制造企业的角度而言,今后针对回收对象物,应该就其结构结合其相关知识产权的内容进行分析,来判断所要进行的再制造工序是否有与相关知识产权相抵触的可能性,由此来决定企业对生产和市场的投入成本、经营方针等,以尽量减免可能发生的纠纷风险。

(2)另外,就本案中被告方的抗辩策略而言,也似乎不能说尽善尽美、没有缺失之处。面对原告方的侵权指控,被告从原告的商业模式、经营情况、全社会的环保理念以及再生循环法的制定等多个角度为自己辩护、并攻击对方的非正当垄断利益,这些都很有力度,作为抗辩技巧是很值得学习的。但是,其最核心之处,即针对原告相关专利技术本身的攻击,尚显不足。

本来,一审法院已经根据被告的举证,比对原告提出的对比文献而判令原告的专利缺乏创造性(组装容易性),这可以说明原告的专利技术本身不无瑕疵、并非无懈可击。而二审以后的审理,被告在这一方面没有再接再厉的继续举证、抗辩,使审判在原告的专利权本身未受到任何质疑。我们认为这或许是被告抗辩的失策之处。当然就不同的专利技术,所应采取的抗辩策略也应有所不同。但是,就本案,既然原告专利本身有瑕疵(从一审的判决结论来推论),被告方也可考虑在一开始就像日本特许厅提起专利无效请求,或许本案的最终结果将有所不同。

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