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日本涉外专利典型案例研究及其启示

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案例3:台湾普诚科技公司与三洋电子公司的纠纷 返回

一、案件的概要

台湾普诚科技股份有限公司(PrincetonTechnology Corporation,或简称 PTC)1986年在台湾台北县新店市成立的台湾公司,其业务主要是制造、销售电视音响遥控以及红外线遥控器等用的IC等。自1999年又开始对与日本三洋电子公司的LCD汽车音响驱动IC具有互换性的车用音响IC进行制造,并将其相关产品在日本国外向日本的两家公司、加贺设备株式会社(以下称被告加贺设备)和global电子株式会社( 以下称被告global电子)进行销售,然后由这两家公司将其产品进口至日本。进口后,加贺设备又将相关产品销售给其母公司、加贺电子株式会社(以下称被告加贺电子),再由加贺电子转卖给三洋电子公司在日本鸟取县的子公司、三洋Multimedia鸟取株式会社(以下称三洋Multimedia鸟取)。

三洋电子发现这一情况后,基于其拥有的相关发明专利权,将加贺电子、加贺设备以及global电子作为共同被告,向东京地方法院提起知识产权侵权诉讼,要求就各被告的相关商品判令为侵权,判令停止进口、销售、许诺销售或借出等侵权行为,就支付损害赔偿金。三洋电子最终取得几乎全面胜诉的判决。判令:(1)相关诉争产品(被告商品9和被告商品3)为侵权产权,三被告不得对其在进行使用、销售、出借、进口以及许诺销售等;(2)被告加贺电子以及加贺设备株式会社对原告赔偿支付1万500日元及相关利息、被告global电子对原告赔偿47万2120日元以及相关利息等;(3)驳回其他原告的请求;(4)诉讼费用由原告承担五分之二,其余由各被告分担。而针对败诉判决,似乎被告方也没有提起上诉,本案就此确定。

尽管在本案中普诚科技只是作为诉讼外第三人、而非直接作为被告参加诉讼,但是因为本次诉讼最终导致了普诚科技丧失从此通过三被告公司向日本市场销售其相关产品的机会之结果,所以也可以说本案是中国台湾企业与日本企业之间的纠纷。从这个意义上来说,介绍本案具有一定的意义。

二、案件的审理情况

本案相对较简单,双方就相关产品是否侵权、在技术对比方面没有过多对抗,而是就是否该停止进口和销售行为进行了一些争论。

(一)法院认定的事实

原告是从事各种电子机械,通信机械以及电子零件的制造, 销售等的株式会社。原告拥有涉案专利(1)第1667399号的关于数据传输方式的发明专利权,以及(2)第2589184号、发明名称为半导体装置的制造方法的发明专利权。

被告加贺电子是从事电子机械用的电子零件的进出口,销售等的株式会社。被告加贺设备是从事电子机械用的电子零件的进出口,销售等的株式会社,也是被告加贺电子的子公司。被告global电子是从事电子零件的进出口,销售等的株式会社。诉外普诚科技股份有限公司是台湾会社。被告加贺设备从诉外 PTC社处进口被告有关商品,向被告加贺电子进行销售。被告加贺电子,将这些被告商品9向诉外三洋Multimedia鸟取销售。被告global电子则从诉外PTC社处进口被告商品,在日本国内销售。

原告主张被告商品是根据其专利方法所制造的,被告等对这些商品的进口、销售等行为侵犯其专利权,要求被告在专利有效期内,停止相关商品的进口和销售等活动,全部销毁库存中相关的驱动器IC,支付相应的赔偿金和利息并承担全部诉讼费用。

(二)诉争要点

原被告之间就以下四个方面进行争论。

(1)被告有关商品是否能认为是基于原告第2专利的半导体装置的制造方法而制造的产品(争论点1)

(2)被告各商品,是否能认为使用了原告第1专利权的发明的产品的生产方法(争论点2)

(3)就被告相关商品停止进口、以及就被告方库存商品进行销毁的必要性(争论点3)

(4)原告的损害额(争论点4)

(三)当事者的主张

(1)原告方的主张

①各被告进行进口、销售的相关各商品都是基于原告的专利权利1和专利权利2的制造方法而制造的产品,都侵犯了原告的专利权利1和专利权利2;就相关商品的进口、销售行为都是侵权行为。

②尽管各被告辩称只进行了本案诉讼中确认的进口、销售行为,但是实质上是否还对其他的日本音响制造商就其它相关产品进行了销售尚且不明。而且,具体考虑到各被告的经营特点、即、被告加贺电子和加贺设备实质上并不是在日本进行销售,而是向日本的需求商提供样品,经其检定、决定采用后,可以再通过被告的海外分公司进行销售;被告global电子作为销售代理店,为迎合顾客的需求,是可以销售任何相关侵权产品的。因此,就各被告的进口行为应该进行禁止、且对其库存的相关商品应该进行销毁。

③就各被告所涉及的侵权产品的价格,以实施费比率5%计算实施费用额作为损害赔偿金,分别向被告加贺电子和加贺设备要求支付1万500日元,向被告global电子要求支付47万2120日元。

(2)被告方的抗辩

①是否如原告方所主张的侵害其相关专利权利,各被告都表示不知道。

②被告加贺电子以及被告加贺设备辩称其进行过事实调查,除本案中所确定的销售外,没有经营其他的相关商品,今后也不再经营,而且已经要求诉外三洋Multimedia鸟取将相关的被告商品从已经组装完成的音响商品中取出、不再使用,并且负担因此产生的所有费用。另外,被告方已经没有其他相关商品,因此,可以说判令停止进口和销毁的必要性。被告global电子辩称其重视与原告多年的商贸交易关系,现在已经根本没有进行侵犯原告权利的行为。需要停止进口的侵害并不存在,销毁的必要性也不存在。

③就本案所涉及到的进口、销售数量、乃至单价予以认可,但不清楚关于损害的其他原告主张。而且,被告global电子称其所涉案的仅是被告商品3,原告对于该商品只是主张对第1专利权的侵害,没有主张对第2专利权的侵害。因此,损害赔偿额不该那么高。

4.法院的判断

(1)通过技术分析和比对,判定各被告的相关商品为侵权原告第1专利权、或第2专利权的产品,其相关的进口、销售行为为侵权行为。有对其判令予以停止进口、销售、乃至销毁的必要性。

(2)但是对于其他的被告商品,并没有证据证明被告等正在进行进口销售等的具体证据,因此对于这些被告商品要求被告等停止其进口等的请求不予支持。而且,对于被告商品9以及被告商品3,被告等只是这些被告商品的进口、销售的商社,没有认定被告等现在占有这些被告商品的证据,因此不能认可要求销毁的必要性。

(3)原告的实施费率是5%。两项专利合并起来实施的情况下,实施费用相当额也是至少占销售额的5%。因此,向各被告按照此费率要求损害赔偿额的原告主张是应该支持的。对被告global电子,即使只是基于其侵害第1专利权,要求其支付占销售额5%的损害赔偿之原告主张也是有充分理由的。

三、本案的教训总结

综上所述,本案经审理,最终以被告几乎全面的败诉而告终。本案纠纷虽然是发生在原告的日本企业和三家日本企业之间,但是其判决结果给相关的中国台湾企业以巨大的影响。因为该败诉判决直接导致该台湾企业不能再通过这三家被告的日本企业将其相关产品进口、销售到日本市场。此被禁止的相关产品的范围不仅包括本案中原告有证据认定被告等进行了进口、销售的两款商品,还包括其他的、尽管原告没有证据能够指控被告等进口和销售、但却求得法院认定属于侵权的该台湾企业的相关商品。

所以说,本案中,虽然法院因原告没能提出具体证据而未支持其要求被告等停止进口、销毁其他相关产品的主张——被告以及该台企的这点胜利实在意义不大,但是一旦被告等进口这些商品而被原告发现证据,那么不需要再进行技术比对,被告等会被立即判定为该侵权行为负责的。

而且,可以进一步断言,因为日本企业的知识产权法意识普遍还是比较强的,当同行业的其他进口商、销售代理商看到此判决后,也不会再进口或代理销售该台企的相关产品。这样就意味着,至少就相关产品,该台企不能再向日本市场拓展、进军,可谓损失巨大。

为避免此结果的发生,该台湾企业应该是有所作为的。而实际上,至少是从诉讼情况上来看,其恰恰是没有什么作为。究其失败的教训,我们试图总结出以下几点。

(1)面对原告的诉讼提起,尽管不是本案的直接当事人,该台湾企业也不该袖手旁观,而是该认识到其判决结果直接涉及到自己的利益,应与本案中的三被告积极配合、尽可能提供协助,以共同对敌。

(2)从应诉策略上来说,该台企应该通过三被告首先进行技术上的抗辩、或攻击对方的专利技术,而不该是如同诉讼中那样,对对方提出的侵权指控,干脆被动的答称不知道。虽然就本案的相关具体技术而言,是否有余地攻击对方的专利、或对自己的技术进行抗辩?以及结果如何?我们不好断言,但是还是应该尽量的运用惯常的应诉技巧——比如,对原告的相关专利以缺乏新颖性、或缺乏创造性为理由向日本特许厅提起无效请求、或者即使就在此民事侵权诉讼上也可以提出公知技术抗辩等。这样,即使最终诉讼后果不成功,也至少能拖延诉讼时间,以调整自己的市场销售策略。就这一点来说,本案涉案的中国台企与案例2的中国企业的做法形成了鲜明的对照。

(3)本案一审虽然败诉,但是如果还有些许余地,该台企还是应该通过三被告日本企业提起诉讼、或者是干脆由自己向日本特许厅提起相关专利的无效请求的,因为本案涉案的标的金额很小,相对诉讼成本也低。而上诉的意义,不在于要挽回被判决的少许损害赔偿金额,而是巨大的从此开拓、保有市场的机会。就我们所调查的范围来看,本案最终没有提起上诉,也没有相关的特许厅专利无效请求裁定,涉案的中国台企和被告三日企似乎放弃了进一步抗争的努力。

(4)最后,本案很有可能是因为原告的子公司三洋Multimedia鸟取株式会社从被告加贺电子处购得了相关商品,才使原告得知相关的进口、销售情况而提起诉讼。作为相关产品的制造商,本案台企应该熟知日本国内对相关产品的销售、使用情况。为避免不必要的纷争,从一开始计划将相关产品卖给被告等之时,就应该详细研讨其在日本的相关技术权利,就其进口日本后的侵权风险作出分析判断,而且在销售合同里就其在日本的转卖、再转卖等作出限制,而不至于将其最终卖到原告的子公司那里,而导致原告不仅了解到被告的侵权情报,还取得了相关的销售数量、价格等准确证据。这一点也该是计划进军日本的中国企业所应该注意的吧。

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