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日本涉外专利典型案例研究及其启示

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案例4:美国PHARMACIA集团公司与上野制药公司之纠纷 返回

一、案件的概要

原告上野制药株式会社是一家专门从事制造和销售医药品等的公司,其从本案诉讼外的第三者公司处就名称为“眼压降下剂”的发明专利取得了独占实施权。而诸被告同属于国际Pharmacia药业集团,其中被告Pharmacia・inc是在美国新泽西州法设立的法人、被告Pharmacia・Aktieboleg是在瑞典设立的法人、被告Pharmacia是日本公司。三被告主要从事医药的制造和销售,其中日本公司被告Pharmacia还从事将另两被告生产的药品向日本进口、销售。

原告认为由三被告所从事制造、销售、并向日本国进口的一款眼压降压剂(其有效成分为拉坦前列素)侵害了其拥有专有实施权的相关专利权利,因此向东京地方法院提起诉讼,要求判令各被告停止侵权行为、销毁侵权产品、并支付损害赔偿金。其中尤其引人注目的是,原告主张就在日本既没有生产、又没有销售相关诉争药品的Pharmacia・inc和Pharmacia・Aktieboleg应当适用国际审判管辖(接近于我国的涉外诉讼管辖),试图将其引入日本的司法诉讼。

对此,非日本法人的被告Pharmacia・inc和Pharmacia・Aktieboleg只是在本案开庭审理之前,就国际审判管辖问题提出了反对意见,而没有正式出庭应诉。被告Pharmacia针对原告的主张一一进行了激烈的抗辩。最终,法院支持了被告方的主张(2001年5月14日东京地方法院 民事第29部判决),判令:(1)对于被告Pharmacia・inc以及同Pharmacia・Aktieboleg 相关的原告诉讼请求不予以受理;(2)驳回原告对被告Pharmacia的请求;(3)诉讼費用由原告承担。可以说,被告方取得了完全的胜诉判决。

本案中被告方的应诉经验、尤其是有关国际审判管辖方面被告方的抗辩以及法院的相关判决,对于进军日本市场的中国企业有很大的借鉴。下面,介绍本案的审理情况。

二、案件的审理情况

本案当事人双方的控辩很激烈,不仅就相关产品是否构成了字面侵权和等同侵权、在技术对比方面进行了对抗,而且就是否应当适用国际审判管辖也进行了争论。

(一)法院认定的事实和诉争要点

(1)原告及其专利

原告是制造和销售医药品等的公司。而三被告等均属于同一个国际医药集团公司,其中被告Pharmacia・inc是依据美利坚合众国新泽西州法设立的、主要从事医药的制造、销售的法人、被Pharmacia・Aktieboleg是根据瑞典国法设立的、主要从事医药制造、销售的法人、被告Pharmacia以医药品的进口、制造、销售等为主要业务的日本公司。原告就名称为“眼压降下剂”的第1858208号发明专利权取得了独占实施权

(2)被告Pharmacia的行为及被告商品

被告Pharmacia自从平成11年(1999年)3月起在日本取得被告商品的制造至进口的批准,在此基础上自同年5月开始对该被告商品进行销售。被告商品的有效成分为拉坦前列素。

(3)主要诉争要点

a. 被告商品的有效成分之“拉坦前列素”是否与本案发明的权利要求书1以及11的前列腺素类一样(诉争要点1)。

b. 被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否与本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”为等同物(诉争要点2)。

c.除被告Pharmacia外的被告等是否能适用国际审判管辖(诉争要点4)。  

(二)原告的主张与被告的抗辩

(1)原告的主张

a. 首先,原告主张被告的商品构成字面侵权,即、举出相关实验证据材料、进行分析,从化学构造、作用効果以及作用机理等几方面论证:被告商品的有效成分“拉坦前列素”,与原告所依据的本案发明专利的权利要求1、11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”具有同一性,实质上可以说差不多就是同一物质。

b. 其次,原告主张被告的商品构成等同侵权,即、举出相关实验证据材料、进行分析,证明被告商品的“拉坦前列素”,与原告所依据的本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”在本质上是差不多的。而且,两者既能够相置换,也容易被同业技术者想到置换。而实际上,恰恰是原告发明的欧洲专利申请公开后,被告等看到受到启发而进行了置换。

c. 根据被告等销售额来计算应当支付的实施费,从而将其数额作为损害赔偿金来请求。

d. 主张对非日本法人的被告Pharmacia・inc 和被告Pharmacia・Aktieboleg 适用国际审判管辖。因为前者是营业中心,后者负责实施开发,两者就被告Pharmacia在日本国内开展的侵害行为(销售等)起到了教唆帮助作用、是共同侵权行为。就本案的实际情况,被告等同属于一个跨国医药集团,被告Pharmacia是该Pharmacia・inc出资百分之百的子公司。三被告就侵权药品的研发、宣传以及销售等各有分工,被告Pharmacia可以说是被告Pharmacia・inc在日本的分店或者营业场所,而负责研发的被告Pharmacia・Aktieboleg 就被告商品的销售活动在各种场合下均提供着协助,即在幕后进行着销售活动。

另外,像这样因子公司的侵权行为而起诉跨国企业的事例,在世界上并不罕见,且就算在日本起诉,也不会造成其过大负担;本案是发生在日本的专利权侵害,证据和方法都在日本集中;尤其,原告是以日本为中心的日本企业,如果在日本不能提起国际审判管辖,实际上等于剥夺了对该两被告提出诉讼的机会。

(2)被告方的抗辩

a. 被告Pharmacia主张字面侵权不成立。因为,就15-酮-拉坦前列素在本案说明书中既没有技术性记载,又与拉坦前列素根本不同。本来,原告以在点眼后在体内中的有効成分变化后的化合物来判断被告商品是否满足本案发明构成要件,本身就是错误的。 同时,被告商品在使用于人眼后,并非是转化成15-酮-拉坦前列素-酸而发挥药效。 而且,即使果真如此转化,其量几乎可忽略不计,对药效没有任何影响。原告所举出的实验证据等,既无可信性、又与本案无关。

b. 等同侵权也不成立。因为,从本质上说拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素根本就是不同的东西。而且,前者比后者具有更高的下降眼压的作用。同时,因为在本案发明的说明书上根本就没有“15位是羟基(-OH)”等的任何记载,所以根本提不到:被告见到原告的欧洲专利申请后联想到置换。同业技术人员仅仅根据本案发明,也不可能容易的联想到进行替代。

实际上,被告方就拉坦前列素的使用另行申请了第272141号专利,主要是因为其使用本身具有创造性以及创造性。。

c. 关于国际审判管辖,被告Pharmacia没有提出主张,而被告Pharmacia・inc 和被告Pharmacia・Aktieboleg 在开庭前主张:作为外国法人,在日本国内既没有设营业场所,又没有在日本国内进行持续的营业活动。当然不属于日本的国际审判管辖范围。

(三)法院的判断和结论

1.关于争论点1(字面侵权的成立与否)

对于被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否属于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类,原告以“拉坦前列素”与本案发明的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”之间的〈1〉化学构造,〈2〉作用效果,〈3〉作用机理几乎相同为根据,主张“拉坦前列素”相当于本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。

(1)化学构造的同一性

“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”的构造的差别是,前者在15位的置换基是羟基(-OH),后者15位的置换基是酮基(=O)这点。化学物质不能单单从化学构造来预测它的性质,化学构造上差异微小但是性质不同的事例非常普遍。特别是药物的作用依存其化学构造,化学构造相差甚微但是药理作用大相径庭的情况很多见。因此,仅仅因为化学构造相近而判断“拉坦前列素”是从属于本案发明权利要求书1以及11前列腺素类的“15-酮-拉坦前列素”的化合物是不妥当的。

(2)效果的相同性

根据本案的全部证据,不能认同“拉坦前列素”与“15-酮-拉坦前列素”的药理作用相同。

(3)作用机理的同一性

根据本案全部证据可以看到,将“拉坦前列素”以及“15-酮-拉坦前列素”滴眼的情况下,代谢物“15-酮-拉坦前列素-酸”对眼压下降不起作用。确实如下所述,将“拉坦前列素”用药的情况下,“15-酮-拉坦前列素-酸”可能会被生成,但其生成量十分微小,因此不能将“拉坦前列素”的眼压下降作用视作由“15-酮-拉坦前列素-酸”的存在而产生的。

(4)综上所述,“拉坦前列素”和“15-酮-拉坦前列素”在:〈1〉化学构造,〈2〉作用效果,〈3〉作用机理等方面均不具有相同性。因此,“拉坦前列素”不能理解为是本案发明权利要求书1以及11的前列腺素类。  

2.关于争论点2(等同侵害的成立与否)

就被告商品的有效成分“拉坦前列素”是否是本案发明权利要求1以及权利要求11的前列腺素类“15-酮-拉坦前列素”的等同物进行讨论。法院通过相关技术分析,判定等同侵权不成立。因为,拉坦前列素和15-酮-拉坦前列素从本质上说就不是相近的化合物,因此不具有可置换性。而且,两者产生的作用效果也不尽相同,在原告的相关专利申请公开时,本领域技术人员也不可能想到用拉坦前列素来替代15-酮-拉坦前列素,两者根本不是等同物。

3.关于争论点4(是否属于国际审判管辖)

针对国际审判管辖问题,法院驳回原告主张,且提出一个标准,即要具体考察相关被告的行为内容、各被告之间的相互关系、以及原告的主张内容、立证等综合考虑:如果同意国际审判管辖是否公平。法院认为,本案被告Pharmacia・inc 和被告Pharmacia・Aktieboleg 在日本就药品销售进行的纪念演讲行为,不是销售行为本身,也因此不能看成是就被告Pharmacia的帮助行为或共同侵权行为。另外,被告Pharmacia・inc是被告Pharmacia百分之百出资的母公司,各被告属于同一集团,在国外就相关药物进行开发、制造、并向日本出口,但被告Pharmaci为日本的独立法人,单独营业且规模不小,因此不能说其法人资格只是形式上的存在。单单以母子公司关系存在、在外国制造行为,且作为集团一员为理由,就对日本国内不存在营业基础的被告等强求应诉,会对被告等造成过大负担,违背裁判的公平、公正等理念。

原告主张如果不适用于国际审判管辖的话,实际上是要原告不得不放弃对该被告等的诉讼。但至今为止相关被告等在日本国内的行为都不构成对原告侵害,并且,本案完全可以通过对被告Pharmacia的诉讼而得到救济。因此,不能以损害相关被告等的利益为前提要求其应诉。

4.判决结论

判决认为原告对被告Pharmacia的诉讼请求没有理由,应当予以驳回,而对被告Pharmacia・inc以及同Pharmacia・Aktieboleg的本案诉讼由于适用法律不恰当不予受理。同时,判令诉讼费用由原告方承担。

三、对本案的总结

本案最终以原告的全面败诉而告终。从被告方胜诉经验来看,有如下几点值得一提

(1)就是否构成侵权的抗辩上,被告方作了充足的准备,提出了详尽的数据材料,来分析其相关药品的有效成分与本案发明的对应物质成分之结构不同、本质不同作用效果以及作用机理亦不同(相比而言,己方的有效成分更具有效果、而己方的对其使用有其自身的创造创造性),从而证明两者既不是同一物质、又不存在替代置换的可能性、同业技术人员也不是能很容易想到予以替代,一一逐条的驳斥原告关于字面侵权、以及等同侵权的主张。就原告的主张,被告的论辩可以说是针锋相对、充分切实,这对于尚不习惯于在包括日本的海外进行知识产权侵权应诉的中国企业尤其值得借鉴。

(2)在抗辩策略上,被告方并没有像我们国内知识产权诉讼时某些被告企业惯常所作的那样,首先是向专利局提起专利无效请求,以进攻对方的专利权利本身。当然这种战术是有其一定意义的,至少可以拖延诉讼时间,给与己方较充足的时间,以充分准备应诉材料、或甚至调整己方的经营策略等。但是,这种战术也有其不利的一面,因为一旦原告方的专利权利得到维持,将来再回到民事侵权诉讼时,往往因此影响到法官的心证,可能变得对被告方不是太有利。因此,在充分地就相关技术进行比对分析的基础上,再选择适当的应诉策略——即,是先提出无效请求、还是直接进行不侵权抗辩,是至关重要的。从表面上看,本案的被告方和上一个案件的台湾企业一样,都没有选择提起专利无效抗辩,而是直接就侵权指控应诉,但实质上是根本不同的。本案被告方是在充分、切实的研究了诉争技术之差异的基础上,予以抗辩。而上案件的被告台企则是盲目、被动的应诉,对相关技术完全不知,也就提不出有力的抗辩。这或许是两案中被告方胜诉与败诉差异的关键原因之一。

(3)在应诉与否的选择上,被告三企业并不如原告所希望的那样都以被告身份参与诉讼,而是由其中的日本企业予以积极应对,另两个国外企业只是在开庭前向法院陈述其不应作为被告的理由,而最终其主张获得了法院的认可。被告方的这一应诉策略的选择是非常值得借鉴的。因为,就原告方而言,总是希望通过诉讼扩大案件的影响、尽量加大对被告企业集团的打击力度,尽可能多的将集团内的企业拖进诉讼,从而对商业竞争对手的未来业务发展予以钳制。而从被告方角度来说,应该避免、减少诉讼纷争给整个集团带来的法律风险,要尽量使诉讼的影响限制在最小的范围内。比如本案,被告方仅使其中的日企作为不得不应诉的被告去承受潜在的败诉风险,这样即使败诉,尽可以通过调整在日本的经营策略,甚至可以通过设立新的日本代理公司的方式,来继续推行公司的相关商品,以保障公司的经营利益不受影响。

当然,拒绝日本国际审判管辖的理由要得到法院的认可,其必须适当,如本案被告方的主张“其在日本既没有营业场所、也没有持续的营业活动”,而原告方最终恰恰没有找到相反的证据以驳倒这一抗辩。这些对于要进军日本市场的中国企业是极具借鉴意义的。

或许,我们的中国企业也可以这样构筑自己的集团结构和经营模式,即、以中国国内的母公司来开发制造产品、但不参与在日本的销售、许诺销售等,以规避母公司被拖进诉讼的风险;而子公司一旦发生诉讼风险,则有可能以设立新的代理公司来保障公司整体在日本市场上开拓经营的继续进行。

但是,正如下一个案例所判决的那样,即使被告是在日本没有住所的外国公司,也最终被判决应对其适用国际审判管辖。因此,上述对应模式在下一案也未必成功。事实上,如前所说,日本法院也正在扩大其国际审判管辖权。具体案件的审理还要看具体情况,但是中国企业在进军日本市场时,如果可能,要尽量从其公司结构和经营模式上进行建设,以规避纷争风险,这总是需要的。

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