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日本涉外专利典型案例研究及其启示

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案例5:美资CENTILLIUM 公司与富士通公司的纠纷 返回

一、案件的概要

原告富士通株式会社就一项名称为“数据传输方式”的发明专利拥有一半的权利。而本案的被告美国的Centillium. Communications.Inc公司(以下称被告CCI),以及其在日本出资百分之百设立的被告Centillium・Japan株式公司(以下称被告CJ)主要从事制造、销售ADSL调制解调器用的芯片组(以下称被告商品),被告CCI在日本国外将被告商品销售给住友电工公司及NEC公司,再由住友电工和NEC将被告商品以及装有被告商品的ADSL调制解调器其进口至日本。另外,日本的三菱电机公司接受被告的委托,为其在日本制造被告商品的相关晶片部分。

就以上被告等的行为,原告向东京地方法院提起诉讼,要求法院判令被告等与日本住友电工及日本NEC构成共同专利侵权,应该向原告支付损害赔偿金和相应利息部分的延迟赔偿金,并承担全部的诉讼费用。尤其,原告主张法院应对日本国内没有营业场所和地址的被告CCI实施国际审判管辖。对此,被告等全面否认原告的主张和诉求。经审理,法院(2007年11月28日东京地方法院民事第29部判决)认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张,但从技术构成比对上不认可侵权行为的成立,因此驳回了原告的全部诉求,并判令其承担全部诉讼费用。

本案是另一起涉及到日本的国际审判管辖适用与否的案例。从近年来的审判事务上看,主张国际审判管辖、试图将竞争对手的海外关联公司(多是母公司)引入日本的知识产权侵权诉讼好像逐渐成为原告方诉讼策略的选择趋势。而本案中的被告虽然最终胜诉,但就国际审判管辖适用与否,法院认可了原告的主张。从这个判决结果来说,本案非常值得介绍探讨,且应该唤起我们中国企业注意。

二、案件的审理情况

(一)诉讼请求和认定事实

1.诉讼请求

针对被告等的行为,原告认为:(1)被告CCI及被告CJ就被告商品的生产、销售以及许诺销售,属于对本案专利权的间接侵害行为。即,被告等,与进口被告商品以及将组装有被告商品的ADSL调制解调器,并将其转让给NTT东日本公司及NTT西日本公司的日本住友电工公司及日本NEC公司,构成共同侵权行为(主位的主张);〈2〉被告等在日本国外、对ADSL调制解调器进行转让的行为可视为在日本发生的行为(预备的主张1);〈3〉被告等在日本国内就内装有被告商品的ADSL调制解调器进行的许诺销售也是侵权行为(预备的主张2);〈4〉应被告委托,三菱电机在日本制造被告商品的相关晶片部分(原告认为是被告商品的核心晶片部分)的行为可以认为是被告等授意指示的(预备的主张3),是被告的侵权行为。基于原告的专利权,被告等应支付损害赔偿以及返还不当得利。因此,原告提出诉讼请求:  

(1)作为主位诉求,被告等应对原告连带支付损害赔偿金32亿3000万日元以及相关的利息作为延迟损害金(每年5%)。

(2)作为主位诉求,被告CCI应向原告支付损害赔偿金2亿日元相关的利息作为延迟赔偿金(每年5%)。

(3)作为预备的请求,被告等对原告连带支付损害赔偿金31亿3325万日元以及相关的利息作为延迟损害金(每年5%)。

2.法院认定的事实

(1)当事者以及相关专利权

原告是制造销售通信机械、设备、系统的公司。而被告CCI是美国公司,以制造销售ADSL调制解调器用芯片组为主要业务;被告CJ是其在日本设立的百分之百出资的子公司。

原告就下面本案专利权拥有一半权利。专利编号:第2012849号、发明名称:数据传输方式、申请时间:昭和58年(1983年)8月30日、申请编号:特愿昭58-158221、注册日:平成8(1996年)年2月2日

(2)专利的构成要件

A 发送信号设备用特定的传输速度发送为了测试线路失真度的椭圆测量信号,

B 接收信号设备从发送信号设备处接收到信号后演算上述椭圆测量信号的振幅,从而测定线路的失真度,

C 根据测定结果,在比该速度更高的速度中决定数据传输速度,并将该传输速度通知发送信号设备,

D 发送信号设备以接收到的传输速度进行数据传输,

E 具有以上特征的数据传输方式。

(3)被告等的行为

被告CCI制造、销售被告商品(能否说CCI在日本国内制造、销售这一点有争议)。被告CJ主办被告商品的技术发表会和记者发布会,向客户提供商品情报,并且支援被告CCI在日本以外的销售活动。

被告商品虽然是在日本ADSL通信中使用的调制解调器的芯片组,但是对其实际运行时的传输方式(被告方法)的具体内容存在争议。    

3.诉争要点

(1)对被告CCI的诉讼有无国际审判管辖(诉争要点1)

(2)被告方法的构成(诉争要点2)

(3)被告方法是否落入本案发明的技术范围(诉争要点3)

(4)被告方法是由多个主体共同实施的,被告等对本案专利权是否构成间接侵害(诉争要点4)

(5)侵权行为是否成立(诉争要点5)  

(二)原告的主张与被告的抗辩

(1)原告方的主张要点

简单概括,可分为四部分内容。

a. 从技术对比上来说,原告主张,被告商品的相关技术落入原告专利的技术范围之内,其被告抗辩的,“在被告方法中,既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点,并不符合原告的本案发明构成要件A”这一观点不能认可。其实质上满足原告发明的构成要件。

b. 从诉讼管辖上,原告主张,被告CCI就被告商品进行了向住友电机、NEC销售(即是在国外)、又与被告CJ在日本国内进行了各种宣传、报价等许诺销售行为、且委托三菱电机在国内对相关产品的关键部件进行了加工等,根据日本日本法关于国际审判管辖的规定以及精神,应该对被告CCI适用国际审判管辖。

c. 从共同侵权行为的构成上,原告主张,因被告商品的销售对象住友电工与NEC将被告商品进口至日本销售的行为构成侵权行为,被告等明知此点,仍向其销售大量商品(且商品占有大比率的日本市场),所以被告等的销售行为是与住友电工与NEC构成共同侵权,或者说是构成帮助、教唆的侵权行为。

d. 从间接侵权行为的构成上,原告主张,尽管本案中没有单一主体全部实施被告方法的行为,而是由复数的主体分别实施构成要件的一部分,但因为实施该被告方法一部分的主体是故意实施的,所以,即使不能说成立直接侵权,也至少可以就被告等判定其成立对本案专利权的间接侵害。

(2)被告等的抗辩要点

就原告的主张,简要说来,被告一一如下予以反驳。

a. 从技术对比上来说,在被告方法中,既发送椭圆测量信号、又发送与之区别的均衡器模拟信号这一点,并不符合原告的本案发明构成要件A,因此被告商品并不落入原告专利的技术保护范围内。

b. 从诉讼管辖上而言,就相关被告向日本的进口、销售,被告CCI与住友电工及NEC不存在共识,谈不到帮助和教唆;而即使有此共识,其向该两公司的销售也发生日本国外,日本专利法的效力不应该扩大到国外的转让行为。而被告CJ在日本国内只是做过报价、向被告CCI报告过相关情报等的工作,也说不上是许诺销售。

而且,被告CJ在日本有法人资格,并且进行独立的活动,其不是被告CCI的代理店。根据民诉法相关规定,在被告是国外法人的情况下,原则上不予以认可。有关被告商品的相关证据也集中在被告CCI本店所在地之美国,在美国进行相关诉讼更适合本案,如果在日本进行判决的话存在有违当事者间公平,裁判的公正・迅速理念的可能。

c. 从共同侵权的构成上,被告举证更加详细论述了被告CCI与住友电工及NEC不存在共识,谈不到帮助和教唆;其向该两公司的销售也发生日本国外,不构成对原告专利权的侵害等。

d. 从间接侵权行为的构成上看,被告认为专利法的原则就是:单一主体如果不满足请求项的全部构成要件,就不构成对发明的实施。复数的主体如果没有共谋等特殊情况,即是分别实施了专利的一部分,也应视为是合法的行为。而且,间接侵权的前提是直接侵害行为的存在。如果本来不构成直接侵害,而要认可为构成间接侵害的话,显然与理不合。本案中,被告方法是由复数的主体各自实施构成的一部分,因此不成立间接侵害。

(三)法院的判决要点

法院实际上是对上述四点中的两点、即技术上是否构成侵权、诉讼上是否适用国际审判管辖进行了详细地分析、论证以及判断,而对共同侵权和间接侵权是否成立的诉争点,没有详细论述。因为,在技术对比的论证中,法院既然判断了侵权不成立,那么就没有意义再详论共同侵权、间接侵权的有无了,也就最后驳回了原告有关损害赔偿的诉求。

就法院的技术比对判断,没有很大的意义来多总结,简言之,即被告商品的相关技术与本案发明非为同一技术,且原告发明的相关文件中也提到其差异处。

就是否该适用国际审判管辖(以侵权行为确实成立为前提),法院的论述同上一个案件相比更加详细,试归纳其要点如下。

a. 关于适用国际审判管辖的判断基准

根据相关民事诉讼法律规定和最高院判例的精神,归纳国际审判管辖适用的原则如下:被告如果是其总部在国外的外国法人,原则上除该法人同意的情况外,不适用。作为例外,如果被告与日本间存在某种法律关联的因素,可以适用。但是,以不影响当事者的利益公平、判决的公正、迅速。

b. 就民诉法的有关被告住所地的规定之适用

被告CCI日本国内没有设立分店或营业场所,而被告CJ是与其相独立的日本法人,非为其代理店,因此不能依据上述规定认可日本法院对被告CCI有国际审判管辖权。

c. 就民诉法的有关共同诉讼的规定之适用

如果使用国际审判管辖,有可能会造成强制要求被告在与其没有任何关联性的国家进行应诉的结果,可能使被告承受的不利益过大,有违当事者间的公平和裁判的公正・迅速的理念。因此,相关民诉法的共同诉讼的规定不是直接适用于外国法人。但是,如果诉讼请求之间,具有必要的共同诉讼关系或者与之类似的重要关联性因素,且存在着符合当事者间公平、判决公正・迅速的理念之特殊事实存在,可以判定适用。

而本案中原告所主张的相关进口、销售以及许诺销售的过程中,就被告CJ实质参与没有得到立证,因此这里所谓的关联性很牵强,不能依据上述规定认可国际审判管辖。

d. 就民诉法关于侵权行为地法院管辖的规定之适用

其前提,如果〈1〉原告主张的侵权行为具有客观事实的存在;〈2〉其中行为实施地或损害发生地在日本得到证实的话,可以不必立证违法性及故意过失。但必须立证某些客观事实,即该侵权的实施行为、证明其在客观上具有关联共同性的基础事实、或者帮助、教唆行为的客观事实、以及损害的发生及事实的因果关系等等。

本案中,住友电工及NEC在日本国的进口、销售行为如构成侵权,则可以认可拥有本案专利权的原告在日本发生了利益上的损害。而被告CCI依据合同,在明知道其商品有可能侵犯原告专利权的情况下(根据诸事实可以如此推测),向住友等销售、且知道住友等将其商品再转让(被告商品的日本市场占有率为80%),这意味着被告具有侵权的共识,其与住友等的侵权行为具有客观关联的共同性,所以被告CCI对住友等的销售及营业行为可看作是对其帮助甚至教唆。所以,就本案的主位诉讼请求,可判定适用国际审判管辖。

而对其他预备请求,因与诸位请求间具有密切的关系,根据民诉法合并审理的规定,也应适用国际审判管辖。

三、本案的经验总结

以上,本案经审理,法院在认定被告等的相关商品不落入原告专利的技术范围之内、即侵权不成立的同时,却认可了原告的关于适用国际审判管辖的主张。本案的被告外国企业,尽管最后逃脱了被判令侵权和赔偿的命运,但除了其在技术对比抗辩上提供了详尽的证据材料、并作了切实的论辩分析之外,就其胜诉没有更多的可以总结经验之处。

与此相对,法院就适用国际审判管辖与否的判决更值得我们中国企业关注。

本案同上一个案件相比,尽管两案中外国企业被告的情况很近似,即都属于在日本没有住所和营业所、且没有直接在日本进行销售行为的外国企业,但两案的判决结果竟大相径庭,最终本案竟判决适用国际审判管辖。这不得不值得思考。下面,我们就四个方面提出个人的意见。

(1)本案判决的立论体系

具体分析本案法院的立论体系的逻辑,很有意义。

法院先提出最高相关判例所确认的标准,然后引用民诉法有关住所地诉讼管辖的规定,认可依据该规定不能认可国际审判管辖的适用;再接着引用民诉法有关共同诉讼的规定,因为在证据上不能确认日本法人的被告之侵权行为,所以不能认可外国法人被告与之的关联性,最终判定不能根据共同被告的相关规定认可国际审判管辖;此处,判决的言外之意似乎是,如果有证据能证明日本法人的侵权行为---尽管其有独立的法人资格,则有余地将与之关联的外国法人引入日本法院的诉讼。而最后,引用民诉法侵权行为地管辖的相关条款,得出与前面完全相反的结论,即、认为其在明知相关商品有可能侵权的情况下还向第三方企业进行销售(尽管是日本国外的销售行为),是属于对第三方侵权行为的帮助和教唆,当然与第三方的侵权行为具有客观关联的共同性。所以适用国际审判管辖。

由上面的立论逻辑看出,本案法院遵循最高院的相关民事管辖权判例精神的基础上,就所谓的“客观关联共同性”,以所谓的“对侵权行为的帮助、教唆”来确立其标准内容,从而扩大对国际审判管辖权的适用范围。

(2)立论体系的日趋完备化

本案晚于上一案件(上案起诉于1999年、判决于2001年;而本案起诉于2004年,判决于2004年),似乎是对近年来渐渐增多的适用国际审判管辖之诉求的一种回应,本案法院参照日本民事诉讼法的相关规定、以及最高法院关于国际审判管辖的先例,在立论上相较于上案和其他案件都十分详备。如前面所说,这意味着日本法院正在试图扩大其国际裁判的管辖权。尽管本案同上案一样,都是东京地方法院的判决(我们没有找到有关上诉与否的材料),不似日本最高院判例那样有先例性的导向意义,但就其详备的立论体系,估计对将来的其他案件还会有所影响。

(3)本案判决的内在动因

抛开表面上的法律逻辑来谈,我们揣测,本案如此判决的内在动因,恐怕在于被告外国企业之相关商品已经占领了日本市场的80%,而且形成了巨大的产业供给链,涉及到国际知名的日本住友电机、三菱电机、NEC以及NTT等,这里面隐藏的巨大的经济利益是相关日企所必争的,而本案法院的判决也是适应这种形势需求吧。

(4)对中国企业的借鉴

尽管如前述,本案判决不能说如同日本最高院判决那样具有先例意义,但其可能代表的趋势足以给正以价格优势打进日本本土市场和产业链的中国企业敲响警钟。可以看出,就日本法院之国际审判管辖适用,其立论、标准正日趋完备体系化。而以此判决,似乎可以对那些虽然在日本没有住所和营业基地的中国企业,以其事先有侵权共识、且在日本国外的销售有帮助、教唆日本国内的关联企业或甚至第三方的侵权行为为理由,认定其有所谓的“客观关联的共同性”,来判令适用日本法院的国际审判管辖,这将对中国企业非常不利。

对此,不敢说有绝好的应诉策略。但是,下面的两点做法或许有一定效果。

a. 根据相关日本最高院的判例精神,提供值得信服的证据,努力证明在日本没有住所、营业所的中国企业如果在日本应诉是极有可能有违当事人之间的利益公平、有违法院诉讼的公正、迅速的理念的。比如向法院说明被告方能提出的相关诉讼证据等都不在日本,其证据的形成等都在海外、且取得很不方便、很难向日本法院提供。比如说,由于证据所在国的公权力对其提供有限制,或者涉及到第三方的营业秘密、费由所在国法院命令等公权力的命令不能向日本法院提供等。

b. 为了避免买入己方商品的日本企业因将来就该产品向日本国内进口、销售被控侵权、而将中国企业引入日本诉讼且被判决共同侵权,该中国企业应该在向日本企业进行销售时,尽力规避将来诉讼时所谓的“侵权共识”指控。比如,与该日本企业之间,就该商品在日本国的进口、再销售等不承担侵犯知识产权责任、以及如因侵权诉讼而遭受损失时应由日方企业最终承担的特约等,这样即使法院判决不以此内部特约的存在而否认“侵权共识”、免除共同侵权之责任的负担,也可以在诉后向该日企追偿。

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