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欧洲知识产权环境研究报告

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第二节 知识产权诉讼篇 返回

一、侵权诉讼

为了保护知识产权,德国特别法提供了禁令救济、排除请求权和损失索赔等救济措施。

知识产权侵权纠纷的一审案件(除著作权纠纷案件以外)由各个州法院(Landgericht)负责。地域管辖问题则依据民事诉讼法相关规定(第12、13、32条)进行确定。

专利侵权诉讼中,若涉及专利无效的问题时,当事人只能向联邦专利法院提出专利权无效宣告。受理民事侵权诉讼的法院并没有权力对专利有效与否做出判决。一旦无效宣告申请被联邦专利法院受理,只要无效宣告的结果会对侵权诉讼有实质性的影响,侵权诉讼将被中止,直至专利法院做出判决。但是无效宣告申请在没 有被联邦专利法院受理之前,受理侵权诉讼的法院不得质疑专利权的有效性。商标侵权纠纷如果涉及撤销问题,一旦撤销程序启动,受理侵权诉讼的法院必须等待德 国专利与商标局做出相关决定。

侵权诉讼由州法院进行一审之后,当事人不服判决的,可以向州高级法院提起上诉进行二审。作为二审的救济手段,当事人还可以向联邦最高法院提出再审。 在联邦最高法院也是由相同的审判庭进行审理: 商标与外观设计由第一民事审判庭负责;专利、实用新型、集成电图布图设计和植物新品种案件由第五民事审判庭负责。最高法院的这种分类集中审理方式确保了法院判决的一致性,也为法律实践提供了必要的指导,有效避免了法律适用的冲突。

(一)什么是禁令救济

在德国,专利侵权案件需有禁令救济的特别授权。但在知识产权的其它领域,这是获得快速禁止令的常见办法,一般可以通过诉讼的方式追缴损失索赔。禁令救济主要必须具备两个前提:存在过去曾侵权和反复侵权的风险。只要有证据表明,该侵权在未来可能以相同或相似的方式重复发生,那么就存在反复侵权的风险。通常而言,消除反复侵权的风险只能通过指认侵权人,或者以设定了合同罚金的中止声明的方法才能得到有效实现。但在侵权尚未发生时,如果存在具体的证据表明其知识产权即将受到侵犯,“受害方”也有资格申请禁令救济。举例来说,如有“侵权人”准备侵犯受害人的权利或者主张其权利,就带来了即将侵权的风险。重要的是,不管“侵权人”有否过失,法院都将颁发停止侵权的禁令救济。即使侵权人没有任何过失,受害方也能够主张权利。

(二)什么是排除请求权

排除请求权必须具备两个前提条件:侵权以及遭受持续的干扰。与禁令救济一样,排除请求权并不表明侵权人有任何的过失。因此,排除请求权不提供损失赔偿,而只是消除持续的干扰。尽管特别法(比如德国专利法)没有包含明确的排除请求权,这项要求权可通过德国民法典(§ 823 I 1, § 1004 I 1)的一般原则授予。

(三)权利人在什么情况下有权进行损失索赔

侵权行为的认定如果基于侵权者的过错,受损害一方除了可以要求禁令救济之外,还可以要求赔偿。根据德国法,与禁止令和排除妨碍请求不同,赔偿请求基本上都是假定侵权者有过错,包括过失和故意。

德国法没有惩罚性赔偿。德国的损害赔偿制度的原则是补偿。在知识产权领域,受损害方有权从以下三种方式中进行选择:第一,通过举证要求其所遭受的实际损失赔偿。这种方式计算的重要依据之一就是侵权行为导致的利润损失;第二,要求获取侵权者因侵权行为获得的利润,由侵权人提供关于利润的数据。但这个途径把侵权人置于有利地位,受损害方只能等着侵权人的信息提供。如果权利人对利润的数字不满意,受损害方可以改变想法,采用第三种损害计算方法,即按照假设的许可协议的许可费数额计算。

(四)德国诉讼有否证据披露权

假如受害方手头没有任何有关侵权范围的信息,则可以要求获取有关相关产品来源、分销商、此前权利人、客户及购买者、相关产品数量的信息。如果侵权行为明显,权利人也可以申请针对侵权人的临时性禁令。需要再次指出的是,德国没有官方的证据发现程序(official discovery)。因此,作为第一步,只有侵权成立后才能要求信息披露,而且只能要求披露与侵权相关的信息。此外,原告必须依赖于被告当时提供的信息。如果该信息有出入,受害方可以要求侵权人宣誓,所提供的信息是正确的,但是不能采取其它发现侵权证据的补救措施。德国法律规定,举证由原告完成,因此在获取完全信息和准确计算损失时存在重大障碍。从这个意义上而言,权利人可以选择启动刑事诉讼以获取对被告的住所、仓库和文档进行搜查的搜查证。

二、程序通知

(一)什么是警告信,警告信会产生什么法律后果

在知识产权领域,警告信一般包含知识产权权利人提出的停止侵权的要求,是其准备对涉嫌侵权人提起法律诉讼的工具。根据德国民事程序法典,如果侵权人没有在庭外得到权利人警告,且侵权人在开庭时认可了原告主张,那么原告必须承担法庭费用。因此,如果没有事先发出警告信,原告方就有承担法庭费用的风险。有效的警告信还可以让知识产权权利人要求费用赔偿,比如律师聘用费等。警告信必须让收信人可以核实知识产权权利人的权限,并且可以就避免司法诉讼做出反应。因此,警告信一般包括以下内容:陈述案件事实,起诉侵权,陈述作为正当当事人的行为权利,要求对方接受包括停止相关行为等处罚的声明,其可能进行司法诉讼的意思表示。

根据联邦法院的司法裁决,针对知识产权侵权发出的无根据的警告信很可能触犯竞争法,或者对被警告方的企业构成侵害,有可能引起损失索赔诉讼。一项无根据的警告可能给被警告的一方带来若干损失,比如终止产品的生产和分销,聘用律师的费用或者名誉的损失。因此警告信也可能给发出警告方带来一定风险。如果警告最终不能成立,这就可视为对另一方的侵害,可能会引起对方的损失索赔诉讼。当警告过于笼统,没有详细说明,客观上不成立,或因为专利本身无效或者没有侵权时,警告信不成立。为了消除警告信不成立的危害,知识产权权利人必须撤销警告。

如果实际环境和法律地位尚未得到充分澄清,为避免警告不成立的风险,知识产权权利人可以提供自己的知识产权通知,而不是发出警告。有了该通知的证明,知识产权权利人就可以澄清事实,敦促收信方给出实施涉案产品或方法的依据。这样的要求并没有向收信人施加压力,原则上不被认为是对另一方企业的侵害。不过,警告信和通知之间的界限很难确定,对通知的措辞应该小心谨慎。

(二)什么是临时禁令,临时禁令有什么法律后果

如果侵权人没有履行警告信中的要求,那么知识产权权利人可以申请临时禁令。临时的意思是到主要诉讼的判决下达为止。临时禁令的颁布是为了预防现有状况受到改变的威胁,通常涉及一方或多方权利的无法实现或实现变得更困难,或者为了防止发生重大损失而有必要对争议案作出初步判决等。

大多数情况下,法庭可以在几天内无须进行听证就做出临时禁令的判决。在这种情况下,被告方一般不会被告知这一程序,并且不享有辩护权。这种有效的法律保护的授予无须提供证据,而只要申请人让事实令人信服就足够了。对令人信服的事实的要求比对证据的要求要低些。申请人提供具体的事实即可能令人信服,比如提交一份文件或法定声明来代替誓词。

临时禁令只有当情况紧急时才能使用,是否紧急原则上由申请人提供证据证明。德国竞争法包含有反驳紧急状态假设的规定。如果申请人等待了一段时间(任何长度)才提交申请,这将表明这个案件对申请人而言并不紧急,临时禁令的申请通常会被驳回。至于知识产权持有人可以等待多久再提起申请取决于具体的情况和法庭的态度。根据经验法则,若在四周时间内无行动采取则可推定为不紧急。

临时性禁令通常包含对侵权的禁令及不遵守禁令的罚款或拘留措施。随着临时性禁令的下达,侵权人如果不想冒着接受行政处罚的风险,就必须服从法院命令。如果临时性禁令的颁布未经法院听证,反对者可以提出异议,除法院暂缓中止外,该异议不具有中止效果。如果临时性禁令的颁布经过法院听证,反对者可以提出上诉。

临时禁令在德国专利法中是一个例外。由于专利案件实际上以技术事实和个案情况为依据,法院通常很难在临时禁令诉讼的过程内处理案件,由于时间的限制很难引入专家意见,事实上也很难对案件进行评价。因此,德国专利法庭传统上很不愿意颁发有关专利侵权的临时禁令。只有当侵权事实非常清楚,并当非技术人员也能轻松认定专利侵权时,才有可能颁发临时禁令。通常,只有当专利受到字面侵权(literaral infringement)时才会出现这样的处理结果。

被申请人也有权要求申请人起诉。如果申请人拒绝,被告可以申请撤销禁令。如果在临时禁令下达后,事实发生改变,被申请人也可以申请撤销判决。如果法庭没有召开聆讯就拒绝了临时禁令的申请,那么申请人有权提起上诉。如果上诉再度被拒绝,申请人可以直接起诉,或等事实发生变化时再度申请临时禁令。如果临时禁令申请在法庭聆讯后被拒绝,申请人有权提起上诉,下一审级的判决将成为该案的最终判决。

根据德国民事程序法典第945条,如果最终禁令不能被证明从一开始就是正当的,临时禁令的申请人将承担赔偿由此给对方造成的损失的责任。

三、专利诉讼

(一)如何对德国专利提出异议

任何人均有权在专利授予决定公布后三个月内对该专利提出异议。异议必须以书面形式提出,包含提出异议的实质性理由。《德国专利法》第21条中规定了提出异议的依据:

l  根据德国专利法第1条第5款,发明是不能取得专利的,因为其并非新发明,或不具有创造性,或不易于工业应用,或属于德国专利法第4条规定的不可专利的范围;

l  专利公开不充分;

l  专利的实质部分为剽窃所得(非正当获得);

l  在首次申请后,专利产品被非法延期。

对专利局的决定不服的可提起诉讼,由德国联邦专利法院进行裁判,联邦法院则对联邦专利法院判决上诉进行处理。

德国联邦专利法院是独立自治的联邦法院,审理不服专利局审查科或者专利部决定提起的异议、宣告专利无效的诉讼和专利强制许可的诉讼。该专利法院由院长、审判长和其他法官组成,院长、审判长和法官必须具备依据德国法官法的法官资格(通晓法律的成员)或者在某项技术领域具有专业知识(技术成员)。

(二)在德国怎样进行无效诉讼

无效诉讼可以在专利的整个保护期限内提出,异议期间或者异议诉讼待决期间除外。除以不正当窃取为理由提出无效诉讼外,无效诉讼可以由任何人提起;无效可以基于与异议相同的论据。在不正当窃取的情况下,只有受窃取行为影响的当事人才被允许提出无效诉讼。无效主张必须以书面形式向联邦专利法院提出。国外当事人必须委托律师进行诉讼。如果法院判决宣告无效,那么该专利即被视为从开始就是无效的。联邦专利法院的判决可以向联邦法院进行上诉。

对这类无效诉讼,当事人通常应向德国专利商标局提交一份限制申请。根据德国专利法,专利权利人有权溯及既往地限制专利权利要求的可能(比如,如果有现有技术的升级的情况)。德国专利商标局应对申请进行裁定;德国专利商标局也有可能会驳回该权利要求。权利要求被驳回后,无效诉讼不再起作用,或专利的效力在限定的范围内继续生效。

(三)专利侵权应承担什么责任

侵权指未经权利人许可使用了他人的知识产权,只有当存在有效的知识产权时才会发生侵权行为。因此,在原告提出侵权证据时,常见的辩护方式就是提起无效诉讼(见上文)。侵权诉讼必须向地区法院提交,而无效诉讼则应向联邦专利法院提交,两个法院具有审判权。因此,被告通常会要求地区法院(侵权法院)中止诉讼,直到专利法院就无效诉讼做出判决。

专利侵权诉讼中,原告通常会提出以下请求:终止侵权;损失索赔;要求提供财务单据等。

专利侵权还可以导致刑事诉讼(德国专利法第142条),处罚可以是多达3年的监禁(如果是商业目的的侵权,可以到5年监禁)或者判处罚金。

(四)在专利案件中被告有哪些辩护策略

如果因专利侵权被起诉,被告可以采用以下具体的专利辩护策略:

1.就诉讼合法性进行辩护。对某一具体的专利提出的异议是由原告提出的对专利侵权的异议(德国专利法第145条)。如果原告已经在X专利的基础上对被告提出过诉讼,并且只有当原告在自身无过错的情况下不能在第一次诉讼中主张自己关于Y专利的权利时,那么可以向法院提起针对Y专利相同或同一的侵权提出的新诉讼。如果原告确实能在第一次诉讼中主张其关于Y专利的权利,那么他的新诉讼将会因被告异议而被法院驳回。

2.重大问题的辩护

3.诉讼无根据

首先,被告在答辩中可以不存在侵权为理由就原告的诉讼请求无根据进行辩论。比如,被告可以辩称,有争议的具体问题本身就不属于原告专利保护的范围。

4.现有技术抗辩

如上所述,在等同侵权案件中,被告可以辩称自己的解决方案是来自于现有技术。他可以辩论,根据现有技术,有争议的具体问题本身并不是发明,本领域的专家可以得出这一解决方案,因此,不存在对原告专利的侵权问题(参见德国专利法第4条)

5.在先使用权

如果被告在专利申请时已经使用了该发明,或者已经符合了此种使用的必要标准(德国专利法第12条,见上),那么被告可以要求在先使用权。当然,根据在先使用权,被告仅仅是有权继续使用该发明。

6.权利穷竭

被告还可以主张原告专利权穷竭。一件专利产品,自其专利权利人将该产品投入流通起,就被视为进入了公有领域。专利权人无权对已经自己许可而投入流通领域的专利产品的购买人等主张权利。

7.非法获得

被告还可以声称原告未经许可使用了被告的附图、说明、装置或设计(非法获得,德国专利法第8、21条第II 3款)。然而,为了使其起诉有信服力,被告必须出示证据来支持其主张。

8.诉讼时效

根据德国专利法第141条和德国民法典,专利侵权诉讼必须在获知侵权及侵权人后3年内向法院提交。在无重大过失的前提下,如果债权人应该注意到侵权事实但未注意到,诉讼时效也从该时起开始起算。对由于使用已公开的专利申请而引发的损失索赔诉讼,诉讼时效自专利授予的第1年开始算起(德国专利法第33条第3款)。被告主张时效终止抗辩时须提供关于原告时效终止的相关证据。

9.侵犯原告专利

在专利侵权诉讼中,被告不能以原告的专利不具有可专利性进行抗辩。但被告可在提起诉讼的同时对原告的专利提出异议或启动无效程序。在该情况下,被告可以申请中止专利侵权的审理。当地法院会审查其异议或无效诉讼获胜的可能。如果法院认为异议或者无效诉讼有可能获胜,那么法院会延缓侵权诉讼审理,直到异议或者无效诉讼结束。


10.比利时/意大利鱼雷措施(Torpedo Action)

在实践中,如果就一欧洲专利向对方提出警告,警告信的收信人通常会向欧盟内某一成员国法院提出反诉,即要求法院判决宣告其不侵权,或者判决宣告涉案专利权无效等。一般而言,这种确认之诉的审判进度相对很慢,这类中止或延缓对方提起侵权诉讼、同时放心销售涉嫌侵权产品的措施被称为“比利时或意大利鱼雷”。

目前,根据Art. 27 I VO (EG) No. 44/2000规定,德国法院必须将诉讼延缓至申请人首次上诉的外国法院的裁决结果出来。此类“鱼雷”措施可以将诉讼拖延1到2年时间。但无论如何,德国法院会要求原告提供据以提起确认不侵权之诉的警告信,并以此作为应对比利时/意大利鱼雷措施的证明,德国法院允许通过传真向对方发出警告,并规定时间期限仅为数小时。

法院只会在特别情况驳回其他未决诉讼的异议,比如说,如果国外法院显然不具有审判资格,或者专利权利人有机会在提交反诉判决宣告很久之前(3年)提出侵权诉讼。根据汉堡一法院的较新判决,在本国以外欧洲国家进行的反诉判决宣告并不当然阻碍采取“临时禁令”等方式的司法救济。因此,即便对手已经向一国外法院提交了诉讼,发出警告方还能够从德国法院获得临时禁令。

11.未注册外观设计的所有权的举证

德国联邦法院案号:No. I ZR 23/12

判决日期:2012年12月13日

未注册外观设计的判决较为罕见,德国联邦法院的这一判决对未举证外观设计所有权的举证提供了指引。

原被告均为纺织品贸易公司。双方设计如下图。

原告称,其设计需要由未注册外观设计保护,因为该设计是由其助手绘制的,如下图。


德国法院认为并不存在侵权,因为原告不能证明其为早先设计的专有权人。原告负有举证责任,并且不能适用注册外观设计的所有权推定。

根据外观设计条例第14条第3款的规定,雇主是雇员设计的外观的所有权人。由谁首次提供给公众是不相关的,因为设计的第一次披露可以由设计人和任何第三方(如零售商)实现。法院清楚地区分了首次披露人和专有权人。首次披露人不能假定为专有权人。

条例第17条对所有权的推定只适用于注册外观设计。同样地,第85条第2款 第1项对于未注册外观设计的效力的规定与所有权推定也无关。

法院判决认为原告助手的绘画与原告声称的在先设计并不对应,原告也不能证明在先设计是该绘画进一步发展的结果。

这一判决表明了未注册外观设计的缺陷,尤其是由雇员设计的外观设计。未注册外观设计不仅要面临在欧盟外被抢先披露的风险,还有实质性的举证困难要克服,因为不仅要证明首次披露,还需要完全证明所有权,而未注册外观设计的所有权是不能通过推定来帮助证明的。

认定恶意注册时,需考虑在申请注册时特定案件的所有相关事实。申请人在申请注册时知道或应当知道第三人在申请日正在国外使用有混淆可能的商标,单纯从这个事实本身不能构成第4(4)(g)条的恶意注册。

(五)专利案件中哪些法院有管辖权

如果庭外和解未能实现,原告有权选择在何处提出侵权诉讼:可以在侵权人的居住地,或者在侵权行为的发生地。德国每个州都有一家指定法院专门受理专利诉讼。比如,在德国黑森州,法兰克福地方法院有权受理涉及黑森和莱茵兰-普法尔茨州两州的专利案件。杜塞尔多夫的地区法院则有权受理北莱茵-威斯特法伦州的专利案件。具有全国影响的专利法律诉讼通常提交到杜塞尔多夫地区法院,因为该法院在解决专利侵权纠纷等方面的能力非常知名。除了杜塞尔多夫,曼海姆和慕尼黑也被视为德国声誉很好的专利法院,在这些法院中,诉讼很少被无故拖延,所以一般诉讼的持续时间相对短些。判决通常会在6到8个月内做出。

四、如何选择法院进行诉讼

原告一般可以选择侵权人的居住地或者侵权行为发生地提起侵权诉讼。德国联邦法院在各州指定了地方法院专门受理专利、著作权或商标诉讼。

2000年12月22日签订的44/2001号欧共体条约对当侵权案带有国外因素时,成员国内的民事诉讼司法权限作出了规定,比如复制在外国完成,或者侵权人居住在国外的情况。根据该欧共体法律,地方司法权原则上归被告居住地法庭。所以,假如一名中国专利权利人持有一个欧洲专利,涉及到德国和其他欧洲国家,那么即使侵权发生在其它国家,他也可以在德国对德国侵权人提起诉讼。对于非常复杂的案件,侵权所在地的法庭也具有地方司法权。所在地可以是侵权行为地(),也可以是侵权发生的地点。

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