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韩国知识产权环境研究报告

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第五节 专利纠纷及侵权诉讼应对 返回

在韩国专利法院成立之前,针对驳回申请的决定、专利权无效等进行行政诉讼时,韩国知识产权局所属的专利审批院(相当于我国的专利复审委员会)负责一审,专利抗诉审判院负责二审,如有不服的意见,要向大法院(相当于我国的最高人民法院)提出上诉。1998年,韩国设立专利法院。专利法院专属管辖对专利审判院判决不服的诉讼(相当于中国的专利授权确权行政诉讼),以及对依《种子产业法》《农产品品质管理法》《植物新品种保护法》做出的判决不服的诉讼。专利法院的诉讼对于行政机关的判决属于上诉审,但是作为法院的事实审属于一审。对专利法院的判决不服时向大法院提出上诉,从司法体系的角度上来看,形成了强化事实审理的二审制。本节将首先概述与向专利审批院提出请求的具体规定,方便企业查阅;并将介绍专利侵权诉讼中诉讼准备阶段、诉讼进行阶段及诉讼结束阶段当中的应对策略。

一、韩国的“专利复审委员会”——专利审批院

(一)专利审批院的设置(专利法第132条)

(1) 专利审批院设置于韩国知识产权局局长下,审理与发明专利、实用新型、外观设计、商标的裁判请求。

(2) 专利审批院由主席及行政专利审查员组成。

(3) 专利审批院的组织、人员及运作的必要事项,由总统令决定。

(二)行政专利审查员(专利法143条)

(1) 当审判请求提出时,专利审批院主席应指派行政专利审查员审理。

(2) 行政专利审查员的资格由总统令决定。

(3) 行政专利审查员应独立行使审判职务。

(三)行政专利审查员的指定(专利法第144条)

(1) 就审判,专利审批庭主席应指定行政专利法官依第146条规定组成合议庭审理。

(2) 经依第1项指决定行政专利法官不能参与审判时,专利审批庭主席得指定其他行政专利法官为之。

(四)行政专利审查长(专利法第145条)

(1) 专利审批院院长应选择依第144条第1项指定行政专利审查员之一为行政专利审查长。

(2) 行政专利审查长应指挥所有审判相关事项。

二、请求专利无效裁判(专利法第133条)

(1) 有下列情形之一的,利害关系人或审查人员可以提起专利无效审判。如有二个以上请求的,需要就各请求分别提起。但在专利授权登记公告日后3个月内,任何人可基于下列各款理由(除第2款外)提起专利无效审判:

1. 违反第25条、第29条、第32条、第36条第1项至第3项、第42条第3项第1款或第4项规定者。

2. 专利权系授予依第33条第1项本文规定无权取得专利的人,或违反第44条规定。

3. 依第33条第1项但书规定,无法取得专利权的。

4. 授予专利后,依第25条规定专利权人无法再享有专利权或专利权抵触条约者。

5. 因抵触条约,无法取得专利权的。

6. 依第47条第2项规定,修改申请书超过范围。

7. 依第52条第1项规定,分割的申请超过范围。

8. 依第53条第1项规定,改请的申请超过范围。

(2) 专利消灭后,仍可提起前项的无效审判。

(3) 认定专利无效的审判决定确定后,专利权视为自始不存在。但专利权有第1项第4款规定的情形,而认定专利无效的之审判决定确定者,专利权视为自具有该款情形起始不存在。

(4) 第1项之专利无效审判后提起后,专利行政审查长应通知独占被许可人其他已登记的就该专利享有权利之人。

专利法第133条之2     专利无效审判中对专利的更正

(1) 第133条第1项无效审判的被告,在第147条第1项或第159条第1项后段规决定期间内,如有第136条第1项的情形,可以申请更正发明专利之说明书或附图。如在第147条第1项规定的期间后,专利行政审查官审查被告提出之证据资料,认有准予更正申请的必要时,可另为指定期间命被告于该指定期间内作出更正。

(2) 更正申请依第1项规定提出的,先前相关无效审判程序中提出的更正申请,视为撤回。

(3) 更正申请依第1项规定提出的,行政专利审查长应将书面申请通知第133条第1项规定的被告。

(4) 依第1项规定作出更正申请时,准用第136条第2项至第5项、第7项至第11项、第139条第3项、第140条第1项、第2项及第5项。第136条第9项规定所称在依第162条第3项规定发出终结审判审查的通知前(在依第162条第4项规定重开之审判审查时,系指后续依第162条第3项发出终结审判审查的通知前),指在指定期间内依第136条第5项规定的通知。

(5) 关于第4项的申请,在依第133条第1项规定提起之专利无效审判,更正申请专利范围不准用第136条第4项的规定。

专利权期间延长登记的无效审判(专利法第134条)

(1) 第92条规定的专利权期间延长登记,有下列情形之一的,利害关系人或审查人员得提起无效审判:

1. 依第89条规定为实施专利发明之目的,无需经任何许可等申请,而专利权期限延长已登记的;

2. 专利权人、专属被授权人或已登记之非独占被许可人未取得依第89条规决定许可等,而其专利权期间延长已登记的;

3. 因延长登记而延长的专利权期间超过专利发明无法实施的期间的;

4. 专利权人以外的人申请专利权期间延长登记已生效;

5. 违反第90条第3项规决定申请专利权期间延长登记已生效。

(2) 依第92-5条规决定专利权期间延长登记,如有下列各款情形之一,利害关系人或审查人员得提起专利权期间延长登记之无效审判:

1. 延长登记所延长之期间超过第92-2条所规定得延长之期间;

2. 延长登记之申请系由相关专利权人以外的人所提出;

3. 延长登记之申请违反第92-3条第3项。

(3) 依第1项及第2项所提起之审判,准用第133条第2项及第4项规定。

(4) 延长登记无效审判决定确定后,专利权期间延长之登记视为自始不存在,但延长登记如有下列情形之一,该延长期间视为不存在:

1. 依第1项第3款规定延长登记而无效,延长的期间超过发明专利无法实施的期间;

2. 依第2项第1款规定延长登记而无效,延长的期间超过第92-2条所规定可延长之期间。

三、请求确认专利权范围(第135条)

(1) 专利权人、独占被许可人、或利害关系人可提起请求确认专利权范围。

(2) 依第1项提起的审判,如专利包含二个以上请求项,可针对个别请求项提出请求确认。

四、更正请求(第136条)

(1) 有下列情形之一的,专利权人可提起更正说明书或附图的审判。但如专利无效审判在专利审批庭审理中,则不得提出:

1. 缩减申请专利范围;

2. 订正书写错误;

3. 叙明模糊不清的描述

(2) 依第1项所为更正说明书或附图,应限于发明专利说明书或附图揭露的目标范围。但依第1项第2款所为的书写错误,限于该申请文件原始提出之说明书或附图的目标范围。

(3) 依第1项所为更正说明书或附图,不得扩张或改变申请专利范围。

(4) 依第1项所为的更正,属第1项第1款及第2款的情形的,在更正后,该等在申请专利范围内记载的事项,应认在最初申请专利时即具有可专利性。

(5) 依第1项提起的更正审判被视为不遵循第1项各款、超过第2项的范围,或违反第3或第4项的,行政专利法官应通知请求人拒绝的理由并给予请求人于指定期间内提出书面意见的机会。

(6) 专利权消灭后,仍可提起第1项的更正审判。但专利权经审判决定无效后,不得为之。

(7) 未经独占许可人、质权人、或依本法第100条第4项及第102条第1项及促进发明法第10条第1项规定的非独占许可人的同意,专利权人不得提起第1项的更正审判。

(8) 准予更正发明专利说明书或附图的审判决定确定后,专利申请、专利申请文件、准予专利的审定或专利的审判决定的公开,及专利权的创设登记应视为在更正后说明书或附图的基础上为之。

(9) 在依第162条第3项发出终结审判程序通知前(如系依第162条第4项重启审判程序的,在后续依第162条第3项发出终结审判程序之通知前),请求人可修改附加于第140条第5项规决定书面请求的更正后说明书或附图。

(10) 准予更正发明专利之说明书或附图时,专利审批庭主席应通知韩国知识产权局局长更正后的目标。

(11) 依第10项所为的通知,韩国知识产权局局长应公开在专利公报中。

五、准予非独占许可的审判请求(专利法第138条)

(1) 专利权人、独占或非独占许可人想要取得同意以行使第98条所规定的权利,他方当事人无正当理由拒绝同意或无法取得同意的,专利权人、独占或非独占许可人可提起审判请求准予含有实施发明专利所需范围的非独占许可。

(2) 依第1项提出请求的,仅在后申请的发明专利与他方当事人申请在前的发明专利或已登记的实用新型相比具有重大经济价值之显著技术进步,始得准予非独占许可。

(3) 依第1项为非独占许可的许可人需实施被许可人的发明专利,而被许可人不同意或无法取得同意时,许可人可在实施发明专利所需范围内提起准予非独占许可的审判。

(4) 依第1项及第3项授权之非独占被许可人应支付专利权人、新型权人、设计权人,或独占被许可人报酬,但非独占被许可人如因不可避免的原因而无法支付的,应提存之。

(5) 第4项之非独占被许可人未支付或提存报酬的,不得实施发明专利、实用新型、设计,或近似设计。

七、共同请求裁判(专利法第139条)

(1) 二人以上依第133条第1项、第134条第1项及第2项及第137条第1项提起无效审判,或依第135条第1项提起确认专利权范围审判的,需要合并其请求。

(2) 对专利权共有人之一提起审判的,全体共有人均为被告。

(3) 专利权共有人或取得专利的权利共有人提起有关共有权的审判的,应由共有人全体提出。

(4) 第1项或第3项的请求人之一或第2项中的被告之一,如有中止审判程序的理由,该中止对全体生效。

八、裁判请求的形式(专利法第140条)

(1) 请求审判人应以书面载明下列事项,向专利审批院主席提出:

1. 当事人的姓名及地址(如为法人,则为法人名称及营业所在地);

1-2如有代理人的,代理人的姓名及地址,或营业所,如代理人为专利事务所,则为其名称、事务所所在地及指定的专利代理人姓名;

2. 裁判案件的确认信息;

3. 请求的目的及理由。

(2) 除下列情形外,依第1项所为审判请求不得修改意图或目的:

1. 修改(包括增加)是更改关于第1项第1款所述专利权人之主张的;

2. 修改第1项第3款所述的请求理由;

3.在专利权人或独占被许可人提起请求确认专利权范围审判时,被告主张该书面审判请求的确认目标的发明说明书或附图与其实施的发明不同,请求人修改该书面审判请求的确认目标的发明说明书或附图,使其与被告实施的发明相同。

(3)依第135条第1项提起确认专利权范围审判时,可与发明专利比较的说明书及相关附图应与书面审判请求同时提出。

(4)依第138条第1项提出准予非独占许可审判的书面请求,除应记载第1项之外,并应记载下列事项:

1. 要求实施的专利的专利号码及名称;

2. 欲实施的他方当事人的专利、新型或设计的专利号码、名称及日期;

3. 发明专利、实用新型或外观设计的非独占许可范围、期间及报酬金。

(5) 依第136条第1项提出的更正审判请求,更正后的说明书或附图应与书面审判请求同时提出。

九、侵权诉讼的应对策略

1.诉讼准备阶段的应对策策略

(1)组织诉讼小组

诉讼是一种纠纷解决方式,因此需要专门的部门和策略。即,要求构建与负责人、合作伙伴、技术人员的协同合作关系以及与经营负责人的紧密协助关系等。

(2)选任诉讼代理人

诉讼是通常以诉讼代理人为核心来进行的,因此需要选任代理人的情况较多。应该选择精通专利诉讼的经验丰富的专利代理人、律师。

(3)诉讼费用的估价

事前要充分分析诉讼方案,并且把握到诉讼结束为止的诉讼费用。

同时还应该考虑败诉时要支付对方的诉讼费用。

(4)拟定诉讼策略

不管是处于起诉或者应诉之中哪一方的立场,只要提起了诉讼,就要透彻地分析案情并仔细考虑有利或不利的地方,根据经济原则来参与诉讼。

(5)权利范围确认审判

如果对实施品是否属于发明专利的保护范围不甚明确,可考虑进行权利范围确认审判。


(6)谋求证据保全的对策

权利人在无法取得产品的决定性证据或有销毁证据的可能性的情况下,在提起诉讼之前,有必要考虑向法院申请证据保全。相反,产品的实在韩知识产权诉讼策略

施者,在根据证据保全申请的裁判过程当中,有必要积极主张其产品是依据有保密义务的合同或者是属于重要的专有技术。

(7)临时禁令对策

防御方最担心的是突然被下达临时禁令,导致实施品的实施被中止。

因为对于攻击方来说没有比此情况更有效的手段。

(8)专利无效审判

作为防御方,以诉讼的对抗手段可以申请专利无效审判。虽然成功率低,但实际上在判断专利性时可以期待意外的效果。

2.进行诉讼上的对应策略

(1)选定被告

产品的实施者如果是一个人,没有大问题;在多个侵权人存在的情况下,以谁作为被告成为关键问题。

(2)选定管辖法院

通常,诉讼是在产品的实施场所的管辖法院进行。

(3)确定是否申请临时禁令

通常如果等待判决会使权利人损失扩大时,首先申请临时禁令,然后再进行侵权诉讼。

(4)选定请求内容

如下表格所示,权利人在专利权的效力上具有一些请求权。同时,对方对于权利人不应停留在消极的应诉上,相反还可以积极地进行权利确认诉讼来对应。选定何种请求权也是非常重要的事项。

3.诉讼结束阶段的策略应对策略

(1)掌握和解的方法

和解是为了解决纠纷的一种方法。如上述所示,仲裁或者通过调解也可以解决纠纷。

(2)确定损害赔偿金的支付方法

如果法院进行判决权利人胜诉时,可以强制执行实施停止或者损害赔偿等。支付赔偿金的情况下,在当事人之间的协商下确定以总额或分期的方式进行支付。


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