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南非知识产权环境研究报告

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第一节 商标案件 返回

一、商标显著性的判断(Distinctiveness of trademark)

关于商标显著性的检验标准,南非最高上诉法院在一起商标纠纷案件“在线乐透服务有限公司诉全国乐透彩票委员会”案(Online Lottery Services (Pty) Limited v National Lotteries Board)中指出:在判断商标显著性时,使用本身不能表明商标具有显著性,通用名称只被一个人使用并不意味着该通用名称就可以作为商标使用;即使经过必要的使用,商标注册也只是权利的初步证明;注册商标一旦成为通用名称就进入公有领域,其他竞争者可以自由使用而不构成侵犯商标权。

本案基本案情:

开普顿高等法院同时受理了关于“LOTTO”商标的两项诉讼请求。第一项诉讼请求由全国乐透彩票委员会(National Lotteries Board)提出,其以侵权和仿冒为由要求禁止在线乐透公司(Online Lottery)使用“LOTTOFUN”作为商标进行商业活动。第二项诉讼请求由在线乐透公司提出,其主张全国乐透彩票委员会的“LOTTO”商标无效。

在线乐透公司是一家以Lottofun命名的网站,其通过网页和短信销售彩票。高等法院支持全国乐透彩票委员会的请求,其判决指出:未经授权使用与已注册货物或服务商标相同或相似的标志进行商业活动,有欺骗或误导消费者倾向的行为构成侵权。在线乐透公司辩称,它已经在网站上声明只提供代理服务,其自身并不销售彩票,但是高等法院指出,LOTTOFUN从事的是与已注册商标LOTTO相关的业务。该案件的关键在于商标LOTTOFUNLOTTO与LOTTO之间是否会引起欺骗或误导。法院引用了最高上诉法院在Bata Limited v Face Fashion CC 2001 (1) SA 844 (SCA)一案中判断商标相似性的原则:商标的相似性的判断必须将商标作为一个整体来判断,同时将其显著性作为考虑因素。尽管在线乐透公司声明了Lottofun是一个独立的经营者而与全国乐透彩票委员会无直接从属关系,但是高等法院认为,在线乐透公司对商标Lottofun的使用可能会欺骗或误导消费者,可能会对全国乐透彩票委员会的良好商誉造成损害,并判定在线乐透公司仿冒侵权和法定赔偿金。

但在此后的上诉中,南非最高上诉法院却作出相反判决,完全支持在线乐透公司。在撤销LOTTO商标的判决中,最高法院强调了以下两项基本原则:

(1)使用本身不能表明商标具有显著性;

(2)通用名称只被一个人使用并不意味着该通用名称就可以作为商标使用。

最高法院指出,“lotto”一词自LOTTO被注册的1991年起已经活跃于南非语言的使用中并且流行了好多年。“lotto”被理解为一种博彩游戏也是显而易见的。最高法院指出:注册一方的注册商标一旦成为通用名称或具有描述性意义,其对该商标即丧失垄断权,该商标就进入了公有领域,其他竞争者也可以使用。

二、商标案件中的淡化(Dilution)

在“百威国际公司诉一笑置之促销公司”(Breweries International (Finance) BV v Laugh it off Promotions)一案中,高等法院给出了判断商标淡化侵权的原则:当存在商标的模糊化或污损时,就会出现商标淡化的情况。出于商业利益而故意使用商标的行为应当与非商业使用性质的商标滑稽模仿(parody)区别开来。滥用一个知名商标的影响力或者广告价值是对商标所有人的商业侵害,是对知名商标的淡化并且会损害商标所有人的商业信誉。

本案基本案情:

高等法院关于南非“百威国际公司诉一笑置之促销公司”一案做出了具有标志性意义的判决:一笑置之公司销售的印有标语“Black Labour - White Guilt”(该短语的意思可理解为“黑人劳作-白人罪过”。它与百威公司的“BLACK LABEL”标志很相似)的T恤侵犯了南非百威公司的商标权。这一判决在南非被认为是对表达自由的一次严厉打击。

南非百威公司拥有一些用于啤酒产品的商标,其中包括一个以“BLACK LABEL”和AMERICA'S LUSTY, LIVELY BEER为标志的商标, “BLACK LABEL”以白色文本黑色背景为特征。该注册商标所使用的产品并不涉及服装产品。一笑置之公司销售了印有黑色标签的讽刺T恤,该标签字体与“BLACK LABEL”相同,标签的上面是“Black Labour”字样,下面是“White Guilt”。从1652年就开始被广泛利用的词语“Africa's lusty”也是其特点之一。南非百威公司以侵犯其商标权为由对一笑置之公司提起诉讼,称一笑置之公司销售的T恤所使用的短语淡化了自己的商标,违反了商标法的规定。

反淡化是南非商标法中新设之规定,其主要内容如下:

一个已经在南非注册的知名商标的权利将因下列行为而遭到侵犯:未经授权,将完全相同或相似的商标用于商业中任何货物或服务上,如果该使用行为是不公平地利用或者对该知名商标的显著性特征或名誉产生不利后果,即使不存在混淆或欺骗的可能性。

高等法院支持了百威公司的诉讼请求。法院为阐明商标淡化的法律规定,给出了下列原则:

(1)当存在关于争议商标的模糊化或污损时,即构成淡化商标之情形。在该案中,由于“BLACK LABEL”是一个知名商标,一笑置之公司的讽刺版本损害了其名誉并且可能会冒犯一部分人,故构成对该商标的污损。

(2)法律规定中的术语“相似标志”不应作过于宽泛的解释,一个合适的含义源于牛津英语字典,即“有显著的相似或相像”。

(3)出于商业利益对商标的故意使用应该与非商业使用性质的商标滑稽模仿区别开来。法院声称,滥用一个知名商标的销售实力或者广告价值是对商标所有人的商业侵害,并且会损害商标所有人的商业信誉。

法院同时驳回一笑置之公司关于其言论自由的宪法权利的抗辩。该判决表明,即使是宪法也会限制该言论自由权,如果其言论会造成损害或者有害种族和谐。

三、商标的可注册性

在南非,一个可注册商标必须至少满足以下一个条件:(1)能够将应用该商标的货物或服务与其他所有者的货物或服务区别开来,或者 (2)由于在先使用而能够将货物或服务与其他所有者的货物或服务区别开来。在“卡德伯里有限公司诉培根糖果巧克力有限公司”(Cadbury Limited v Beacon Sweets and Chocolates (Pty) Ltd)一案中,商标局长驳回了卡德伯里公司将紫色作为注册商标的申请。

本案基本案情:

卡德伯里公司是一知名的糖果生产商,其申请颜色标记作为其巧克力糖果的注册商标。它提交的申请形式是彩色立体形状,以及以下声明:“商标由紫色组成(具体形式即为提交的申请),该商标用于标签或巧克力糖果产品的包装。”培根糖果巧克力有限公司是一家南非公司,它对该商标申请提出异议,其理由是:该标记不符合南非《商标法》第9条和第10(2)(a)条而不具有可注册性。

在南非,一个可注册商标必须至少满足以下一个条件:(1)能够将应用该商标的货物或服务与其他所有者的货物或服务区别开来,或者 (2)由于在先使用而能够将货物或服务与其他所有者的货物或服务区别开来。卡德伯里公司声称自从1938年已经开始使用紫色作为其包装标志,因此该标志具有显著性。

南非商标局长指出:一种颜色要想作为商标使用,其必须能够生动地呈现出来,特别是以图像,线条或特性的形式表现,进而能够被准确识别并且该图形展示必须清楚、精确、独立、可获得、可理解、持久和客观。而卡德伯里公司的申请不能满足商标注册要求。因此驳回卡德伯里公司的注册申请。

裁决书也提示,一种颜色标志在有些情况下是可以注册的,比如,申请中包含标志的包装,该包装清楚地表明颜色使用的区域并将其他因素全部移除,并且该标志的呈现必须清楚客观。

四、自然人使用自己姓名作为商标的权利及其限制

在南非,按照普通法的规定,一个自然人有权利在商业中诚实使用自己的姓名以及使用自己的姓名销售货物。但是也存在着关于该自然人权利的限制,在“博特诉詹妮博特公司”(Button v Jenni Button (Pty) Ltd)案中,南非高等法院发布一项裁定,禁止一个南非的著名服装设计师詹妮·博特(Jenni Button)出于在南非零售服装的商业目的而使用“Jenni Button”作为其商标。

本案基本案情:

南非高等法院同时审理了两项诉讼请求:一项请求由博特(指原告詹妮·博特)提交,要求詹妮博特有限公司(Jenni Button (Pty) Limited)和其他实体将公司30%的股份转让给自己;与此同时,詹妮博特有限公司提出反诉,要求限制詹妮·博特出于零售业之商业目的而使用“Jenni Button”作为商标名称,其中域名“jennibutton.com”也是请求限制的一部分。

1997年,当时的詹妮博特有限公司和其他实体之间签订了一份书面的商业企业买卖协议,其中一个就是Newco公司,随后,Newco公司即更名为詹妮博特有限公司(Jenni Button (Pty) Limited)。该商业销售的内容包括:将名称Jenni Button和JB Inc及其相关商誉,以及所有涉及名称Jenni Button和JB Inc的商标权和著作权一起组成一个经营企业。协议还规定,由Newco公司向詹妮·博特至少支付Newco公司利润的30%,同时关于利息的条件条款则通过进一步的协议约定。

由于协议内容的模糊性和不可强制执行等原因,法院判决如下:协议中关于Newco公司销售利润30%的规定无效;驳回詹妮·博特关于将股份转移给自己的请求和诉讼费用请求。

另外,反诉请求中出现了下面的事实:詹妮·博特从未对詹妮博特有限公司善意取得其名称、商标和著作权的事实表示过异议。但是,她曾经几次在自己的新服装业务中使用过“Jenni Button”的名字。在当被提起诉讼时,她已经停止使用该名称。

在她回应反诉申请宣誓书时,詹妮·博特争取自己事业的资格,主张她不能被限制使用自己的名字,并指出她在南非并不是将“Jenni Button”作为一个商标或者商业模式而使用。博特辩称:詹妮博特有限公司没有资格限制她将自己的名称用于她的服装设计,并且她之前给出的承诺是出于合作和解的态度。

博特也用《商标法》第32条第2款的规定支持自己的主张,该项规定自然人可以在商业中善意使用自己的姓名。

法院判定如下:首先,本案争议中没有注册商标的事实,所以第34(2)(a)条的规定与本案无关。不过,法院承认,在南非,按照普通法的规定,一个自然人显然具有这样的权利:即在商业中诚实地使用自己的姓名以及使用自己的姓名销售货物。但是,也有关于该自然人权利的限制,(参考案例Policansky Brothers Ltd v L&H Policansky (1935 AD)和Brian Boswell Circus v Boswell-Wilkie Circus (1985 (4) SA 466 (A)))。

另外,考虑到詹妮博特有限公司已经获得了企业名称“Jenni Button”以及与此相关信誉的事实,法院认定,如果詹妮·博特继续在其商业中使用自己姓名无疑会侵犯商标“JENNI BUTTON”相关商誉的权利。因此,博特无权在商业中使用自己的姓名--至少不能使用自己的姓名在南非与詹妮博特有限公司从事相同领域的商业活动。

最后,由于存在关于詹妮·博特在南非使用自己姓名从事商业活动的无可争议的证据,(包括域名jennibutton.com),法院判定詹妮博特有限公司获得禁令救济。结果,法院向原告詹妮·博特颁布了强制性命令,并由其承担诉讼费用。

五、侵犯商标权的判定

在“麦当劳国际产业有限公司诉吉安尼”(McDonald's International Property Co Ltd v Gianni)侵犯商标权案件中,商标局长拒绝撤销商标MCBISCUIT,麦当劳国际产业有限公司对此决定提起上诉,最终,南非德兰士瓦高等法院驳回上诉。高等法院判定,MCBISCUIT与麦当劳的商标不存在混淆性相似。

本案基本案情:

迪恩·吉安尼(Dean Gianni)在南非注册了商标“MCBISCUIT”,该商标被用于具有明显苏格兰风味的饼干的各式标签上。麦当劳国际产业有限公司是麦当劳在南非的一家子公司,其向商标注册局申请撤销商标“MCBISCUIT”,该申请是基于其注册的包含“Mc”或“Mac”的一系列商标以及与之相关的商业信誉。

吉安尼向商标局长提出有力抗辩:麦当劳国际产业有限公司不能在南非主张带有“Mc”或“Mac”的系列商标的垄断权,因为还存在大量其他已注册和在使用中的其他带有这些前缀的商标。他同样否认其商标“MCBISCUIT”与其他任何带有“Mc”或“Mac”前缀的商标具有混淆性或欺骗性相似。商标局长同意其抗辩理由,并驳回了麦当劳国际产业有限公司关于撤销“MCBISCUIT”注册商标的请求。

麦当劳国际产业有限公司的主要论据是,“MCBISCUIT”不仅与某些带有“Mc”或“Mac”前缀的商标具有迷惑的或欺骗的相似性。而且会被消费者误认为是麦当劳国际产业有限公司的带有“Mc”或“Mac”前缀的系列商标。吉尔尼在答辩中指出:“MCBISCUIT”不会与任何麦当劳公司的商标产生令人混淆的相似性,并且麦当劳国际产业有限公司在南非并不享有带有“Mc”或“Mac”的系列商标的垄断权。

法院首先对麦当劳国际产业有限公司的商标在南非的名誉进行评定。并确认该评价相关日期是1998年6月8日,即“MCBISCUIT”的商标申请日。法院得出结论:在该时间点,麦当劳国际产业有限公司只是在“McDonald's”商标而没有在其它任何商标上建立商业信誉。因此判定“McDonald's”与“MCBISCUIT”这两个商标之间不具有相似性,从而根据《商标法》第10(12)条驳回麦当劳国际产业有限公司的上诉。

六、商标案件中的仿冒(Passing-off)

在南非,原告要想证明被告构成仿冒侵权,必须证明自己的商标具有显著性且被告的商标会误导消费者将被告的产品当作原告的产品或者将二者的产品联系在一起。在判断消费者是否会被误导时,法院应当将自己假想为一个既不特别留意也不忽视涉案产品的购买者。南非开普顿高等法院在Swartkops Sea Salt (Pty) Ltd v Cerebos Limited 一案中认定,Swartkops公司的商标已经取得良好信誉,但在判断被告产品是否会误导消费者时,经过将原、被告产品商标的不同之处和相似之处做了仔细的比较分析之后,得出的结论是被告不构成仿冒侵权。

本案基本案情:

Swartkops和Cerebos是两家生产烤肉盐的企业,二者销售的产品具有相似的型号和形状(如下图):

2010年,在Cerebos公司开始投入烤肉盐竞争行业时,Swartkops公司已经使用了上述商品包装30年。在接到Swartkops公司要求其停止使用被控侵权包装的信函之后,Cerebos公司只是将其产品标签做了细小的变动而继续销售其产品。Swartkops公司遂以仿冒侵权为由向法院提起诉讼。

法院在另一起案件(Capital Estate & General Agencies (Pty) Ltd v Holiday Inns Inc)中,将仿冒(passing-off)定义为:将自己的产品假冒成他人的产品或将自己的产品与他人的产品联系在一起。判定被告构成假冒侵权需要证明公众会将被告产品误认为他人的产品或者将被告产品与他人产品联系在一起。

原告要想证明被告构成仿冒侵权,必须证明自己的商标具有显著性且被告的商标会误导消费者将被告产品当作原告的产品或者将二者的产品联系在一起。法院承认,在判断两种产品的相似性时应该从二者的整体外观上做比较。在判断消费者是否会被误导时,法院应将自己假想成一个既不特别留意也不刻意忽略涉案产品的购买者,该购买者不会将两种产品的每个细节逐一进行比较。

法院认可Swartkops公司的商标已经取得了良好的信誉,但在判断Cerebos公司的产品是否会误导消费者时,法院对原被告产品设计的相似和不同之处做了严格的比较分析。法院注意到,二者的产品容器轮廓、包装主色调、商标、标签形象和文字的不同之处。考虑到经常接触日常商品的消费者对不同来源的相似产品具有相似包装有一定的认识。法院认为,原、被告商标的不同之处会让消费者意识到他们接触的是两种不同的产品。

该案例提供了一个在判定仿冒侵权时,对产品差异分析之严格的实例。


七、侵犯商标权案件中的混淆可能性认定

关于侵犯商标权的判断,南非最高上诉法院(SCA)在Adidas AG & another v Pepkor Retail Limited一案中推翻了西开普敦高等法院(Western Cape High Court)作出的判决,认为被告在鞋类产品上使用两条和四条平行条纹不属于装饰或点缀之用,而是属于商标性使用,构成了对阿迪达斯的商标侵权和仿冒。该判决同时指出:在考虑是否存在混淆可能性时,商标的知名度应当作为整体评估的一个考虑因素。当使用在竞争产品上时,一个商标越具有显著性,商标越有可能会发生混淆。

本案基本案情

阿迪达斯已将其三个条纹标识作为主题在涉及鞋类的产品上进行了多个商标注册。经过多年的推广及宣传,其商标和相关的鞋类产品在南非有着很高的知名度。Pepkor是南非的一个大型零售组织,通过旗下的Ackermans和Pep Stores等进行零售业务,主要销售衣服和鞋类产品,指向中低档市场。2007年10月,阿迪达斯发现Ackermans和Pep Stores出售的运动鞋和足球鞋上突出显示了两条和四条平行条纹,其认为这构成了对其所拥有的四个已注册的知名商标的侵权和仿冒,遂提起诉讼。

除了否认使用于Pepkor鞋类上的两条和四条条纹与Adidas商标的相似性之外,Pepkor还提出了一些其他抗辩,这些抗辩包括:(1)这些条纹不属于商标性使用而仅仅起到装饰性作用;(2)阿迪达斯注册商标所提供的保护应当限制在三个平行条纹(而不是任何其他数量的平行条纹)上;(3)阿迪达斯三条条纹商标具有很高的知名度和可辨识度,消费者在面对起到装饰作用的两条或四条平行条纹的运动鞋时并不可能产生对产品的来源产生混淆或者误认为这些物品与阿迪达斯有关;(4)阿迪达斯援引的以往的南非判决和外国判决是不适当的,对本案的作用极其有限。

Adidas注册商标

被控侵犯商标权的鞋子之一

法院首先对是否构成侵犯商标权进行了认定。法院认为,在被控侵权的六双鞋子中,其中四双使用的商标的相似程度并不足以引起混淆可能性,因此没有侵权。对于剩下两双被控侵权的鞋子,法院认为,购买者从陈列的商品中选择物品时至少有一段时间的混淆可能性。因此,侵犯了第194/93号“商标法”第34(1)(a)条。在仿冒之诉是否成立的问题上,法院认为在特定的鞋子上Pepkor四个条纹的样式设计构成仿冒。

因此,法院(五名法官一致赞同)批准了阿迪达斯的禁令请求,并判决Pepkor向阿迪达斯赔偿损失。

八、网络搜索关键词使用他人商标是否构成仿冒

随着互联网的发展,新型案件日益增多。将他人商标作为在Google AdWord系统中的网络搜索关键词(keyword),是否构成侵犯商标权或者不正当竞争,就成为一个热点问题。在南非最高上诉法院于2016年5月27日终审判决的Cochrane Steel Products (Pty) Ltd v. M-Systems Group (Pty) Ltd案(227/2015)[2016] ZASCA 74,认定此类行为不构成侵权。

本案基本案情

本案双方当事人均系从事安全护栏产业的企业。2013年,Cochrane公司起诉M-System公司,认为后者在谷歌搜索广告系统Google AdWords advertising使用其商标“CLERAVU”或混淆性类似标记“CLEAR VU”、“CLEAR-VU”构成侵权,请求法院责令其停止使用。

Cochrane公司在2008年发明该安全护栏系统,并为其产品启用品牌名称CLEARVU。其于2010年申请商标注册,但案件起诉时,根据1993年《商标法》(Trade Marks Act)而尚处于审查阶段,故Cochrane公司是以普通法商标(common law trade mark)而起诉的。因此,本案的法律依据并非制定法,而是普通法。Cochrane公司的主张就是,M-System的行为构成仿冒(passing off),从而属于不合法的竞争(unlawful competition)。

法院在判决中首先认为,Cochrane公司无法证明M的行为导致或者可能引起对公众的混淆或者欺诈。而是否存在该种混淆是一个事实问题(question of fact),必须根据个案的事实加以认定。

接着,法院引用大量外国司法管辖区域所作类似案件的判决,涉及广告竞价者(bidding trader)以他人商标作为谷歌搜索竞价服务的关键词是否合法的问题。其中包括英国、德国、法国以及美国、加拿大等国法院的判决,均认为不构成侵犯商标权。

因此,法院认为,在确定广告主的行为是否属于商业活动中的诚信做法(honest practices in commercial matters)以及针对他人商标的正当利益(legitimate interest)是否公平时,取决于消费者是否理解谷歌广告是在第三人的商品与商标权人之间建立起了某种链接,以及第三人所意识到的范围。如果消费者认为存在这样一种链接,亦即混淆,则广告主的行为构成不诚信与不公平。

最终法院认定,本案被告不构成仿冒及不正当竞争。


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