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企业上市、重组或并购知识产权服务规范与程式研究

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第二节 完善企业重组、并购中知识产权服务规范与程式的建议 返回

一、政府制定政策引导企业聘请专业机构做知识产权调查

知识产权尽职调查服务是企业提升知识产权运营价值,降低知识产权运作风险的重要“安全阀”。同时,知识产权调查也是企业重组、并购过程中最重要、最具有代表性的知识产权服务。目前,我国企业在重组、并购中存在一系列知识产权问题。首先,不同类型、性质、规模、区域的企业对知识产调查的重视程度不同,很多企业只是在受到相关知识产权事件刺激后才意识到知识产权调查的价值。其次,我国大多数中介机构知识产权调查服务能力不足,企业在重组并购中习惯于选择规模大、名气大的外资服务机构。这些机构在知识产权调查时不仅具有天然的感情倾向,而且也不是专业的知识产权调查机构。再次,由于知识产权服务受到多部门、多头管理,我国目前缺少标准化的知识产权调查内容指引规范和知识产权调查行为规范。概言之,知识产权尽职调查的意义及我国目前知识产权调查存在的问题决定政府机构应当及时出台指引性规则,激励企业并购重组中进行知识产权调查,进而提升重组并购效益,防范化解知识产权风险。

(一)出台重组、并购中知识产权服务指引性规则

基于知识产权工作高度专业性的特点及世界各国知识产权行政集中统一管理的趋势。我们认为应该由国家知识产权局联合相关部门出台重组并购中知识产权服务指引性规则。指引性规则的宗旨是激励企业重视知识产权调查工作,培育知识产权调查市场,促进国内专业化知识产权服务机构发展,提升知识产权服务质量。指引性规则应当包括以下几个方面的内容:

第一、对重组并购中知识产权工作做的好的企业及相关知识产权服务机构给予财政补贴。理由是:重组并购知识产权服务工作的价值有时远远大于一件专利的价值。既然成功申请专利可以获得补贴,那么重组并购中知识产权运用好的企业和中介服务机构同样应该获得补贴。

第二、国有企业重组并购中必须进行知识产权调查。这一方面是因为国有资产特别是无形资产在重组并购中极易流失,另一方面是因为国有企业知识产权意识和风险规避能力远远弱于私营企业。

第三、我国企业海外重组并购中必须进行知识产权调查。众多企业海外重组并购的重要目标是快速获取知识产权,扫清进入国际市场的障碍。如果缺乏相应的知识产权调查程序,很可能导致重组并购中的知识产权目标落空。同时,海外重组并购中知识产权的复杂性也要求进行必要的知识产权调查程序。

第四、知识产权调查由具有知识产权“调查资质”的专业机构和专业人员进行;知识产权调查的高度专业性、复杂性决定只有具有知识产权调查能力的人才有可能保证知识产权调查服务的质量。知识产权调查能力的形式表现是调查资质。当前,由于传统制度的影响,目前很多具有评估调查资质的机构和人员实际上不一定有知识产权调查服务能力。但是,随着认识的深入及制度的完善,由特定资质的人进行知识产权调查应该是一个趋势。

第五、知识产权调查的指导监督机关是各级知识产权行政管理部门。知识产权调查是一种知识产权职能。知识产权行政管理部门指导管理知识产权调查工作不仅符合法律规定,也是客观实际所需。如果由其它职能机构指导知识产权调查,不仅情理法理不通,而且其它部门由于不行使知识产权职能,也确实没有相应的指导能力。

(二)制定知识产权尽职调查的指引

知识产权调查的内容通常包括以下方面:

1.目标知识产权权利是否完整、权属关系有无瑕疵,如目标公司是否拥有所有的知识产权;

2.目标知识产权是否存在权利限制/负担,如目标知识产权是否与第三方共有、质押或许可等;

3.目标知识产权在行业内的竞争力、同并购方资产结合可以带来协同效应以及其它可能产生的竞争优势;

4.目标知识产权存在的法律风险及其它不确定因素,如目标知识产权是否存在诉讼、仲裁争端,专利权稳定性程度等。除第三点是具有知识产权因素的商业判断外,其它三点是对目标知识产权法律要素的判断。

具体从知识产权内部结构的角度,根据知识产权的不同类型,应有针对性和区别的进行调查。这主要是:

1.在专利领域,需要分类统计调查分析专利号、保护地域、发明人及其雇主、权利人及其变更情况、申请日期、授权日期、专利法律状态、关键日期(比如优先权日期)、专利缴费情况、专利实施/许可情况、专利挖掘流程、竞争对手相关专利的分析情况、专利技术是否关系目标公司当地国家安全利益等信息;

2.在商标领域,需要分类统计调查商标号、商标申请图案和授权图案、保护地域、注册类别、权利人及其变更情况、申请日期、授权日期、法律状态、关键日期(比如优先权日期)、缴费情况、实施/许可情况、商标是否注册域名等信息。

3.在版权领域,需要调查版权登记号、首次公开日期、版权声明、版权人及其变更情况等;在商业秘密方面,需要调查目标公司内部的信息安全管控流程、保密协议、保密制度、商业秘密等级标识、是否有许可记录等信息。

除此外,我们认为,从实际操作的角度,对企业进行的知识产权调查,应遵循尽职调查的一般程序:

1.前期准备、制作和发放尽职调查文件清单。尽职调查清单是实施一切调查的基础。一份完整而又符合被调查对象实际情况的调查清单能使调查情况事半功倍。

2.查阅文件与实地走访相结合。除了对调查对象提供的文件、资料的真实性、完整性、有效性进行核查外,必须对调查企业生产、研发部门的现场核查,以及对主管部门的走访,通过现场感知和第三方部门的意见,综合判断企业的情况。

3.注重与目标公司的沟通。在现场核查的基础上,通过与调查企业的相关人员沟通,去伪存真。

4.特别重视对核心人员的访谈。核心技术人员更了解企业的技术特点和优势,同时对行业的情况应该也更为清晰。与核心技术人员沟通是判断企业知识产权状况,包括是否可能存在潜在纠纷或争议的有效途径。

5.了解和征求第三方服务机构的意见。

(三)制定促进专业知识产权服务机构发展的管理规范

当前,我国专业知识产权中介服务机构的特点是数量多、规模小、专业服务能力层次不齐、竞争无序。知识产权服务机构的价值及生存现状决定知识产权行政机构一方面应大力促进其发展,另一方面应对知识产权服务机构进行监管。我们认为可以从以下几点入手,强化对知识产权服务机构的管理:

第一、明确并逐步重组并购知识产权服务的机构资质和人员资质。比照上市过程中知识产权服务机构应当有专业资质的机构和人员从事相关服务,企业重组并购中的知识产权服务也应当有严格的资质的要求。这是因为:一方面,机构资质和人员资质是解决重组并购中知识产权专业性和复杂性的基本前提,另一方面,建设统一规范的知识产权服务市场也需要有准入资质要求。

在推进知识产权服务的机构资质和人员资质建设时,应该重点解决三个方面的问题:1、哪个国家机关确定重组并购中知识产权服务机构的资质。鉴于我国知识产权行政体系的格局及未来知识产权行政集中管理的趋势,我们认为国家知识产权局行使这一职能合情合理;2、是明确重组并购中知识产权服务机构资质和人员资质的具体要求;3、在没有足够知识产权服务从业资质人员的现实情况下,如何保证当前重组并购中的知识产权服务工作顺利开展。考虑重组并购中的知识产权市场尚处于发育期,鉴于目前知识产权代理机构、律师事务所等中介服务机构已有一定数量的相关知识产权人才积累,可以给予3年的过渡期,3年以后,严格落实知识产权从业资质要求。在此3年过渡期内,知识产权从业资质考试一定要全面铺开。总体上,推行重组并购知识产权服务的机构资质和人员资质政策是通过市场准入机制让具有资质的机构和人员安心做服务,而不是全面跑业务,进而提升知识产权服务质量。

第二、整合现有知识产权中介服务机构资源。目前,为重组并购企业提供知识产权服务的机构主要有会计事务所、律师事务所、资信评估机构、知识产权评估机构、知识产权代理事务所等中介机构。提供服务的中介比较分散,缺乏统一的业务流程和行为准则,各中介之间相互竞争,没有信息沟通和支持。这种现状的长期存在不仅难以建立有效的知识产权服务市场,甚至很难保证基本的服务质量,不利于建立企业对相关机构提供服务的信心。

为了消除这种主客观因素产生的不利后果,整合现有知识产权中介服务机构势在必行。但是,整合资源并不是强制性地把这些机构组合在一起。我们认为可以借助上一点“机构资质和人员资质”的要求将资源整合在一类机构。考虑到会计师事务所、资信评估机构做知识产权服务只是辅业及其它综合服务能力要求,我们认为由知识产权代理机构整合这些资源比较合适。可以考虑由国家知识产权将知识产权服务机构的资质授予知识产权代理机构,然后通过市场的无形之手让其它机构的人才向代理机构流动、积聚。知识产权代理机构具备相当的专业技术水平和法律知识,具有丰富的知识产权运作经验,他们对技术与法律的关系把握比较适当,对知识产权创新程度、技术含量的了解和技术寿命的预测比较深刻,对知识产权保护范围的划定界限比较准确,对知识产权能否尽快转化并产生多大的经济效益的判断比较清晰。

第三、明确知识产权服务机构未勤勉尽职时的法律责任。根据目前的行政法律制度,可以选择的法律责任的主要形式包括:

1.声誉处。警告和通报批评是法定的声誉罚。从惩罚力度看,其威慑力一般较弱,但是在特定的公众市场领域,尤其是证券市场,声誉罚的警示作用丝毫不亚于经济罚。因为声誉是中介机构的脸面,一旦知识产权服务机构受到警告或通报批评,就很可能在短期内被市场拒之门外。主管机关可以将受到警告和通报批评的知识产权服务机构信息录入信息公示平台进行公示,引导市场选择信誉优良的知识产权服务机构。

2.资质处罚。根据《中华人民共和国行政许可法》行政机关可以依法许可符合条件的主体实施一般性禁止行为。既然知识产权行政机构可以根据法律授予特定知识产权服务机构出具知识产权意见书的资质,那么同样可以根据行政许可法撤销行政许可,即撤销该机构的资质。同样,也可以根据行政处罚法对特定违法行为处以吊销或者暂扣营业执照及执业证书的处罚。这种处罚在国家知识产权局发布的《专利代理惩戒条例》(试行)第四条、第五条有进一步的体现,分别为撤销专利代理机构,收回专利代理人执业证书、吊销专利代理人资格。

3.财产罚。根据企业上市、并购、重组的特点,强化知识产权代理机构在违反证券业务的规定时应该承担相应的经济处罚,加大其违法成本。知识产权的机构机构已意识到财产罚对于加强监管的重要作用。如国家知识产权局报送国务院审议的《专利代理条例(修订草案送审稿)》。该送审稿补充了违法提供专利代理服务的财产罚空白,规定违反本条例第四十三条规定开展专利代理业务的,由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。对提供证券业务服务的知识产权代理机构也可以参考上述相关规定。

二、培育评估机构、完善评估体系

(一)大力培育评估机构

毋庸置疑,知识产权评估始终是企业实施重组、并购活动的前提条件和核心问题。因此,知识产权评估机构的发展对知识产权评估有特别重要的意义,直接影响到重组并购中知识产权服务的质量。我们认为,当前情况下推进知识产权评估机构的发展需要以下改革措施:

第一、将知识产权评估机构的促进管理职能划归知识产权行政机构行使。在我国,资产评估行为由财政部门管理。这一立法政策是传统有形财产作用的结果。随着财产形式的发展,无形资(知识产权)产在社会总资产中占据越来越重要的地位,但是财政部门不是知识产权行政机构,也很少监管知识产权。实践中,财政部门无意也无力管理资产评估,特别是无形资产评估。于是,受财政部门直接管理的中国资产评估协会在无形资产评估中发挥举足轻重的指导作用。但是,中国资产评估协会的性质和构成使得其很难推进知识产权评估发展。考虑到知识产权评估的极度复杂性及国家知识产权局的职能特征,由国家知识产权局推动和促进知识产权评估机构发展合情、合理。至于法律层面的因素,需要知识产权行政机构和财政部门统筹协调。总的看,如果没有知识产权行政机构的全力推动,知识产权评估机构只能缓慢发展、难以适应知识产权形势发展的需要。

第二、将知识产权评估资质纳入知识产权服务体系。知识产权具有高度的专业性和复杂性,而知识产权评估则是市场发育最晚、最为复杂的知识产权领域。知识产权评估涉及法律因素、技术因素、经济因素及其它因素。如果没有强大的人才支撑,则很难提供知识产权评估服务。如果没有任何资质限制,不仅难以保证知识产权评估质量,而且极有可能导致无序的市场竞争。总的看,知识产权评估资质化是知识产权复杂性及知识产权市场健康快速发展的必然选择和要求,也是知识产权评估质量的基本保障。

第三、由专业的知识产权中介机构提供知识产权评估服务。目前,知识产权评估服务主要由会计师事务所、知识产权评估公司及相关资信评价机构提供。一般讲,这些机构不具有专门的知识产权团队,知识产权评估质量与知识产权的客观价值之间往往存在较大出入,难以保障各方当事人的利益。一方面,这使得评估机构自身发展面临障碍。另一方面,也影响了知识产权的评估市场的正常发展。会计师事务所在评估有形资产的业务中便利性地承揽无形资产(知识产权)的评估业务,但是专注有形资产评估的会计师事务所一般不具有知识产权评估能力。更为严重的是有人才、有能力知识产权中介服务机构却因为资质和其它制度设计因素难以快速进入知识产权服务市场。为扭转这种局面、提升知识产权评估质量,知识产权评估应当由具备资质条件的代理机构行使。这是因为:1、大多数情况下,涉及技术的专利价值评估只有知识产权代理机构才能担当、完成。2、知识产权代理机构具有多元化的知识产权人才队伍支撑,具有满足知识产权评估需要的基础条件。3、知识产权代理机构熟悉知识产权创作、运用、管理、保护等一系列知识产权流程,了解知识产权的习性,并且能够实时知悉影响知识产权价值评估的因素。4、制度衔接的需要。知识产权专业服务需要考虑统一化、一体化,这便于提升知识产权服务的质量。企业上市、重组、并购中的很多服务适合知识产权代理机构行使,按照前面的制度设计也是由知识产权代理机构发挥作用。知识产权代理机构提供知识产权评估服务不仅有利于促进资源的优化组合,而且有利于制度之间的衔接。

(二)完善评估体系

培育知识产权评估机构的同时,需要考虑引入科学、实用的评估方法,完善评估体系,提升评估结果的客观性和准确性。目前,知识产权理论和实务层面讨论比较多的资产评估方法有三种:成本法、市场法、收益法。这三种方法都是基于有形资产评估而生,但是无形资产(知识产权)有其鲜明的独特性。在资产评估方面,物权价值评估和知识产权价值评估相似性较少,更多的表现为差异性。因此,用有形资产(物权)的评估方法去评估无形资产知识产权必然导致知识产权客观价值与评估价值之间出入较大。我们认为,当前应当采取以下措施,完善知识产权评估体系。

第一、制定一般的、单项的、程式化的知识产权评估规范

目前尚无科学、权威、程式化的知识产权价值评估指导规范,差别化的评估依据必然导致差异性的评估结果。即使评估结果是准确的,但是由于评估所依据的规则不统一、效力不高,也难以让人信服评估结果。不论从理论还是操作角度看,由国家知识产权局出台科学程式化的知识产权评估指导规范势在必行。

知识产权评估一个笼统的概念,不能体现单项资产的特性。知识产权中专利权、商标权、版权、计算机软件著作权虽然都属于无形资产的范畴,却拥有各自的资产特性。考虑到专利、商标、版权等资产具有知识产权共性特征和单项个性的特征。知识产权评估规范应当包括两个方面:一是针对知识产权的共性特征制定“一般性”的评估通则;在此基础上,针对专利、商标、版权各种特性制定“单项性”的具体指导规则。“一般性”评估通则和“单项性”具体指导规则之间是“总—分”的关系。

就商标而言,影响其价值的具体评估要素包括:1、商标是否已获批准注册、是否届满了“无争议期”;2、商标的创制成本、商誉的树立代价。良好商誉的形成需要长期积淀,也需要支出大量成本。商标的市场使用状况。商标价值在公司不断地使用中积累起来。商标的不同使用状况影响甚至决定商标价值;3、商标商品的规模、市场覆盖率越高,其评估价值也就越高;4、商标的知名度、商标产品的信誉、消费者的忠诚度是影响商标价值的最现实指标;5、商标权利人的经营情况是决定商标潜在价值的最重要指标;6、商标商品的所属行业。朝阳产业中商标价值肯定大于夕阳产业商标的价值。

就专利而言,影响其价值的具体评估要素包括:1、专利的类型。由于发明专利申请必须经过实质审查方可获得授权,而实用新型和外观设计专利申请不必进行实质审查便可取得授权,发明专利的稳定性一般高于外观设计和实用新型。加之发明专利的创造性要求高于实用新型,发明专利的价值一般高于实用新型和外观设计;2、专利的技术和法律地位。基础专利的评估价值通常高于从属专利价值;3、专利权保护范围。通常专利权利的范围越大(世界各国通行的做法是以权利要求书作为确定发明和实用新型专利权利范围的依据),专利评估价值越高;4、专利族情况。一项专利是否构成专利族将影响其在全球范围内的保护,自然也就影响专利的评估价值。由于专利族中专利在申请时,会产生优先权权利,同样会影响专利的评估价值;5、专利是否在申请中还是已经获得授权;6、专利的剩余年限及缴费情况。

第二、重视知识产权评估的背景因素

国外相当重视上市公司知识产权资产评估的背景因素,而我国目前在方法选择时基本没有这方面的考虑。尽管一旦考虑背景因素会进一步加剧评估的难度,但是回避并不意味着这些背景因素不存在。因此,我国也可以考虑在进行方法选择时适当考虑背景因素的影响。例如,专利指标至少要包含公司的专利产出能力、专利成长率、技术份额、研发重点、影响指数、技术生命周期以及与专利质量有关的发明专利数量、授权专利数量、有效专利数量等。在美国,知识产权资产评估中背景因素主要包括:1、许可情况。许可是知识产权价值实现的主要方式之一,许可的范围、对象、种类、期限直接关系到知识产权实现的程度;2、合并、收购、破产、重组及抵押贷款情况;3、税收。在美国,“税收是企业资产评估产生的最主要动因之一。美国税法规定,每进行一次资产交易就必须向政府纳税一次 (财产转移税 )。根据我国税法,知识产权交易属于交易所得,同样应该征税4、诉讼情况。在诉讼程序中,往往会出现专利权的权属争议或者有效性争议,因而会给专利权带来不确定的状态,影响专利权的价值评估。但我们不认为诉讼中专利价值会比非诉讼中的专利价值低,如果诉讼中的专利价值“久立不倒”,恰恰说明专利的稳定性价值;5、专利获奖情况。如,某一专利获得国家专利金奖并得到广泛推广实施,那么其评估价值自然会高出不少。

第三、灵活运用综合评估方法、借鉴国外无形资产评估方法

知识产权价值随时间、环境、使用目的和当事人而异,存在极大的不确定性和模糊性。很多情况下,一种评估方法(成本法、收益法、市场法)难以客观反映知识产权的价值。只有灵活应用综合评估方法才可能最大化地提升评估的准确度。目前,不少国家已经针对专利、商标、版权等自身的特点,发展出了不少新的评估方法,比如专利评估中的规避设计方法与可比交易法等。这些新的评估方法在实践中产生了比较好的评价效果。我们有必要在这方面加大研究及实践的力度,并在熟悉的基础上扩大这些新的评估方法的应用范围,促进现行评估方法的改进和完善。

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