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美国知识产权环境研究报告

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第一节 美国专利制度的建立 返回

专利是美国专利商标局授与发明人的财产权。专利权的有效期间,一般而言,自专利申请案在美国提出之日起算届满二十年为止。在合乎某些条件的状况下,专利权的期间得以延长或调整。美国专利仅在美国境内、美国领土及所管辖的地域范围内得有效实行专利权。专利所赋与的权利,是指专利权人有权“排除他人在美国境内制造、使用、许诺销售、或销售”其发明、或排除他人“进口”其发明至美国境内。

1790年,美国国会通过了首部专利法。

第一部美国专利法,名称为“促进实用技艺进步法案”,只有七个部分,篇幅很短。此法案规定国务卿、国防部长和司法部长中的任何两位有权授予发明不超过14年保护期的专利权。该发明应是新的,且要有用和足够重要。被授予者要在授权时向国务卿递交描述该发明的说明书,需要的话要提交模型。

由国务卿、司法部长、国防部长组成的专利委员会专门负责,严格审查专利申请,其决定具有绝对权威,不得上诉。这是美国最早的专利行政机构。从专利委员会的组成人员上我们可以看出美国对专利制度的重视程度。当时的国务卿托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)实际上成为美国专利制度的第一位行政官。

1793年废止了1970年专利法案。1973专利法案的起草主要归功于托马斯·杰弗逊。1973法案将可专利的主题定义为“任何新的且有用的技艺、机器、制品和物质的组合以及在任何技艺、机器、制品和物质的组合方面的任何新的且有用的改进”。此定义在美国最新的专利法中继续沿用,只是做了细微的改动。

另一个修改是,原来的实审制变成了登记制。原因是美国建国初期实质审查官员严重不足,那段时期专利申请很少,但他们还是难以应付费时费力的专利审查工作。专利法实施的当年仅批准3项专利。美国专利申请人对专利审批缓慢深表不满。因此,1793年的法案用专利注册制度代替了专利审查制度,取消了专利委员会,专利权的授予不再进行新颖性和实用性的审查,只要符合形式要件就可以。专利申请的注册制度一直沿用了43年,直到1836年美国才重新恢复专利申请的实质审查。在这段时间登记注册的专利存在大量质量问题,由于权利冲突引起的权属不确定比比皆是,因抄袭欺诈而诉至法院的案件也日益增多。

1793年专利法案还规定在申请时必需递交一项简短的说明。但是,在授权前必需递交该发明的书面说明及其使用和加工方式,以便与已知的技术相区别,并使得本领域或最相关领域的技术人员能够制造、组合及使用该发明的技术。

该法案另一个显着的特点是最早意识到一项专利可能对其它专利具有支配作用,并特别制定了一个原则,规定对在先授权发明的具体改进的专利的授权,并不意味着给予改进专利的专利权人使用在先专利的任何权利,反之亦然。

按照1793年法案,专利权仅授予美国公民。

1800年对1793年法案进行了修改,允许已在美国居住两年以上的外国人获得专利权,让他们宣誓所提交的发明在美国或国外是未知的且是没有使用过的。该法案还第一次制订了侵权赔偿条款,规定对侵犯专利权的行为处以3倍于实际损失的罚金。

专利法中规定的“新”的含义在早期的制定法中有不同程度的变化,但是1800年后,法院只是简单考虑专利申请人主张其已完成发明的时间前,该发明是否已知。1829年最高法院在Pennock v. Dialogue案件中认识到此作法的危险性,即可能导致发明人直到竞争迫在眉睫时才申请专利。此判例对制定法进行了解释,创立了法定原则,规定对于已经公开使用的发明,不给予专利保护。

1832年,又出台了一个新的专利法案,将专利权人扩展到有意成为美国公民的所有外国人,但是如果在授权日起一年内不在美国公开实施其发明,则授予此专利权人的任何专利是无效的。另外,还规定可以修改专利中的错误以获得再颁专利。

同年,最高法院在Grant v. Raymond案件中,明确了对发明没有提供适当的描述是被诉专利侵权时被告的抗辩理由,法院坚持:

作为对一项专利权的预审,对所发现事物的正确说明和描述是必需的。此要求是为了在权利保护过期后公众获益,这是授予此专利权的基础。

1836年,为了平息公众对授权专利缺乏新颖性的抱怨,在总结历史经验的基础上,进一步修订专利法。此次改法后,成立了专利局。专利局作为国务院的一个部门。此修订法案要求递交说明书,并规定专利授权前必需审查新颖性。1793年法案仅要求发明人将其发明与现有技术相区别,而此修订法案要求申请人“具体说明并指出改进或组合的部分,将其作为其发明或发现本身主张的权利”。此条款是现行专利申请中用权利要求说明专利保护范围的始作俑者。1836年法律还将成文法有关法律编入法典,并根据判例厘清了与抵触申请(competing applications)有关的法律,并阐述了立法原理。该法案还为某些情况提供了在获得基础的14年保护期的基础上延长7年的可能性。1836年法案最后还解除了对可以获得美国专利的国籍或居留期的所有限制。但是,其并没有取消所有的歧视,美国国民与外国的公民的专利官费相差还是非常悬殊。

1839年,专利法进一步修改,为申请人在申请专利前公开或使用发明提供了宽限期(两年)。该法案还为被专利局驳回的专利申请提供了司法救济途径,可以提交给哥伦比亚区首席法官进行复审。

1842年,通过了一项成文法,为“制品或在织物上的印刷图案的任何新的原创设计”授予专利权,但是,权利限制在美国公民或想要成为美国公民的居留人范围内。

1849年,专利局由国务院划归到内务部。

1850年,历史性的进展是引入了一项发明不仅应该是新的和有用的而且必需是非显而易见的这一概念,只有这样才能取得专利权。此变化是来自于法院的判例而不是成文法,最著名的是美国最高法院的判例Hotchkiss v. Greenwood。

1861年,对专利法进行了若干修订。其中最重要的是: 对于初级审查员已拒绝两次的任何申请,指定3名首席审查员(examiners-in-chief)听取复审; 将发明专利的保护期改变为由授权日起计算17年; 外观设计专利由申请人可以选择3.5、7或14年的保护期。此修订法案还包括出版专利说明书和权利要求书,并对寻求专利侵权损失赔偿提出了形式要求,即或者被授权的制品必需做出此种标记,或者必须以其它方式告知侵权人存在该专利。

1836年法案规定如果专利局对专利申请提出反对意见,则申请人有权修改起说明书和权利要求书(specification)。1864年,最高法院对此修改权利附加了限制,在提起诉讼过程中该专利不能增加新的内容,制定了专利申请不能超范围修改的原则。

1866年,在Suffolk Mfg Co v. Hayden案件中,最高法院做出了有关重复授权的判例。法院主张如果同一发明人对于相同的发明持有两项专利,则第二个专利是无效的。

1870年,有关专利的立法合并到一个法案中,并没有进行很多明显的实质性修改。其中包括如下一些变化: 取消了如果一项专利在国外已授权,必须在6个月内递交美国申请的要求,代之以在美国专利自授权日起最大保护期为17年的前提下,美国专利的同族外国专利保护期届满的同时该美国专利也必须失效; 将说明书应描述申请人所知的实施发明的最佳方式的要求编入法典; 为确定谁先发明了一项具体发明的争端建立了解决机制(通过设立一位“主管冲突的审查员”)。其还澄清了在两年宽限期之前任何公开销售或使用都破坏发明的新颖性,而不考虑此销售或使用行为是否是由该专利申请人做出的。

1890年代有两个进展,虽然不是直接针对专利,但是对专利法的沿革起了显着的作用:1890年通过的Sherman法案形成了反垄断法的基础,1891年的Evarts法案建立了上诉巡回法院。1893年,申诉程序由专利局移交给新成立的哥伦比亚区上诉法院。

1897年,修改了有关授予专利权的一些成文法: a. 如果外国专利已经被授权,必须在外国专利申请递交后7个月内递交美国申请,b. 澄清在申请人完成发明前的公知或公用的条款限制在美国发生的事实。

1925年,专利局被划归商务劳工部。

1929年,对专利局决定的申诉由哥伦比亚区上诉法院移交给新成立的海关和专利上诉法院。

1930年,制定了植物专利法案,对无性繁殖的植物提供专利保护。

二十世纪三十年代和四十年代(例如,在经济危机和二战期间),法院一般不再对专利采取支持、赞成态度,对发明高度(创造性)提出了更高的要求。1941年,在Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp.案件中,最高法院认为可授权的发明必须是“展现出有创造力的天才火花,而不仅仅是行业技能”。

1939年,相关成文法条规定的自1839年施行的两年宽限期降低为一年,理由是“在现有条件下两年似乎长得过分,成了工业发展的障碍”。

1940年,作为破坏新颖性理由的有关发明人在前使用或在前公开的宽限期限,由两年降低至一年。

1946年,对专利法进行了修订,撤销了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最高法院的决定,将美国法律“先发明”原则应用到世界范围内。该成文法将先发明原则限制在可以在美国找到发明证据的情形。

1952年对专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中包括两个主要的变化,在成文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性,还包括非显而易见性。于是将一个世纪内有关创造性的判例法法典化。其中还包括了侵权的定义。其它变化包括对可授权主题的定义进行了微小的改动,将十八世纪的“技艺(art)”修改为“方法(process)”; 明确说明当发明涉及要素的组合时可以以功能性描述定义这些要素(即means+function,做某事的“手段”); 放宽了对共同发明人实施发明的形式要求,对于两个以上发明人完成的发明,当无法找到某个发明人或某个发明人拒绝实施该专利(即使通过合同来限制)时,受让人可以实施发明; 给权利要求过宽的专利要求再颁的期限规定为两年; 废除了一项专利不能部分有效的普通法原则,即使在该专利中存在无效的权利要求,也允许基于有效的权利要求提请诉讼,。

1952年后,专利法又进行了几次修改,下面按时间顺序列出。

1954年,对有关植物专利的条款进行了修改,澄清经培养的突变体、突变型、杂交体和新发现的籽苗是可专利的。

1964年,授权政府官员在“任何文件”中有权接受声明(declaration)来代替宣誓(oath),并允许临时接受有缺陷的文件(35 USC 25和26)。

1965年,专利法规定,授权专利应被推定是有效的,不论独立权利要求还是从属权利要求,每项权利要求应独立地应用有效推定(35 USC 282)。

1966年,Graham v. John Deere案件中最高法院的决定中给出了判断一项发明是否是显而易见的规则。

1971年,在Blonder-Tongue v. University of Illinois中,最高法院的决定坚持一项专利一旦通过完整和公正的诉讼最终决定其无效的,在对该专利的随后诉讼中,即使当事人不同,该证据也可以作为抗辩理由。

1975年,发生的事件包括:

a. “专利局(PO)”更名为“专利商标局(PTO)”;

b. 为适应PCT的规定修改美国专利法(35 USC 102(e),104,351-376);

c. 专利法放宽对多项从属权利要求的撰写限制(35 USC 112)。

1980年,发生的事件包括:

a. 引入为维持专利有效而交纳维持费的要求(35 USC 154);

b. 为联邦资助的发明制定特殊的条款(25 USC 200-211);

c. 允许第三人向USPTO提交现有技术的条款(35 USC 301);

d. 建立请求再审(reexamination,复审)的可能性(25 USC 302-7);。

e. 美国反对发展中国家修改巴黎公约以允许独占权的强制许可;

f. 最高法院引用导致1952年专利法法案的国会报告,“在太阳下人类制造的任何事物都应是可专利的”,来支持基因工程细菌的专利性。

1982年,发生的事件包括:

a. 只要发明人授权申请专利,即使没有发明人的签字,也可以接受所递交的申请(35 USC 111);

b. 放宽了与修改发明人姓名错误有关的法律规定(35 USC 116);

c. 联邦巡回上诉法院成立(35 USC141,28 USC 1295);

d. 所有的外观设计专利的保护期固定为从授权之日起14年(35 USC 173);

e. 批准与专利侵权或无效有关争端的仲裁解决机制(35 USC 294);

f. 美国申请人有可能要求欧洲专利局进行PCT国际检索。

1984年,发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA人用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟,而延长专利保护期(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);

b. 为了促进包括研究所和大学等非营利机构协作完成的研究项目,促进合作开发技术早日公开,修改有关评价非显而易见性时对现有技术的规定(35 USC 103(c));

c. 对于共同发明人来说,发明人不必一起工作,或者每个人都是各项权利要求保护主题的发明人(35 USC 115(a));

e. 允许通过仲裁解决抵触申请(35 USC 135(d));

f. 对侵权的定义进行修改,包括出口可以用来制造产品的成套部件,且如果在美国制造该产品侵犯美国专利权,则该出口行为属侵权行为(35 USC 271(f));

g. 各专利申诉和抵触委员会(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并为一个专利申诉和抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);

h. 引入发明登记方案的成文法(35 USC 157);

i. 美国成功地在GATT乌拉圭回合谈判议题中引入知识产权问题。

1987年发生的事件包括:

a. 美国施行PCT的第II章(35 USC 362);

b. 美国申请人可以基于PCT通过欧洲专利局提出国际初审请求。

1988年发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA动物用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟,而延长专利保护期(35 USC 156);

b. 一定程度上放宽了在国外递交专利申请的条件,原来为了国家安全严格要求由美国申请日起6个月后才能申请外国专利(35 USC 184和185);

c. 修改侵权的定义,将进口按照美国专利所保护的方法在国外制备的产品的行为视为侵权行为,并在一些方法专利侵权案件中倒置举证责任(方法专利修正案)(35 USC 271(g),35 USC 287,35 USC295);

d. 修改侵权的定义,将仿制药商在专利保护期届满前为获得FDA上市许可的进行申请的行为视为侵权行为,但是将为了提交FDA药物上市批准而收集数据有关的行为排除专利侵权之外(35 USC 271 (e));

e. 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act)阐明,除非专利权人在相关市场具有市场支配力(market power),否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying arrangement),视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为。

1990年发生的事件包括:

将专利侵权定义延伸至外空间的行为,“空间物或其部件属于美国的司法管辖权或在美国的控制之下”(35 USC 105);

1992年,美国政府负有对专利侵权的责任(35 USC 271(h),35 USC 296)。

1993年,将证明先发明(prior invention)权利的行为扩展到NAFTA国家(35 USC 104)。

1994年发生的事件包括:

a. 为修改GATT进行的乌拉圭回合谈判,达成了TRIPS协议(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights),其中包括了专利保护的最低执法标准;

b. 将证明先发明权利的行为扩展到在WTO成员国内执行(35 USC 104);

c. 引入申请临时专利申请的机制(35 USC 111(b)和119(e));

d. 服从TRIPS过渡条款,将专利保护期修改为自最早的申请日起计算20年(代替由授权日起计算17年),制定了为补偿由于专利抵触或需要复审以获得专利授权的延迟时间而延长专利保护期的条款(35 USC 154);

e. 侵权行为的定义扩展到包括许诺销售和出口行为(35 USC 271);

f. 在方法专利侵权的一些案件中将举证责任倒置(35 USC 295)。

1995年,专利法规定了生物技术方法的非显而易见性的判断原则,如果该方法用来制备新的且非显而易见的产品,则该方法是非显而易见的(35 USC 103(b))。

1996年,专利法规定手术方法专利的侵权行为不负有赔偿责任(35 USC 287 (c))。

1998年,美国联邦巡回上述法院在State Street Bank v. Signature Financial案件中坚持在美国有关专利的法律中没有将商业方法排除在外,只要它们是新的、有用的和非显而易见的就可以授权。

1999年发生的事件包括:

a. 在Florida Prepaid Prostsecodary Education Expense Board v. College Savings Bank案件中判决,1992年在专利侵权事件中政府负有责任的修正案,是对政府最高豁免权的剥夺,是违宪的;

b. 通过1999年知识产权与通信综合(communications omnibus)改革法案。此法律对美国专利法进行一些修改,并还包括了旨在减少域名抢注(cybersquatting)和涉及卫星家庭电视和乡村固定电视信号的条款。对美国专利法的修改还包括对其同族专利已在国外公开的美国专利申请进行早期公开,保护使用发明宣传服务(invention promotion services)的发明人,为商业方法的在先使用者提供先发明(在先使用者)的抗辩。

c.1999年11月29日,时任美国总统克林顿签署了《美国发明人保护法》(American Inventors Protection Act of 1999,缩写AIPA) ,将完全审查制度改为早期公开延迟审查制,设置双方复审程序。

USPTO于2000年4月公布“关于执行专利申请18个月公开”的通知,同年9月出台正式规章。

按照1999年AIPA修正案,2001年3月15日年USPTO首次公开出版未审定的美国专利申请。

2002年对有关专利的新颖性问题的35 U.S.C. 102(e)进行了修改。详细规定了可以作为破坏发明新颖性的现有技术的美国专利、美国专利申请公开文本或WIPO公开文本的条件。

2003年12月8日布什总统签署了2003年医护处方药现代法案( Medicare Prescription Drug Modernization Act of 2003),对35 U.S.C. 271(e)进行了修改。271款是有关专利侵权的条款,而271(e)规定了解决仿制药申请人与专利药持有人侵权纠纷的司法途径。此次修改新增加了271(e)(5)条款,其中规定如果专利权人或新药申请(NDA)的持有人在接到仿制药申请人的通知后45天内谁也不提请侵权诉讼,简化的新药申请(ANDA)的申请人(即仿制药申请人)可以针对专利权人或NDA持有人要求法院做出该专利无效或不侵权的宣告式判决。

2004年12月10日通过CREATE法案,进一步修改35 U.S.C § 103(c)有关评价非显而易见性时对现有技术的规定,其中定义了“联合研究协议”进行了定义(35 USC 103(c))。

2007年9月7日美众议院通过了《2007专利改革法案》,但该法案在美参议院表决时并未获得通过。2009年美国参议院司法委员会主席Patrick Leahy和众议院司法委员会主席John Conyers在新闻发布会上宣布,参众两院正式将2009年《专利改革法案》列入议程。

《2009专利改革法案》对现行《专利法》予以重大修正,其中包括以“先申请原则”(First-to-inventor-to-file)取代“先发明原则”(First-to-invent);在USPTO设置异议程序,让第三方可在专利授权后一年内向USPTO请求专利无效,无需再向法院提起诉讼;同时对《2007专利改革法案》中备受争议的条款诸如损害赔偿金和诉讼地进行了新的修正。

2011年9月16日,奥巴马总统签署《美国发明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)(Leahy-Smith America Invents Act莱希-史密斯美国发明法)这是美国近60年来对专利法做出的最大一次修改。

《2012 年专利法条约实施法案》

2012 年12 月18 日,美国总统奥巴马签署批准了《2012 年专利法条约实施法案》(Patent Law Treaties Implementation Act),修订了《专利法案》以便实施两部专利条约)——《工业品外观设计国际注册海牙协定(日内瓦文本)》以及《专利法条约》。

在海牙体系下, 美国申请人向美国专利商标局(U.S.P.T.O)提交一份申请就可以在所有成员国申请外观设计专利保护。同样,外国申请人在其他参与海牙体系的法域提交的外观设计专利申请也可以指定美国为受理国。事实上,一份通过海牙体系提交的申请可以指定美国以及其他40 多个法域为受理国。经过美国专利商标局的程序性审查后,申请将被自动发送到所指定的其他法域,并在这些法域接受审查和/或注册。

申请人通过海牙体系提出的一份申请可以包含多达100 项外观设计专利申请,不过,被包含在同一份申请中的外观设计均应属于《工业品外观设计国际分类》(洛迦诺分类)规定的同一类别。

《专利法条约》在本质上是程序化的。《专利法条约》的实施将进一步使美国专利申请程序在一些小细节上与其他缔约方的专利申请程序保持一致。

《法案》还包含了数条其他重要规定,这些规定将造福于美国外观设计专利的所有人。国际外观设计申请将根据35USC 154(d) 条公布,并适用于临时损害赔偿权。临时损害赔偿权将使外观设计专利所有人有机会就获得授权前遭受的侵权获得损害赔偿。另外,如果一项外观设计专利申请是在2013 年12 月18 日《法案》生效后提出的,那么该新的外观设计专利的权利期限将延长至15 年。

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