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美国知识产权环境研究报告

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第七节 《美国发明法案》 返回

一、《美国发明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)(Leahy-Smith America Invents Act莱希-史密斯美国发明法)制定背景和过程

2003年2月,美国专利商标局(下称USPTO)提出了《21世纪战略计划》,强调提高专利质量、协调美国专利法与其贸易伙伴专利法的必要性。

2003年10月,美国商务委员会提出题为《为了促进创新:竞争和专利法律政策之间的适当平衡》的报告。

2004年美国国家科学研究院在对专利法进行全面详细的研究后提出了题为《21世纪的专利体系》的研究报告。

2005年6月9日,美国国会开始正式讨论《2005年专利改革法案》,希望实现3个改革目标,即提高专利质量,减少失控的专利诉讼,将美国专利法和世界其他国家统一。该案包括10多条修订内容,其中最重要的是“改先发明制为先申请制”以及“所有申请均适用18个月公开的规则”。

2006年4月,加州民主党议员和维吉尼亚州民主党议员提出HR 5096 法案,题为“专利取决于质量法案”;2006年8月,犹他州共和党参议员和佛蒙特州民主党参议员提出S3818法案,即“2006年专利改革法案”。HR5096 法案在众议院和S3818 法案在参议院均未获通过。

2007年4月18日,加州民主党议员和德州共和党议员联合向众议院提交了HR1908法案,又称《2007专利改革法案》(The Patent Reform Act of 2007)。2007年9月7日,美众议院以225票赞成、175票反对通过了HR1908法案,但在参议院遭到否决。

《2007专利改革法案》提出,美国将采用如同其他国家规定的专利在申请后的18个月内公开制度,此前美国也有专利公开制度,但对于未向其他国家申请的专利有一项特殊规定,即专利可以不公开。

2008年2月4日,布什政府表态反对《2007专利改革法案》的部分条款。2月6日,包括美国专利职业协会(POPA)在内的14家行业协会,联合致函参议院,请求阻止该法案通过。虽然在2008年1月14日,参议院司法委员会发表了长达160页的报告,敦促参议院尽快通过该法案。不过,与HR1908内容相同的S1145法案在参议院内进行全体表决时未获通过。

2009年3月初,美国参议院司法委员会主席和众议院司法委员会主席在新闻发布会上宣布,参众两院正式将2009年《专利改革法案》列入议程。随后由一名民主党参议员和一名共和党参议员向参议院提交S515法案,并分别由一名加州民主党参议员和宾州共和党参议员对 S515法案进行了修改。

2009年4月2日,美国参议院司法委员会以15票赞成,4票反对通过了S515修正法案。而与S515法案内容相同的HR1260法案却未能在众议院通过。

《2009专利改革法案》对现行《专利法》予以重大修正,其中包括以“发明人申请优先原则”(First-to-inventor-to-file)取代“先发明原则”(First-to- invent);在USPTO设置异议程序,让第三方可在专利授权后一年内向USPTO请求专利无效,无需再向法院提起诉讼;同时对《2007专利改革法案》中备受争议的条款诸如损害赔偿金和诉讼地进行了新的修正。

2011年1月25日,在美国参议院引入《美国发明法案》 (Leahy-Smith America Invents Act)讨论。参议院司法委员会主席 Patrick Leahy 及众议院司法委员会主席 Lamar Smith两位议员,是这项法案在两院的主要推手。

2011年3月8日,美国参议院以95票对5票通过《美国发明法案》 (参议院版,法案号S.23)。

2011年6月23日,美国众议院以304票赞成、117票反对的绝对优势通过了备受争议的《美国发明法案》(众议院版,法案号HR-1249)。

2011年9月8日,美国参议院以89票赞成、9票反对的投票结果,通过了《美国发明法案》(众议院版,法案号HR-1249)。

2011年9月16日,奥巴马总统签署《美国发明法案》这是美国近60年来对专利法做出的最大一次修改。

二、《美国发明法案》的主要内容

(一)确立“发明人申请优先”制度

1.发明人申请优先制 (first-inventor-to-file)

截止1997年底全世界只有美国和菲律宾采用先发明原则,不过在1998年1月1日,菲律宾也采用了先申请原则,美国成了唯一使用先发明原则的国家。

此次修改,将美国专利制度中的先发明制(first-to-invent)改为发明人申请优先制(first-inventor-to-file)取代判定专利权事件的美国专利法主要部分(35 U.S.C.第102条)

通过改写法规第102条项下的“现有技术”定义,该法案改变了以上这一制度。现行专利法包含第102条中可专利性的七项单独条件,已被一种简化的定义结构所替代,定义了两类信息作为否定可专利性的现有技术,同时包含该两类信息的例外情况。

根据先前的“发明优先”制度,如果:

a.发明被他人所知(102(a));

b.发明已获得专利或者在印刷出版物中有所描述(102(b));

c.发明人放弃了自己的发明(102(c));

d.在美国提交申请一年之前,在其它任何地方已提交专利申请(102(d));

e.在先前专利或者已公开的其他申请中已描述该发明(102 (e));

f.发明人的发明来自他人(102(f));或者

g.发明人不是首个发明的人员(102 (g)),

发明人将无权获得专利。

这些条件使人们很难确定谁有权获得专利。在许多情况下,这些条件所包含的相关信息并不公开,可能几年之后当事方执行成本高昂且旷日持久的法律程序并且投入数百万美元实现专利技术商品化之后,该信息才会被披露。此外,其中一些条件(a,e和g)自发明日期算起,而其他条件则必须早于美国申请提交日期一年以上(b和d)。

在新的第102(a)条项下列明两类现有技术。

第一类是所主张发明“在所主张申请的实际提交日期之前已获得专利、在印刷出版物中有所描述、公开使用、销售或者通过其他途径向公众披露”。

第二类是所主张发明“在根据第151条授予的专利中有所描述,或者在根据第122(b)条公开或者被视为公开的专利申请中有所描述,这些专利或者申请(视情况而定)指出另一名发明人,并且已在所主张申请的有效提交日期之前实际提交”。

这两类先有技术都有一种例外情况,即如果是在实际提交日期之前一年以内,由发明人或者从发明人获得信息的人员披露的内容,或者如果所主张发明已被发明人或者从其获得信息的人员公开披露,则根据第102(a)(1)条披露内容可以从现有技术中删除。

如果申请或者专利中出现的披露内容是发明人的、在提交之前被发明人或其获得人员公开披露、或者如果所谓现有技术以及发明的内容在实际提交日期之前归相同人员拥有,那么根据第102(a)(2)条该披露内容可从现有技术中删除。

从2013年3月16日起,新颖性判断以专利申请日为基准,而不是专利技术的发明日。

美国的先申请制给予发明人一年的宽限期(grace period),允许发明人在申请专利之前一年之内公开披露其发明,有助于发明得以尽早公开。

要求保护的发明的“有效申请日”定义为申请的实际提交日。随之进行的相应修改是,现行的“抵触程序”(interference,确认谁为先发明人的程序)将会取消,取而代之的是“溯源程序”(derivation,确认先申请人的发明是否源自后提交申请的发明人);

“专利上诉及抵触委员会”(Board of Patent Appeals and Interferences,BPAI)将更名为“专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)”。

针对美国的“先发明制”也创立了“派生调查程序”(derivative proceeding )的特例

对于未能第一个提交申请的发明人,如果他能向专利局证实抢先一步的专利申请案是在他或其合作者的发明基础上所派生的,专利局则仍然将授予此发明人关于其发明的专利。专利局将在未来几月中公布具体的“派生调查程序”的流程方法。

2.宽限期

目前世界各国有关宽限期的规定各有不同,其区别主要体现在宽限期的时间长度和适用范围上。在时间上,各国分别规定在申请日或优先权日之前的6个月或12月内;在适用范围上,美国的范围最宽,包括任何人进行的发表、公开使用等公开行为;我国及许多欧洲国家所适用的范围则相对较窄,只有申请人在特定的展览会或学术会议上的公开行为及未经申请人同意的公开行为才能享受宽限期;还有一些国家,包括日本、韩国、俄罗斯及多数非洲和拉丁美洲国家,将该范围限于发明人公开及源于发明人的公开行为。美国专利法此次修改之后,在宽限期的规定上与日本、韩国、俄罗斯等国接近。另外,近年来欧洲一些国家也主张将宽限期的范围扩展到发明人的公开行为及源于发明人的公开行为。

3.扩大现有技术范围

该法案提议修改美国专利法第102条有关现有技术的规定,现行条款中规定世界范围内的以专利、公开出版物形式公开,以及美国境内公开使用、销售而公开的技术构成现有技术。该法案取消了地域的区分,即世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术均构成现有技术。根据修订后的第102条(a)(1):在申请人提交申请之前,该项发明已取得专利权或在印刷出版物上已有叙述,或发明已为他人所知、使用或销售的,无权取得专利权。

第102(a)(2)条规定的在先技术包括美国专利或者专利申请为以下三种情况:已授权、已公开或者被视为已公开;至少有一名发明者不同于存在质疑专利主张的发明者;其有效申请日期先于存在质疑专利主张的申请日。因此,在美国以外申请的专利自其最早申请日期开始(早于当前美国专利法所允许的日期)可能会成为在先技术。

该法案规定的判定专利权事件也有例外的情况。如第102(b)(1)条规定,发明实体或者获得者(直接或者间接获得发明实体所披露标的物的人员)在主张实际申请日期之前一年内进行的披露不算作第 102(a)(1)中界定的在先技术。第102(b)(2)条规定,具有以下标的物的专利或者专利申请不算作第102(a)(2)中界定的在先技术:来自发明实体或者获得者;由发明实体或者获得者公开 披露;或者共同拥有或者遵照将由所主张发明的拥有者转让的协议。

(二)制定新程序,促进专利保护

1.溯源诉讼程序(derivation proceeding)(“派生调查程序”或“申请人调查程序”)

针对先申请制和发明者享有一年的宽限期政策,《美国发明法案》制定了一个溯源诉讼程序,用于决定先申请人提交的发明是否源于真正的发明人。如果是源于真正的发明人,并且真正的发明人在在先申请人提交申请后一年之内也递交了专利申请,那么真正的发明人(后申请人)可以用一个溯源诉讼程序(申请人调查程序)来取消前申请人的申请。此诉讼须在在先申请公开一年内提起,取代现有专利法中的先发明比较程序(干扰诉讼程序)只能由提交专利申请的发明人提起,提起申请人调查程序的当事方必须证明首位申请提交人的发明来自他们,且先前的申请未获得授权。

发明法案授予专利商标局局长实质的自由裁量权,使其能够决定是否批准这些申请人调查程序,且该决定具有最终性且不可上诉。此外,局长还可以决定是否继续执行或驳回该新法案通过后一年内启动的任何先发明比较程序。

此次美国专利法修改,对授权后程序进行改革:

保留了单方再审程序(Ex Parte Reexamination Procedure ),

将多方再审程序(Inter-Parte Reexamination Procedure ),改为多方重审程序(Inter Partes Review,IPR),

增加了授权后重审程序(Post-Grant Review Procedure ,PGR)、补充审查程序(Supplemental Examination Procedure )、过渡授权后的审查程序(Transitional Post-Grant Procedure )。

2.扩大授权前第三人异议制度(Preissuance Submissions by Third Party)的适用范围

在现行专利制度下,申请人以外的第三人若认为申请不应授权,可利用授权前第三人异议制度,在专利取得授权通知(Notice of Allowance)前或申请公开后2个月内,提出异议(37 CFR §1.99,MPEP 第1134.01节);修改为提出异议期限延长至专利授权前的申请首次公开6个月内,或第一次实质审查驳回通知(Official Action)前(以较迟者为准)完成。受质疑专利申请获得批准之后不得使用该程序。

将现行规定的异议人只能提出10个以下的前案给审查员参考,而不得就前案与系争专利关联性进行额外说明或解释,改为异议人除了可以提出前案外,也可以说明、解释提出文件与驳回专利申请间的关联性,增加了异议人的辩论权(35 U.S.C. §122 (e) (2011))。这一规定适用于所有在2012年9月16日仍处于审查阶段的专利申请。

该程序会明显影响专利的审查。程序提起者可保持匿名状态。此外,该程序成本低,且其提起者不需要满足对于所提交材料重要性的任何门槛要求。最重要的是,即使该程序不成功而受质疑专利获得批准,则提起者也可在之后使用其它程序进行质疑。

3.保留了单方再审程序(Ex Parte Reexamination Procedure)

1981年美国建立了单方再审(Ex Parte Reexamination)程序(美国专利法第301条—307条、MPEP第2202章、第2209章,由审查官自行决定,无需询问他人意见),希望利用行政途径的高效性缓解专利确权的诉讼负担。

专利授权以后可以提起这一程序,提起的根据必须是实质性新问题。任何人可以请求美国专利局,对其依据美国专利法第102条、103条提出的专利异议进行审查。这一程序启动后可能延续几年出结果。

4.增加了授权后重审程序(Post-Grant Review,PGR)

这一程序类似欧洲专利的异议程序(opposition procedure),由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理,对审理决定不服的,可向美国联邦巡回上诉法院上诉。这一程序须在专利授权后9个月以内提起,第三人可以根据《美国法典》第321-330节申请启动,提出各种证据,证明系争专利至少有一个请求项属于不可专利的范围。这一程序适用范围广泛:可以专利法282条(b)(2)或(3)项中任何理由挑战专利有效性,包括在先销售、在先公开、专利不能实施或专利具显而易见性等各种证据。

这一程序启动门槛较宽松:申请PGR应证明系争专利至少有一个请求项有无效可能(More likely Than Not)。PGR不能依据缺乏最佳 实施例或者质疑发明人身份。通常权利要求被赋予最广泛的合理解释,因此质疑提出人只需要通过证据优势确定无效性。

专利无效举证责任较诉讼程序低:PGR举证责任为优势证据(Preponderance),申请人证明程度的要求约为50%;诉讼程序中,挑战专利有效性举证责任为清楚且具说服力(Clear and Convincing)的证据要求,证明程度约为70-80%。

PGR允许根据任何无效性理由对某项专利提出质疑,包括2013年3月16日当天和之后递交的专利申请的实用性、专利适格性、可实施性、书面说明以及明确性。质疑提出者必须在专利被授权的9个月内提交PGR请求。法案要求美国专利商标局允许在PGR期间要求听审、执行证据开示程序,但执行该程序的范围和流程尚未确定。

一旦任何主张的有效性获最终裁定后,质疑提出者就不得以在PGR期间“已提出或者本应提出”的任何理由再次在美国专利商标局或者法院攻击其有效性。因此,禁止反言的潜在影响会构成真正的风险。

实施新法案后将有一个实质性过渡期,专利局和法院将需要审议某项专利是应遵照“发明优先”制还是“发明人申请优先”规定。

二者的区别在于,申请中每项主张要求是否有资格享有2011年9月16日之前的有效申请日期。如果申请中的任何主张要求都没有资格享有2001年9月16日之前的有效申请日期,即使随后撤回该权利要求,整个申请仍都将被依照新的“发明人申请优先”制度予以处理。

5.以多方重审程序(Inter Partes Review) 取代多方再审制度 (Inter Partes Reexamination)

1999年美国建立了多方再审程序(Inter Partes Reexamination)(美国专利法311—318条、MPEP第2209章,允许双方当事人介入) ,利用行政途径的高效性缓解专利确权的诉讼负担。这一程序与单方再审程序基本相同,只是启动主体不同。专利授权以后可以提起这一程序,提起的根据必须是实质性新问题。这一程序启动后可能延续几年出结果。

此次修改,取消了多方再审程序(inter-parte reexamination),增加了多方复查程序(Inter Partes Review,IPR)。IPR可在以下时间中较迟者之后提起:授予专利后九个月,或任何授予后复审结束或者被控侵权人被指控侵权后一年。

专利局必须在3个月内决定是否批准IPR申请,并且必须在批准后一年内公布裁决。审查官有权提出各方听审(oral hearing)、最终决定应在提出IPR后一年内做出,审查官可依需要提出延长,但该延长不得超过6个月。IPR中不得扩张权利范围。提起IPR之申请人(非专利权人)只能根据第102、103条等规定提出无效(依专利申请日而定)。

IPR提高了多方专利复审门槛:根据旧专利法,如果提出专利复审请求,申请方必须提出至少一个实质性的新的专利性问题(substantial new question of patentability),这被称为多方专利复审门槛(Inter Partes Reexamination Threshold)。现在这个门槛被提高到挑战方必须让美国专利商标局主任确定,挑战方至少在一个专利权利要求上有一个胜诉的合理的可能性。

专利局必须在3个月内决定是否批准IPR申请,并且必须在批准后一年内公布裁决。审查官有权提出各方听审(oral hearing)、最终决定应在提出IPR后一年内做出,审查官可依需要提出延长,但该延长不得超过6个月。IPR中不得扩张权利范围。

IPR提出者不得同时启动民事诉讼,但只要其在诉状递达后一年内提交请求,即可在反诉对自己提起的侵权诉讼的无效性的同时提出IPR请求。与现有的多方重新审查程序类似的是,IPR的审议只能以专利或印刷出版物作为参考文献。

PGR和IPR的共同优势在于,与诉讼相比,质疑人承担的证据负担要轻很多,两项程序要求提供的证据类似。据预测,两项程序的成本将低于诉讼成本且裁决更快,大约一年到一年半以内。

两者的申请标准都比现行的重新审查程序高;与PRG相比,IPR的依据受限更多。两项程序都必须确定真正的利益相关当事方,尽管授权前提交程序可以采用匿名形式,PRG和IPR均不允许匿名。最重要的是,质疑人不得在日后的相关程序中重新提起在两程序中已提起或者本应提起的任何辩护。因此,尽管两程序都提供了成本更低且更快捷的民事诉讼替代方案,但提起者必须考虑其禁止翻供(estoppel)的代价。

IPR适用于该发明法案生效日期之前以及之后授予的所有专利,由美国专利商标局的专利审判和上诉委员会审理,该程序大约延续1-1.5年,对审理决定不服的,可向美国联邦巡回上诉法院上诉。

6.增加了补充审查程序(Supplemental Examination)

增加一条作为美国专利法第257条,目的是为了使专利权人可以有机会弥补审查过程中的错误或疏漏,避免专利权因不公平行为(Inequitable Conduct)而有被判定不可执行(Unenforceable)的危险。例如:专利申请人即使因疏忽而未揭露相关专利资料,专利权人可以通过该程序进行专利有效性的补救。审议、再审议或者纠正被认为与专利相关的信息。

在下列情况下,专利权人在随后的诉讼中将根据上述信息被证明无不公正行为:专利权人的补充审查请求被驳回;或者专利权人的补充审查请求被批准,宣布进行再审查,而专利权人证实了请求中提交的信息不能破坏原始或修改的权利要求的可专利性。补充审查适用于有效日2012年9月16日之前、当天或者之后颁发的专利。

启动门槛与单方复审制度(Ex Parte Reexamination)相同,申请人须证明系争专利存有可专利性的实质新问题(Substantial New Question of Patentability)。

适用范围:补充审查程序并未限制以专利或公开发表文件进行审查,任何信息(Information)如前案、数据、相关案件、外国专利审查过程或相关诉讼均可交由USPTO进行审查。

补充审查不适用于专利侵权诉讼或ITC(美国国际贸易委员会)诉讼中的辩护行为,除非审查请求和任何因此进行的复审在提起诉讼之前已有定论;对于具有民事诉讼特殊性的指控(如确权之讼),或专利所有人在补充审查请求之日前收到《Hatch-Waxman法案》第四段通告函,也不适用补充审查。

对于补充审查,USPTO 必须在三个月之内作出答复,说明争议信息是否提出了实质性的新专利性问题(SNQP),一般只要有一名相应的审查员认为该信息比较重要,即符合SNQP标准。如果专利商标局认定提出了SNQP,将对专利进行复审。

在过去的30年里,USPTO按照SNQP 的标准批准了90%以上的复审申请,复审可能长达数年,尤其是在辩方要求上诉的情况下。专利所有人提起补充审查,必须事先评估持续侵权和其它因素的影响,从而决定是否可以忍受这样长久的延迟。

复审可能导致权利要求撤销或缩小。在过去三十年里,USPTO对70%由专利所有人申请的复审都要求权利要求变更,同时对另外9%的此类复审撤销了所有权利要求。在地方法院,开展复审的举证标准要低于废止权利要求所需的举证标准。

申请补充审查的专利所有人必须列出每条待审信息,确定待审专利的每个方面和每条信息所引发的每个问题,并解释每条信息与该专利每个方面如何关联以及每条信息如何引发每个问题。因此,要求专利所有人将问题说明清楚,这样,即使确认了权利要求,对于USPTO没有正当解决或与USPTO已解决的问题稍有不同的不公平行为辩护,法院也可能不会禁止此类辩护。与此同时,辩方仍然会积极寻找新的事实或证据,并提出补充审查过程中未涉及的不公平行为的新理由。

尽管法律规定申请补充审查不得与专利的可执行性相关,但在补充审查期间做出任何刻意的虚假陈词都可能会招致不公平行为罚款,法院方面会善意地有所暗示。因此,如果USPTO意识到其可能已经受到所谓的实质性欺诈,局长必须将事件移交给总检察长采取进一步行动。USPTO对“实质性欺诈”的定义比不公平行为要窄,因此这一条款几乎没有意义。

在塞瑞森公司(Therasense Inc)与碧迪公司(Becton Dickinson & Co)一案(联邦法院2011年)中,美国法院为以不公平行为进行侵权抗辩设立了标准,要求抗辩方能够证明相关信息具有所谓的“若非则无”重要性(but-for materiality),如果信息不具备“若非则无”重要性,则抗辩方就无法依据塞瑞森案来证明专利权人的不公平行为。因此,专利持有人必须开展大量的诉讼行动(也许通过审理与上诉)来证明信息不具备“若非则无”重要性。USPTO一旦认定信息具备“若非则无”重要性,就不允许通过补充审查/复审来修改权利要求。

通过补充审查,可使专利所有人事先排除被控侵权人利用相关争议信息未经披露作为侵权抗辩的理由。

这次法案用授权后复审和多方复查为第三方挑战已授权的专利提供了更方便的机制。同时,为专利拥有人提供了补充审查机制以加强其专利的有效性。第三方挑战者不可以匿名,一旦开始授权后复审或双方复审,其它相关的美国专利商标局程序、民事诉讼、ITC的诉讼都必须暂停,以提高效率,节约费用。

在美国,专利侵权诉讼的一项通用辩护是主张专利通过诈骗或者不当行为获得。如果以此胜诉,则专利将无法执行。这种辩护复杂且耗时,许多法院将其视为现行制度的“瘟疫”。因此,联邦巡回上诉法院要求必须证明涉嫌隐瞒或者误报的信息,必须对取得该专利至关重要,如果专利局掌握该信息很可能不会授予该专利,才能支持这一辩护。

此程序就是为了能够让专利局重新审议被无意隐瞒或者误报的信息的重要性,如果该信息在此程序中被审议、重新审议或者纠正, 但在先前审查中未得到审议或者充分审议,不得依据该信息判定专利无法执行。

该程序有风险,专利所有人提交的信息,潜在的侵权对象也能在宣示判决或者其他诉讼中用来指控专利所有人。

(三)严格专利侵权诉讼的条件

1.建立商业方法专利的过渡授权后重审程序(Transitional Post-Grant Review program)

《美国发明法案》的第18条提出为商业方法专利的被控侵权人建立一个过渡性的授权后复审(post-grant review)程序来要求美国专利商标局先对被控的商业方法专利的有效性作出审查,再进入民事诉讼过程。过渡期为10年的授权后重审程序,以特定的标准和程序重新审视商业方法专利的有效性。

“商业方法专利”是指用于进行在金融产品或服务的实践、经营或管理中使用的数据处理操作的方法或对应的装置,但不包括技术发明专利。

2.在先使用抗辩的扩大

美国发明人保护法案1999(American Inventors Protection Act of 1999,缩写AIPA)于1999年11月29日签署,规定了商业方法“在先使用”抗辩规则,即所谓的在先用权原则。根据美国专利法第273条,某些情况下在先发明人虽然丧失了获得专利权的机会,但是可以在原有范围内继续实施该项专利技术,而不视为侵犯专利权,并可以对该商业方法专利提出质疑。但这种“第一发明人抗辩”仅适用于商业方法(Business Method)。

《美国发明法案》将此先用权原则从商业方法扩展至在美国进行的各种商业使用行为。但是,这种商业使用须早于申请日之前1年或者享受宽限期的行为之前1年,以较早的时间为准。

3.对联合诉讼进行了限制

《美国发明法案》(新增加一条款作为专利法第299条)提高了对多个侵权被告合并审理的条件,只有当被诉侵权产品或者方法基本相同时,才允许联合诉讼多名被告。合并审理的前提条件是多个被告的侵权活动源于共同的交易,使用、进口或销售同一产品,并且基于共同的事实问题。不可以仅仅指责多个被告都侵犯了同一个专利就将他们都合并处理。

4.严格虚假标识(patent false-marking) 诉讼条件

根据美国专利法第292(b)条规定,如果专利所有人虚假标识专利来欺骗公众(甚至包括标识过期专利),任何人可以起诉虚假标识的专利所有人,所取得的罚款一半归起诉人,一半归美国政府。这一规定可以通过政府或者任何公众成员的公益代位诉讼强制执行。但是,政府很少执行这些规定。

这次规定只有同虚假标识的专利所有人有竞争并受到伤害的人才可以起诉,并且规定,过期的专利标识不算虚假标识。

5.严格故意侵权的条件

根据现有专利法,被控侵权可能由于未曾取得任何专利律师关于涉嫌侵犯的意见而被判故意侵权进而加重赔偿。

《美国发明法案》第17条增加了一个新的规定,被控侵权人没有提前征求专利律师关于涉嫌侵权的意见,或者未向法院或陪审团提出这样的建议,不可被用于证明故意或诱导侵权。

此规定适用于2012年9月16日之后授予的专利。

6.取消“最佳实施方式(best mode)”抗辩

按照现行美国专利法第112条的规定,专利申请说明书中需记载“最佳实施方式(best mode)”,这一要求既是授权条件之一,也可作为无效或者使专利权不能行使(unenforceable)的理由(第282条 )。提案保留了公开最佳实施方式的要求,但不再将其作为无效或者使专利权不能行使的理由。

“最佳实施例”辩护要求专利申请人必须在提交申请时披露其所知道的实施发明的最佳方法。这项要求非常主观,通常涉及广泛的取证程序,且成功的可能性很低。因此,该法案不再将这一要求作为专利无效的依据。

7.改变部分专利诉讼管辖

《美国发明法案》将一些根据美国专利法第22条、第145条、第146条等条款提出的诉讼审理法庭,从美国哥伦比亚特区联邦法院改到弗吉尼亚州东区联邦地方法院;取消各州法院对专利、植物品种保护或版权的法律诉讼的管辖权;赋予联邦巡回上诉法院对专利或植物保护的上诉的独有管辖权。

(四)严格专利授权条件

1.人体器官无专利权

《美国发明法案》第33条明确规定人体器官无专利权。“尽管有其他法律规定,但不能对直接或包含人类有机体的权利主张授予专利。”该条款称。这一禁令应该适用于“在法律颁布之日处于待审阶段的或法律颁布尔日当天或之后递交的专利申请”。这一修订被称之为韦尔登修正案,是2004年纳入联邦拨款法案的一项主张保护胎儿权利的政策附件,它确保美国专利和商标局不能颁发允许企业和个人对人类享有专有权的专利。


2.税务策略不能申请专利

《美国发明法案》第14条明确规定税务策略不可以申请专利,在评价发明的新颖性、非显而易见性时,任何用于降低、避免或者延缓纳税责任的策略将被视为不足以使要求保护的发明与现有技术相区别,包括所有在专利申请阶段已知或未知的战略,不能授予专利。但这个规定不包括单纯用于准备报税,或财务管理的产品、方法、仪器、技术、计算机程序、系统。

3.删除对在国外完成发明创造的限制

改革提案删除了现行美国专利法第104条和第157条中关于在国外完成的发明创造的规定,即所谓的“Hilmer原则”。该原则限制在国外完成的发明创造的现有技术效力,与其他国家的普遍实践不相一致。

(五)加强专利保护

1.优先审查(Priority Examination)

又称为加速审查(Accelerated Examination),《美国发明法案》第11条授权美国专利商标局某些条件下给予专利申请优先审查。申请人提交优先审查申请,并缴纳4800美元(小实体2400美元)申请费。被优先审查的申请不能包含超过4个独立的权利要求,总共不能超过30个权利要求。优先审查请求被批准的申请从被批准之日起12个月内将得到最终处置。目前,每财政年度(上一年10月1日至下一年9月30日)不超过1万件专利申请会被优先审查。

2.专利期限延长

根据美国专利法第156条规定,在某些情况下,如专利所涵盖的产品在商业销售前,因必须经过营销批准而耽搁了时间,专利拥有人可以延长专利保护期。

3.受让人可以进行申请专利

根据现行专利法,专利申请只能由发明人申请。但从2012年9月16日起,专利受让人可以代表发明人签署专利申请文件。受让人必须提供有关事实的证明显示他们的行动是适当的,用以维护当事人的权利。

4.电子申请奖励

从2011年11月15日起,凡未提交电子版的专利申请,将加收400美元附加费(小实体200美元)。

5.受让人替补声明代替发明人宣言

根据现行专利法,只有发明人有权提出申请,并且发明人还需要提交一个复杂的宣言,包括国籍、申请人是最初和第一发明人等等。从2012年9月16日起,发明人如果死亡、无行为能力、或者不合作,申请人(可以是受让人)可以递交一个受让人替补声明替代发明人宣言。

6.建立微实体,减让专利费用

根据旧专利法,专利权人企业人员规模如果少于500人,可以以“小实体”资格减免一半的专利费用。

《美国发明法案》引入了“微实体”(micro entity)资格,即如果一个申请人符合“微实体”资格,那么大部分的专利费用可以减免75%;加速审查费用增加幅度将比“大实体”增加幅度小。

微实体必须满足以下条件:

(1)同一发明人(独立发明人、学校组织,或是非常小的公司)在美国专利申请案在4件以内,国外申请与临时申请都不计算;

(2)在递交专利申请前一年的总收入(gross income)不得超过3倍的中等平均家庭收入(目前为50,022 美元);

(3)不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过3倍中等家庭收入的实体;

(4)或者是收入主要来源于高等教育机构或已将发明授权或转让予高等教育机构。

法案进一步明确小型实体和微型实体的定义。允许USPTO减少某些收费以利于小型和微型实体提交专利申请。维持对小型实体主要费用50%的减免,增加面向微型实体75%的费用减免。要求利用可用资源设立监察项目,为小型实体和独立发明人提供与专利申请相关的帮助与服务。

法案要求支持知识产权协会建立公益项目,在财力上帮助财力不足的独立发明人和小型实体。对于政府与非盈利机构就政府所有、承包商运作的设施签订政府出资协议的情况,降低必须付给政府的收入比例(从75%降至15%),并相应提高给予小型商业机构的比例(从25%提高到85%)。

7.增加虚拟标识规定

根据美国专利法第287(a)条要求,专利拥有人必须明确标识专利(比如披露专利号)才能获得侵权赔偿。新修改的法条顺应了当代互联网的发展,增加规定专利标识可以通过虚拟标记来满足,即专利所有人可以通过披露一个无偿向公众公开的因特网地址来满足专利标识的法规,只要公众可以从所披露的因特网地址上查到关于专利的具体信息。

(六)USPTO的财政和机构改革

1.允许美国专利商标局(USPTO)自行设立收费体系

美国专利商标局所收费用不必上缴国库,但应转交国会拨款小组负责的托管基金管理。

2.美国专利申请费用增加

2011年9月26日开始,美国专利申请费用增加15%。增加的费用包括专利申请费、多余的索赔费、检索费、考试费、推广费、复苏的费用和维护费用。在适用的情况下,增加收费也被应用到小实体费用。

3.设立卫星局(satellite offices)

USPTO将建立3个以上卫星局分担专利相关业务,已经计划在密歇根州的底特律、得克萨斯州的达拉斯、科罗拉多州的丹佛市以及加利福尼亚州的硅谷分别成立美国专利商标局办事处。

4.赋予USPTO更大的财政自主权

USPTO被赋予设立、批准和收取费用的权力,并取消了转移费用的制度。按照现行转移制度,USPTO所收取的专利费的一部分要被转移给美国政府的其他机构使用。法案还建议设立USPTO公共事业周转基金用以代替财政拨款,该基金不受财年的限制。此外,USPTO还可以为参加知识产权项目的非联邦雇员提供日常及差旅费,为行政法官设定工资标准。

5.设立专门帮助小企业的专利申诉专员

美国专利商标局将设立专门帮助小企业的专利申诉专员,对小企业和独立发明人的专利申请予以关注,并提供支持和服务。

三、《美国发明法案》条款的生效

修改分别于2011年9月16日、2011年9月26日、2011年11月15日、2012年9月16日、2013年3月16日生效。

(一)2011年9月16日起生效的规定:

1.“最佳实施方式(best mode)”抗辩

2.虚拟标识

3.虚假标识

4.降低多方专利复查门槛

5.被告侵权的共同诉讼

6.先用权制度修改(事先商业使用抗辩)

7.专利期限延长

8.人体器官无专利权

9.税务策略不能申请专利

10.建立微实体资格

11.改变部分诉讼地点

12.专利审判和上诉委员会取代专利上诉及干扰委员会

(二)2011年9月26日生效的规定:

1.美国专利商标局费用增加

2.优先审查(priority examination)

(三)2011年11月15日生效的规定:

电子申请奖励

(四)2012年9月16日生效的规定:

1.受让人可以申请专利

2.受让人替补声明代替发明人宣言

3.在专利申请期间第三方向审查员提呈先有技术

4.第三方对于已授予的专利提出挑战

5.涵盖商业方法专利的过渡方案

6.律师意见

7.设立专门帮助小企业的专利申诉专员

(五)2013年3月16日生效的规定:

1.先申请制(first-to-file)

2.溯源诉讼程序

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