全文下载报告浏览首 页

研究报告浏览、查询及下载

美国知识产权环境研究报告

正文

浏览量:843
第二节 美国的商标制度 返回

美国的第一部专利法虽然沿用了英国1624年《垄断法规》,但美国《商标法》却完全是在自己的判例法基础上发展起来的。美国于1870年颁布第一部联邦《商标法》。从1905年开始,美国把注册商标与虽未注册但其使用超出了一州地域的商标,都纳入了联邦《商标法》调节的范围。美国现行商标法是1946年颁布的《兰哈姆法》,载于《美国法典》第15编.这部法律作了多次修订。

根据美国法律,任何商人都享有“独有权利”,将他的货品或服务区别于其他商人出产的货品或服务。这样获得法律承认的“独有权利”,一经联邦政府批准的注册商标才能在注册商标上加注注册标记的符号。除上述符号可加印在商品上,获得联邦注册商标的持有人也可用下列英文字“Registered in U.S. Patent and Trade-Mark Office”,或简单地称“Reg. U.S. Pat. &TM off.”。一经加上符号或以上的两者之一的英文字后,联邦注册商标的持有人,便不必给侵犯“独有权利”的不法商人特别通知,一经证明有侵权行为,联邦注册商标持有人便可向法庭起诉,要求侵犯者赔偿损失。美国联邦专利商标局设在华盛顿,各州都设州立商标局。任何美国执业律师都可替商标申请人办申请手续。

由联邦政府获得的注册商标,在1989年11月以前批准的有效期是20年。

在1989年11月以后批准的,则只有10年有效期。但可以申请延长,每次延长10年。由州政府批准的注册商标,有效期通常是10年。

商标中的“服务商标”,只能应用在服务行业,如银行、酒店等。商标中的“集体商标”,是给与一个集团属下各成员机构共同享有的商标,无论是服务或商品皆可。“证明商标”是商标应用于其他人的产品、货品或服务行业上。

当未向联邦专利、商标局和州立商标局申请注册商标前,应通过美国律师作一个详细的“商标检索”(Trade-Mark Serch)。“商标检索”费用,通常是250至1000美元不等。

要获得商标的“专有权”,商标一定要在商业上,无论是货品或服务行上应用过。所谓应用过,在货品方面是指曾经向第三者售卖过,而售卖的次数愈多,愈能表现出是正常的售卖,而非单独一次的售卖。1988年美国联邦政府更改了商标法,只要申请注册商标者“有真正意向应用”便可申请,不用以往一定要实际上曾经售卖的要求和说明,这样的法律改革,更方便外国商户申请美国注册商标。

一、集体商标

美国商标法第45条15 U.S.C. § 1127将集体商标(collective mark)定义如下:“集体商标”一词指的是这样的商标或服务标志,它(1) 经公会、协会或其他团体或组织的会员所使用,或 (2)该公会、协会或其他团体或组织善意欲于商业上的使用而依本法申请注册于主要注册簿的商标。包括表彰该组织、协会或其他团体的会籍的商标。

关于集体商标的审查要件,依据USPTO撰写的美国商标审查手册(Trademark Manual Of Examining Procedure,以下简称TMEP[1]) § 1303.02,审查标准和一般商标并没有太大的差异性,大多数时候依循相同的审查标准。例如:描述性、声明不专用等。只有在使用与商标所有的要件上才会有些许不同。在使用集体商标的要件中,集体商标使用权人必须是该团体的成员,此要件可见于TMEP § 1303.01[2],其中提及:依照美国商标法第1条第2项、第44条及第66条第1项所申请的集体商标注册案件,申请人必须证实能有效地控制集体商标使用人于商业上善意使用。

1.商品或服务之分类(Classification of Goods and Services in Collective Trademark and Collective Mark Applications):申请注册文书中所陈述的商标或是服务,其分类标准和37 C.F.R. §§6.1、6.2所提出的一般商品与服务之分类项目相同[3]

2.使用商标的样本(Specimens of Use for Collective Trademark and Collective Service Mark Applications):在申请注册当中,必须能够明确的在样本中指出“使用”的范围以及对象问题。在使用集体商标时,必须表明集体商标是由该公会或是组织的会员所使用,或是将集体商标使用在会员服务之广告或是销售上[4]。亦即在使用目的上,必须能够指出商品或是服务来自于该团体的会员,也达到该会员组织所设定的标准[5]

3.集体商标的审查特别要件(Special Elements of Collective Trademark and Collective Service Mark Applications)[6]

(1)控制使用的方法(Manner of Control)[7]

集体商标除了需符合与具备所有商标法的要件以外,必须具备适合于多数人一起使用的要件,依照美国商标法第1条第1项的申请案,申请人必须指出:上述多数人为何能够使用集体商标,是由于这些人与公会组织间的关系,而且申请注册之人也必须能够控制他人使用集体商标[8]。若是依照美国商标法第1条第2项、第44条及第66条第1项所申请的集体商标注册案件,申请人除了必须指出凡善意欲于商业上使用商标的,且有情况足以显示其为善意时之外,也应该展现集体商标使用人与团体间的关联性[9]

(2)首次使用日期条款(Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause )[10]

集体商标使用人(被授权人)将该商标首次使用于商业之时间,而且无论是申请为美国商标法第1条第1项或是第2项之集体商标注册,初次使用该商标必须为团体中的成员。

依照TMEP § 1303.01中明确指出,集体商标以及团体服务标志和一般的商标申请注册并不相同,其原因就在于商标的所有人和商标使用人并不相同。在前述集体商标之定义下可以知悉,集体商标由团体所拥有(owned by a collective entity)。至于集体商标不可或缺的,基于商标法第1条第2项以及第44条的规定,仍然必须具备有善意欲于商业上使用商标者的目的性。“团体”本身不透过集体商标出售商品或提供服务,但是团体可以对其成员以此商标出售的商品或提供的服务,进行广告宣传或以其他方式进行促销[11]

集体商标的使用[12],使用集体商标的主体为团体中的成员,若是依照美国商标法第1条第1项的集体商标申请案,申请人必须明确的主张其能够合法的控制,该商标的使用为团体中的会员[13];若是依照美国商标法第1条第2项、第44条以及第66条第1项的申请案,申请人必须加以主张,能够善意的欲控制该集体商标的使用者为团体中的成员[14]。但是在某些情况之下,该团体也能够自己使用相同的标志在其商标之上[15]。亦即集体商标并没有避免集体商标拥有者去使用标示──anti-use-by-owner rule经过修正之后,仅对于证明商标有限制[16]。例如于B.F. Goodrich Company v. National Cooperatives, Inc案中指出[17],当争议商标是由团体使用于自行制造与销售之轮胎,该团体并单独提供说明书与使用指南,且对于有瑕疵之物品自负相关的瑕疵责任时,则该商标已非属集体商标之性质,仅为一般商标[18]。综上所述,若有一轮胎协会X以“Ψ”注册为其集体商标。依照法律及其组织章程,该协会具有为生产、制造与缔结契约之行为能力。嗣后该协会再以“Ψ”注册为其商标,并于其自行生产制造与营销之轮胎上使用该商标。此时该商标虽与其先前所申请注册之集体商标相同,但后者之性质仅系一般商标而非集体商标。

在集体商标的保护中,其范围也可以用在地理标志之上,依照美国USPTO目前的作法,因为集体商标只供协会组织成员使用,其成员使用商标以标示其商品或服务,以与非成员的商品或服务相区分。但是必须注意的是,地理名称(Geographic terms)如果没有展现其在商业上的广大使用效益,即不能注册为集体商标使用;但是,若为其他之地理标志(geographical indications)[19]则可以注册为集体商标。目前经过USPTO注册为集体商标之地理标志有Black Rooster design,该商品为一种酒类,登记号码为U.S. Reg. No. 0889138。

二、团体标记(Collective Membership Marks)

依照美国商标法第4条的规定,自然人、国家、州、自治团体及类似机构等如能合法控制拟注册之标记的使用,即使非工、商、企业机关,亦得依本法有关商标注册的规定,就团体标记申请注册[20]。基本上在1905年之美国商标法中,原则上禁止由任何团体组织申请商标的注册,直至1946年之美国商标法,才对于collective membership marks准许其注册,其中包括关于表彰团体中会员资格之团体标记。团体标记和一般的标记或是服务标志的概念有所不同。首先,团体标记不会使用在商业或是贸易上;再者,团体标记也不表彰商品或是服务的商业上来源。TMEP § 1304.02更明确的指出:团体标记的唯一目的就在于:团体标记的使用者用此标记指称其属于某团体成员的身份。

可以申请团体标记注册之主体,依据TMEP § 1304.04所述,团体标记的申请人,必须能够控制或意图控制团体标记的使用( controls or intends to control the use of the mark )而且成为团体标记的所有人。因此,团体标记不能由团体中的会员来申请注册。而且在申请注册成为团体标记前,此标志已经被会员相当的使用。至于什么是Collective Group ?在美国商标法第45条即指出:公会、协会或其他团体或组织就是Collective Group,它们都可以成为collective membership marks的所有人。为了申请注册,团体标记的所有人必须具备有诉讼能力[21]。至于团体中的成员无论是自然人或是法人都可以[22]

TMEP § 1304.09[23]在团体标记注册审查当中,审查标准和一般商标及服务标志的审查要件基本上也是相同。亦即描述性(descriptiveness)及声明不专用(disclaimers)仍然是审查的方向之一。

审查团体标记时,拒绝注册的情形如下[24]

1.不具备团体标记的功能(Matter That Does Not Function as a Membership Mark)[25]

是否符合团体标记的使用目的,必须依照过去的纪录以及实例判断之。团体标记的重点是表彰组织的会籍。如果标记的使用无法清楚表达出会员于资格或会籍的目的,在审查时,就应该拒绝其注册。

2.混淆的可能性[26](Likelihood of Confusion):

混淆的可能性有可能出现于同时使用相同的图案在团体标记与一般商标时。这里的判断基准和美国商标法第2条第4项[27]是相同的,该条项指出:注册于美国专利商标局的标记或他人在美国境内已使用在先且未抛弃使用权之标记或商名(trade name)相近似的标记,或由其所构成,而如使用于申请人的商品有造成混淆或误认或欺骗消费者的可能性。混淆的情形容易发生于同时( contemporaneous)使用团体标记及一般的商标或服务标志之时。此时的重点在于人们有可能误认一般的商标或是服务标志其来源、被认可或是某些程度上和团体标记所主张的组织有关联性。故当该标记会让他人误认标记所提示的商品与服务,是源于该团体组织、由该组织所背书认证或与该团体组织有关联性,则构成“混淆的可能性”这一拒绝注册的情形。

3.用来表彰学位或是头衔的证明[28](Degree or Title Designations Contrasted to Membership Marks):

专业性或是技术性、教育性或其他类似的组织机构通常以字母或是称号来表彰某人已经通过了特定的测验或是课程。而这些测验或课程是由组织特别提供,或是用来证明已经具备了机构所要求的熟练度。当象征性的符号仅做为个人的头衔或是学位证明,这些头衔或证书无法指出获得证书之人属于团体标记中的一员。因此要拒绝这样的情况申请注册为团体标记。

团体标记申请注册的审查规定在TMEP § 1304.09以下:

1.团体标记申请内容的分类[29](Classification in Membership Mark Applications):在此处也要依照申请案之不同,分成两大类,分述如下:

(1) Section 1 and 44 Applications

如果是依照美国商标法第1条及第44条的申请注册案件,团体标记的申请内容分类一律被归为Class 200[30]。在没有Class 200之分类之前,团体标记往往都注册申请为集体商标或是团体服务商标。

(2) Section 66(a) Applications

如果是美国商标法第66条第1项的申请案,由于是有关于国际注册的问题,USPTO基本上会尊重国际注册局所做成的分类,不会强行的将第66条第1项的申请案重新分类为Class 200。

2.商品分类的问题[31](Identification in Membership Mark Applications):

界定标记适用何种商品或是服务的问题,不会出现在团体标记之中。因为团体标记的目的在于表彰会籍,而不是商品或服务。通常,团体标记用来指示其会籍的文字为:指明为某组织成员身份,之后加上该组织所从事之业务,例如:"to indicate membership in an organization of computer professionals."。表明组织所从事之业务可以借此告知会员所从事之活动,或是组织所提供的商品与服务。但是在团体标记申请注册时,不需要明确的描述团体组织之内容,只要大致上表明其种类或是目的即可。

3.使用标记的样本[32](Specimens of Use for Membership Marks):

团体标记权人控制标记的使用但不是由团体标记权人自己使用,标记样本的使用,必须是由该团体组织的会员使用。使用团体标记最普遍的型态为-会员卡。会籍证明亦可被接受。申请人必须提供团体标记的使用样本给与审查机构,藉以认定标记的使用事实行为。而使用的行为是为表彰行为人属于某特定组织的会员身份。在这个要件中,能够接受的样本非常的多,无论是旗帜、胸针等,只要能够显现出使用这些物品,能够展现出会员和组织间的关系即足。

4.特殊要件[33](Special Elements of applications for Collective Membership Marks):

(1)控制使用的标准(Exercise of Control):在申请注册团体标记时,也须充分满足“使用性”的规定-即use或是intend to use 。这样的要件在美国商标法第1条有明文的要求。而在细节规范上,可依申请所依据的条文为第1条第1项,或是第1条第2项、第44条或第66条第1项的申请案,而有细微差异。

(2)控制使用的方法(Manner of Control):在此要件下,除了可以显现出标记使用人和标记权人间的关联性,亦表达出了申请注册人必须有足够控制标记使用的能力。

(3)会员首次使用日期条款(Use by Members Indicated in Dates-of-Use Clause):

在提出谁有权使用团体标记之前,需先界定何人为团体标记的拥有人[34]。团体标记所有人通常即为该组织,不论是以法人型态与否,皆属于上述之组织团体。但是在170 USPQ 292案中却指出,团体标记并不一定仅能由团体组织所拥有或取得注册[35]。TMEP § 1304.02指出,团体标记的目的在于:使用团体标记之人,是特定组织的会员。TMEP § 1304.03更明文指出,团体标记的申请注册乃为了嗣后由该团体的会员使用,以表彰其会员之资格。团体标记所有人也要展现有效的控制团体标记的使用目的。目前尚未有明文禁止同时使用相同的标记,做为团体标记与一般的商标或是服务标志使用,尤其是在关系企业当中更是明显。至于TMEP § 1306.05(a)则是明白的指出,相同的标记内容与图示,不可以同时做为团体标记与证明商标的使用。

在团体标记想要表彰的内容中,无论是以单纯的文字、图案设计、或是名称甚至是绰号都可以。使用团体标记的形式,除了能够被用来印刷在文件之外,团体标记也可以出现在旗帜或是珠宝、胸针等物品。这完全取决于要将团体标记使用在何处。TMEP § 1304.09(c) Specimens of Use for Membership Marks举出许多团体标记出现的对象。

三、证明商标

依照商标法第4条[36]的规定:证明商标,包括产地标记能够申请注册,其注册方法与商标注册相同,并产生同一效果。证明商标是:任何的文字、名称、符号(symbol)、设计图样(device)或其联合式,其(1)系由所有人以外之人所使用,或(2)其所有人善意允许其他人于商业上使用而所有人依该法申请注册于主要的注册簿上之标记。藉以证明产地,或其他来源、原料、制造方法、质量、精密度等使用人的商品或服务之性质;或证明该商品或服务是出品于该公会或其他组织的会员[37]。就定义而言,证明商标指证明商标权人以外之人使用于商品或服务业或与之有关联,以证明该等商品或服务的地区、其他来源、材料、制造方式、质量、准确性或其他有关于该商品或服务的特征,并且有可能用来证明附加于商品或服务当中的劳务,出自于某一工会或其他组织成员所完成。

一般来说有三种证明商标。首先,证明商标证明商品或者服务起源于一个特定的地理区域。其次,证明这批商品或者服务于质量,材料或者制造的模式达到某些标准。最后,证明商标可能证明工作或者劳动在产品或者服务上被一个协会或者其他组织的成员执行,或者行为者达到某些标准[38]

美国商标审查手册中更进一步指出,可以从两个部分来区分一般的集体商标或团体服务标志和证明商标之不同点。首先,证明商标所有人无法使用该标记[39];再者,证明商标无法表明其商业的来源,也无法从证明商标分辨商品或是服务是从何人所制造[40]。此项细节部分也可从TMEP § 1306.09(a)得到相同的见解。

在论及证明商标审查程序之前,必须先将证明商标的特征做简单的介绍。依据TMEP § 1306.05中指出,美国商标法不要求一证明商标的任何具体形式或者包括任何具体的词语。也就是说,证明商标的成立,在其外观与形式上并没有特殊的要求。在审查手册中亦提出,纵使证明商标中并未出现“由…证明”、“检查”、“符合于…”或是相类似字眼,仍然不阻碍其成为证明商标。此时审查官就必须依照现有公开的数据判定是否合于证明商标的要件。

另外,在TMEP § 1306.05(a)[41]项中,更进一步规定,相同的标记内容无法同时注册成为证明商标或是其他种类的商标。因为不论是一般商标或是服务标志其目的性和证明商标都不相同。最明显的差别在于使用的目的,商标或是服务标志由权利人使用于自己的商品上;证明商标则如前所述,标记的使用者与拥有者并不相同,而且证明商标并无法藉此区分制造人身份,仅仅提供该商品具有某些特性、质量、精密度等事项。若是同一相同记号或是标记内容使用在证明商标以外之标记或商标上,只会造成大众的混淆与不确定性。在此部分美国商标法第4条(Section 4 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1054)就明确的指出:经过注册的证明商标其受到的保护和商标相同,但若证明商标的使用会令人误认标记所有人或使用人系制造、贩卖使用该标记的商品或提供标记所提示的服务时,乃属除外情况,不受到商标法的保护。另外,同法第14条第5项第2款(15 U.S.C. §1064(5)(B) )也清楚的指出:如证明商标注册人,从事于使用该标记商品或服务之制造或是销售,任何人皆可提出申请撤销证明商标的注册。关于第14条第5项之概念,在TMEP § 1306.07中亦被提及。如果申请人已经申请注册成为一般商标,指定使用于任何商品或服务,任何人就不可以相同图样在该等商品或服务,申请注册为证明商标。相反的,已经注册的证明商标,证明商标权人亦不得以该证明商标图样申请注册为一般商标。禁止过度类似或是相同的标志同时注册成为商标或是证明商标的目的,也是为了符合前述美国商标法第4条以及第14条第5项第2款之精神。然而,在相类似之标志上,如果在文字符号上或是设计上能有所区别,而且该区别是具有意义的,即可以视为该商标与证明商标是利用不同之标志。以下为审查手册中提及的例子:88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED[42]申请注册成为证明商标,该案申请人已经拥有六项有关于88OPEN之商标案,因此造成了该证明商标是否无法和申请人之商标有所区别的问题。TTAB的主张认为:88OPEN COMPATIBILITY CERTIFIED申请证明商标案,由于其文字特别图标COMPATIBILITY CERTIFIED的字样,因此可以认为和一般商标并不相同,而且其字样设计和之前88OPEN所拥有的商标样式也不相同,所以认为并不违法。


证明商标的审查-TMEP § 1306.06 Examination of Certification Mark Applications提出以下审查的方式:

1.拒绝注册成为证明商标的情形[43]

基本上,证明商标审查和一般的商标并没有不同,依照相同的标准行事,例如:诈欺、描述性(descriptiveness)、声明不专用(disclaimers)、混淆可能性(likelihood of confusion)都必须在申请注册时加以考虑。至于证明商标中和地理标志有关部分,其要件留至产地证明商标中加以说明。依照商标法第2条第5项15 U.S.C. §1052(e) 中情形可知,证明商标若是有该条项的情形者,对于证明商标的申请案,可以拒绝注册于美国商标法之主要注册簿中。

再者,颁布给个人的教育或其他学位证书或是其他头衔的文件,并不是证明商标中之适格要件。相同的概念可以在TMEP § 1306.03中窥见。这些证书并不替行为人已履行之行为或服务背书。

2.商标图样[44](The Mark on the Drawing)

申请证明商标之时,其中包括的图样必须完整呈现,不属于标记的部分不必一一列出。

3.证明商标使用样本[45](Specimens of Use for Certification Marks)

证明商标的使用样本中,要能够提供如何加以使用证明商标的数据。例如说明系将标记使用于标签上,或是将标记使用于容器外。在37 C.F.R. §2.56(b)(5)[46]和审查手册中均有举例说明使用范例,例如:包括有证明商标所有人或是检验者所发出的贴纸或是标签,这些贴纸或标签都能够成为可以接受的样本。

4.证明商标与商标的关联性[47](Relation Between Certification Mark and Trademark or Service Mark on Specimens)

依照惯例,证明商标和商标或是服务标志一同出现在商品或是服务上是常见的。然而,也有可能证明商标仅单独出现在商品或是服务之上。于是,在商品上仅有证明商标的情形中,该标记的涵义未必是明显的。也就是说,检验是否合乎证明商标申请注册的要件时,必须详加判断此类标记的目的仅在于用为证明商标使用,而不是一般的商标或是服务标志。若是一个商品的商标和证明商标一同出现,允许证明商标单独成为一个标签,但是也允许商标和证明商标合在一个标签里使用。

在这个问题之下,也有所谓的联合式证明商标composite certification mark的问题。联合式商标的目的在于告知大众,联合式商标所有人所提供的商品或是服务和证明商标有关联性存在。在联合式商标之下,若要在证明商标中一并使用商标或是服务标志,其前提为,该商标或是服务标志必须为证明商标的使用人所拥有之。反之,若为不同之人所拥有,对于证明商标的申请注册则应拒绝之。

5.证明商标中的商品分类[48](Classification of Goods and Services in Certification Mark Applications)

在证明商标之分类中分为两大方向来看待,分别为:

(1) Section 1 and 44 Applications 依照37 C.F.R.§ 6.3指出:证明商标的商品及服务分为两大类。A:商品;B:服务。而同一申请案中得同时指定用于A类与B类。

美国证明商标的商品与服务分类采取广泛之态度实有其历史背景。当1946年美国商标法刚施行时,申请证明商标指定的商品或服务分类类别有其严格的限定。但是此种限定逐渐被认为并不合理,因为商品及服务日新月异,如仍过份限制证明商标之指定使用类别,实为不切实际。因此便于1955年8月15日修正相关规则(Trademark Rules),证明商标因此于美国得指定用于Classes A与Classes B[49]

(2) Section 66(a) Applications 在美国商标法第66条第1项的申请案中,此处的分类标准和国际注册局中( IB-International Bureau) 及尼斯协议( Nice Agreement )中的分类相同。分类A及B来自于美国旧的分类标准,而且并不包括国际分类系统(international classification system)。因此在美国商标法66条第1项的申请案中,必须依照国际注册局的标准为之,亦即USPTO在处理申请案时,若认为是申请成为证明商标,不会重新将其分类为分类A或是B。然而申请人还是要遵守其他证明商标的申请要件。

6.商品或服务的确认[50](Identification of Goods and Services in Certification Mark Applications)

在这个主题之下,若和一般的商标或是服务标志的比较,证明商标所要求的分类是较不精细的。通常只是要表明种类的名称即足。例如食物、电子产品或是餐饮服务类等。但是如果证明商标特别仅限于某些服务或是商品时,此时在确认商品或服务上,就应该更为明显。

7.证明商标申请的特别要件[51](Special Elements of Certification Mark Applications):

(1)标记欲证明商品或服务的声明[52](Statement of What the Mark Certifies)

申请文件中必须具备用来证明的标准、特质或是其他特征。通常这些文件之开头会由特定的文句所组成,例如“此证明商标由被授权检验者用来证明…。”所有证明商标用来证明之特质皆要载明于申请文件中,一个标记并不仅局限于替一项单一的特性或标准而背书。但是重点在于表达这些标准必须清楚及合理。因此过于广泛或是概述类型之文字,实际上无法符合证明的目的。但是具体的程度何在,取决于证明之范围。

(2)证明商标权人的判断基准[53](Standards)

申请人于申请注册时,也必须提交如何决定商品或服务达到证明程度的标准。此申请的目的,在于申请人能够符合商标法第1条第2项中,申请人善意于商标上使用之意图。而且提出的标准不限于由申请人所定立,之前即由政府机构或是私人团体立下的标准,可以用于证明商标权人判定他人商品或服务之规范。

(3)使用证明商标的控制标准[54](Exercise of Control)

此处之重点在于,必须符合美国商标法第1条第1项中所明定“商业上使用”的要件。但若是基于第1条第2项、44条或是66条1项的申请注册,申请人也需主张其将对于证明商标之商业上使用,持续行使其正当的控制力[55],且该持续行使的正当控制力系基于善意(a bona fide intention to exercise legitimate control)为之[56]。若审查员对于申请人提出的控制执行力或要点(existence or nature of such control)有所疑义,基于 37 C.F.R. §2.61(b)的规定[57],故审查员应要求证明商标申请人补充解释并揭露足够的相关事实,或提交适当的文件,以检视申请人对于标记使用的控制执行力(exercise of control over the use of the mark)。

(4)申请人以外的其他人首次使用日期条款[58](Use by Others Indicated in Dates-of-Use Clause)

当申请注册必须详细指明首度使用的原则时,申请人就要提出证明商标的使用是在申请人的授权下首次使用,或是经申请人授权之人所使用,因为证明商标不能被申请人本人所使用。

(5)申请人不使用商标或服务的声明[59](Statement That Mark is Not Used by Applicant)

必须声明证明商标的申请人并不从事于标记所证明的服务或是生产该产品(若是基于第1条第2项、第44条或是第66条第1项的申请注册案,则需要表明未来将不会使用此标记的声明),此要件也可见之于37 C.F.R. § 2.45(a) 的条文[60]

(6)申请不同型态商标的修正[61](Amendment to Different Type of Mark)

如果一个欲申请注册为证明商标之标记,其本质实际上为他种商标类型,或是反之亦然时,此时申请的内容应该修正为合适的商标或标记类型(不需要额外的费用)。通常也会建议申请人另提出新的申请书。申请案的审查也要重新适用不同的标准。相类似的情况也会发生在TMEP § 1306.09当中[62]

证明商标的使用,依照TMEP § 1306.01(a)所指: 证明商标仅能被标记所有人以外的人所使用。也就是说证明商标所有人不会把标记适用在自己的服务或是商品上。事实上拥有同类商品或是服务之人通常就不会替自己的商品申请或是贴上此证明商标。证明商标所有人不生产或提供和被表彰相同的服务或商品时,即可以达成不控制商品或服务的本质。而且实际上也不需要去控制商品的本质和内涵,仅需要着重其是否符合证明的标准,一旦本质不符合标准,就不准其使用证明商标。证明商标所有人真正做控制的是:在他人的货物或者服务上使用标记与否。证明商标的控制建立于逐步审查申请的商品或是服务,达到要求具备的要件。而这些要件足以满足检验者或是标记所有人所设立引用的标准。使用证明商标另外一个重点在于其目的性。证明商标的目的是在告知消费者其所生产或提供的商品或服务拥有某些特征,或达到他人所定某种程度的质量或水平。但是证明商标并不因此替单一商品指出其来源地或是制造人信息。至于依照TMEP § 1306.05(a) 相同的标记不能同时作为证明商标与其他的商标。此部分在 TMEP § 1304.03中也明文禁止。证明商标也能够被用来证实附加于商品或服务当中的劳务,系出自于某一公会或其他组织成员所完成[63]

8.不确定类型的商标注册问题[64]

在美国商标审查手册当中,特地列出一小节讲明证明商标与其他商标的关系,可见于TMEP § 1306.09之下。

(1)证明商标与集体商标之区别[65](Distinction Between Certification Mark and Collective Mark)

证明商标有时候也容易和其他的标记混合,以下为一些类型,重点在于如何区辨证明商标与其他集体商标的不同。至于如何区分,首重于证明商标的特性。集体商标与团体服务标志主要是为了确认商品或是服务确实出自于该团体之中。至于团体标记则是为了表明组织与会籍。至于证明商标的目的则是藉以证明商品的产地、或其他来源、原料、制造方法、质量、精密度或是服务出自于某公会或其他组织的会员。无论如何,证明商标、团体标记或是集体商标其使用者皆有可能是多数人。但是这些多数使用人中,和上述“团体”之间的关系即有不同。很明显的团体标记与集体商标的多数使用人间,只有属于该公会、协会组织等会员方有资格成为使用人,再者,此类商标所有人,也是为了全体会员的利益拥有该商标。至于证明商标则有不同,纵使依照TMEP § 1306.03中表示,证明商标是为了证明商品或是服务是出自于某公会或组织,但是证明商标并不因此认定证明商标的使用人是该公会或是组织中之一员,仅仅证明花费劳力于商品或是提供服务之人,由该公会或是组织中一员所完成。因此,TMEP § 1306.09(a)即指出:一个申请注册的标记,将被团体中的成员所使用时,对于这样的标记必须详细的审查其功能究竟为何。如果欲注册的标记被团体中的成员用来指示商品或是服务,则应该要注册登记成为集体商标或是团体服务商标(collective service mark);如果是被用来指称团体成员的会籍,则应该是团体标记的形态;若是用做证明商品或是服务具备的特性或是质量时,在这样的情况下,应该要申请注册为证明商标。

(2)相关企业的商标与证明商标间的使用上区别问题[66]( Distinguishing Certification Mark Use from Related-Company Use of Trademark or Service Mark )

再者,依照TMEP 1306.09(b)指出,在一些情况下,申请注册人与证明商标的使用人间,具有合同关系时,尤其是加盟合同或是授权合同时,申请人(给予经销权者)与使用人(被授权经销人)会提及其产品具有某些特质或是商品的制造是依照上述的契约关系。这样的情况下,必须小心的辨别,申请究竟是要申请证明商标,还是一般的商标,因为这样的合同关系中,商标申请注册人往往都会对于产品进行管控。

TMEP提出一个简单判断标准-一般的商标或是服务商标是为了证实其商品的出处(origin of goods or services ),但是证明商标却是保证其具有特定的质量或是特性存在。再者,证明商标所有人不能拒绝达到欲证明水平者使用该标记,但是一般商标所有人则没有此项义务,亦即一般商标所有人,能够拒绝他人使用其商标。

(3)专利授权[67]( Patent Licenses )

通常专利权人会为其专利所生产的商品申请商标,而这样的商标,一般而言以申请商标较为适当,而不用申请证明商标。因为专利权人申请商标的目的在于:确定商品制造经过其专利授权,并非有意要证明该商品符合一定质量,而且若是依照证明商标的使用方式,将会造成符合水平的,均可以申请使用该标记,则会造成和专利权人的目的不相符合。

9.证明商标与撤销注册的关系[68]

美国商标法14条[69]为撤销注册的规定,关于撤销注册适用于证明商标方面,是第14条第5项的规定,其中规定了,如果证明商标的申请人有以下情形,即可撤销注册:(一)对于证明商标的使用未为监督或未能适法地行使监督使用标记之权限,相关规定为TMEP § 1306.06(g)(iii)-Exercise of Control;(二)从事于使用该证明商标的商品或服务之制造或销售,相关规定为TMEP § 1306.06(g)(V)-Statement That Mark is Not Used by Applicant;(三)允许将证明商标作证明以外的使用以及(四)有差别待遇地拒绝证明合乎该标记所证明之规格或条件的商品或服务者,则任何时日均可提出撤销申请。

10.基于外国注册申请登记证明商标[70]

一个已经基于外国注册的证明商标,可依照美国商标法44条在美国注册。然而外国注册是否成为美国注册登记的标准,将取决于外国登记的范围。如果外国登记所依照的范围比起美国法更为广泛,将有可能无法注册登记。另外,外国登记和美国登记所要求的要件也未必是清楚可辨的。例如集体( collective)的概念在各国所代表的意义并不相同。

四、地理标志

美国商标法并未对地理标志特别立法或于商标法中另立专章保护,因此有关地理标志的保护必须以地理名称透过商标法注册程序而取得法律上之保障。因此,美国对于地理标志并非采取积极保护的态度,美国对地理标志的立场认为并没有必要设立新的行政体制去确保,而是在既有的体制下,由利害关系人自行去采取必要的法律行为进行救济[71],例如采取异议、申请撤销,或向联邦法院提起诉讼等方法。美国认为,将地理标志以商标、集体商标或证明商标这种既有制度保护,不仅产业界容易运用,也不需政府及纳税人为创设新的地理标志注册及保护制度投入额外的资源(例如,人员或资金)。此外,就节省行政资源的观点,在某一地理区域的竞争者、企业以及标示权利人将主动关心涉及侵害以及违反认证标准的问题。不另创设地理标志制度也可节省行政资源[72]。下面即为美国已注册的证明商标与集体商标而具有地理标志功能情况:

1.以证明商标保护地理标志的相关规范

以证明商标保护地理标志的做法,可见于TMEP § 1306.02。其中规定:当地理名称( geographical term)的使用目的在于证明商品源自于该特殊地理区域时,该地理名称可单独或成为商标之一部分,以证明商品的出处。此时地理名称不需具备登记资格的第二层意义( secondary meaning ) [73]。当地理名称在联合式证明商标中(a composite certification mark)使用于证明原产地时,审查官不应要求对该名称放弃专用权,也不应以该商标在地理上具有描述性为由而立即驳回该联合式证明商标的注册。但是,如果在联合式证明商标中使用的地理名称不是用来证明原产地(例如:California被用来证明该水果是有机耕种)就应适当地予以驳回或者提出必要的限制条件。

能够用来证明原产地的标志没有必要限于由准确的地理术语组成的名称。变异的地理名称(A distortion of a geographical term),或者地理名称的缩写(an abbreviation of a geographical term),或者地理名称的复合形式(a combination of geographical terms),均可以作为标示原产地的证明商标或其中的一部分使用。一个不属于地理学上的名称也可能具有在特定地域作为原产地标志使用的意义。

在美国如果想以证明商标作为地理标志,依照15 U.S.C. 1054的规定,自然人、国家、州、自治团体及类似机构等如能合法地控制拟注册之标志的使用,即使无工业或商业上之设备,也可依本法有关商标注册的规定,就集体商标及证明商标包括产地标示申请注册,其注册方法与商标注册相同,并产生同一效果[74]。同法第2条第5项规定,使用于申请人的商品主要是作地理上之说明的不得为商标注册,但是第4条规定可注册之原产地标示(indications of regional origin)不在此限[75]。TMEP中规定应注意的事项包含下列几点。

(1)来源地问题(Indication the Region)[76]

当地理名称作为证明商标使用时,须审查其被使用的目的以及先前的证据,证实地理名称是否从过去至今均被用作证明商标使用。如该地理名称已经成为普通名称( generic term)者,就应该拒绝证明商标的注册。

(2)授权控制地理名称的使用(Authority to Control a Geographical Term)[77]

当证明商标是由地理名称构成,但授权者为何并不明确时,审查员应详加询问。一般而言,有权利将地理名称授权作为证明商标使用的授权为政府机构或是具备有政府授权的主体。私人能够从一个地理名称中获得的权利通常属于商标权,基于对一个名称的专用而在私人商品上获得显着性。但是,当某一区域的多数人或全体居民意欲或需要以该区域名称表征商品来源时,则该名称将可由该区域之所有民众以证明商标之方式使用,藉以证明来源地。

当地理名称作为证明商标使用时,所有该地区的人民皆有权使用该地理名称,且禁止不当或是滥用该标章的使用。

(3)政府作为申请人的情况(The Government as Application for a Geographical Certification Mark)[78]

申请人有可能是政府法人本身,例如:美国之各州或是城市,政府之各部门;或是经过公部门授权的主体。

2.以集体商标保护地理标志的相关规范

依据U.S.C. § 1127的规定,集体商标指一商标或服务标志,其(1) 经公会、协会或其他团体或组织的会员所使用,或 (2)该公会、协会或其他团体或组织善意欲于商业上的使用而依本法申请注册于主要注册簿之商标。包括表彰该组织、协会或其他团体之会籍的标章,而集体商标亦是美国保护地理标志的途径之一。依照TMEP § 1303.02中指出,审查标准和一般商标并无太大的差异性,大部分的使用相同的审查标准。只有在使用与商标所有的要件上才会有细微区别。

上一页 下一页

主办单位:国家知识产权局  |  网站管理:国家知识产权局规划司  |  网站维护:中国知识产权研究会  知识产权出版社

版权所有:国家知识产权局 未经许可不得复制 ICP备案编号:京ICP备05069085号