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美国知识产权环境研究报告

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第五节 申请美国商标需要注意的问题 返回

一、商标申请

美国专利商标局对商标的审查十分严格,因此申请人针对不同类型的商标需要注意以下问题:

1.中文商标可以在美国提交申请,但是申请人需要提供构成该商标的每一个中文字的读音以及相应的英文翻译。

2.如果商标是由简单的英文字母组成,并且这些字母没有进行风格化的修饰,为了使商标受保护的范围更广,我们通常会建议申请人提交申请时声明该商标为普通字体(Standard Charaters),即不声明保护任何颜色、大小、字体。这里所说的普通字体,通常指TIMESNEWROMAR或ARIAL。

3.商标如果为彩色,需要具体说明每个部分的颜色。值得注意的是,如果商标为灰色,美国专利商标局将认定该商标为彩色商标。

4.必须明确指出该商标是否在相关商业或贸易、地理描述或其他语言上有特殊含义。另外,美国专利商标局对提供的商标图样的要求也非常严格。商标图样必须清晰,不能有任何模糊感。由于美国商标申请大多采用电子提交的方式,因此,申请人需要提供图片格式的商标图样(如:jpg格式),美国专利商标局对图片格式的像素也有要求,不能小于250像素大于944像素。

二、商品/服务项目的选择

虽然美国不限制提交申请的商品/服务的个数,但是由于美国主张“使用”原则,因此申请人在选择商品/服务时一定要限定为确实在生产销售的商品或者提供的服务,切不可认为提交的商品越多,商标保护的范围就越广,从而选择一些根本没有在生产销售或提供的服务。这样做很可能会导致整个商标被撤销。

另外,美国虽然遵循国际尼斯分类,但是其商品服务项目往往比尼斯分类中的商品服务项目要求更加细化。比如,商品“计算机周边设备”是尼斯分类中规范的商品项目,但是该项商品在美国不能被接受,原因就在于商品“计算机周边设备”的范围太宽泛,不具体。如果要想被美国专利商标局接受,必须细化到“键盘、鼠标、调制解调器、扫描仪、打印机等等”。我们建议申请人在选择准备申请的商品/服务时,可以提供该商品/服务在行业内的通用名称,而不必刻板的按照中国商标局出版的《类似商品和服务区分表》提供的商品/服务名称来进行选择。

三、美国商标的申请基础

申请美国商标,只能基于三种基础。也就是所,只有满足了三种基础中的一种才能申请美国商标。

(一)以实际使用(Actual Use)为基础提交申请

实际使用是指商标在申请之日起前已经在美国使用。“使用”主要是指标有该商标的产品已经在美国市场上销售或者在美国媒体上做了宣传广告。同时值得注意的是,使用是指申请指定的所有商品/服务都有使用,而不是指部分使用。

如果以实际使用为基础提交美国申请,申请人需要请提供商标使用证据(即每个类别至少提供一张标有商标的产品照片),以及在美国和在世界其他国家首次使用的日期(需精确到年月)

USPTO对使用证明的相关要求。

在产品上使用的商标

对于在产品上使用的商标使用的证明,USPTO希望能够看到该商标用在产品或包装上的证明。

美国专利商标局一般会接受:

l  产品标示或产品卷标上印有该注册商标

l  照片显示产品容器或包装上印有该注册商标

l  照片显示任何于产品展示包括印有或标出该注册商标

l  标示在产品本身的商标照片

美国专利商标局可能会接受:

l  目录或网页上能清楚的看到在产品的旁边标明该注册商标,或是用该注册商标做为关于产品的部分数据,例如产品说明书或产品使用手册中列出的注册商标

美国专利商标局一般不会接受:

l  账单

l  订单

l  传单、说明书、宣传文件

l  印有该注册商标的公司信纸、名片

l  在服务业上使用的商标

当商标使用在服务业上时,USPTO希望能够看到该注册商标在销售或广告上被使用。

美国专利商标局一般会接受:

l  服务业的标志或告示牌的显示使用该注册商标的照片

l  与服务相关的说明书‘传单或小册子中使用该注册商标

l  广告中使用该注册商标

l  相关网页中使用该注册商标

l  美国专利商标局可能会接受:

l  账单中包括该注册商标

l  印有该服务注册商标的信纸、名片

美国专利商标局一般不会接受:

l  公司内部与营销计划有关的文件

l  在杂志或报纸中提到注册商标的文章

l  复印机印出的广告

l  使用证明的执行

近几年美国专利商标局对审查商标申请的申请标准越来越严格,常会否决申请人提出的使用证明。

(二)以意图使用(Intend-to-Use)为基础提交申请

意图使用是指虽然商标在提交申请时尚未在美国使用,但是申请人真诚地(Bona Fide)计划即将在美国使用该商标。根据美国商标法第一条(d)第1款的规定,以意图使用为基础提交的商标申请,待该商标通过审查后,自下发核准通知书(Notice of Acceptance)之日起三年内,必须提交商标在美国使用的声明。否则,该商标申请将被撤销。

(三)以国内注册(Home Registration)为基础提交申请

以该国内注册为基础提交美国申请,需要注意以下几点:第一、获得国内注册的商标必须与打算在美国申请注册的商标一模一样,不能有任何细微的改动;第二、国内注册证上指定的商品/服务的范围必须大于拟在美国申请保护的商品/服务范围;第三、申请人名称地址必须保持一致。

我们注意到,很多有中国企业或个人申请的美国商标注册都是以实际使用为基础提交的。但是,实际上只有很少的一部分商标真正在美国使用,绝大部分的申请人都只是出于为以后进入美国市场做好铺垫的考虑。因此,只要任何第三方就注册中的一项商品并没有在美国使用提出有力证据,并且被美国上诉审判委员会(TTAB)接受,则该注册将很有可能被整个撤销,而不是删除没有使用的部分商品。

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