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美国知识产权环境研究报告

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第一节 专利侵权认定 返回

在专利法保障下,专利权人可以在一定期间内排除所有对其专利的侵权,专利权人在专利法下所享受的权利——即为专利权。而专利权排他性存在的理由在于,通过此绝对排他性而赋予专利权人其发明于市场上一定期间内的垄断,以鼓励发明及创新,由此维持科技文明不断地进步。

美国《专利法》第271条规定了三种专利侵权:

一、直接专利侵权(美国《专利法》第271条(a)项的规定)

(一)字面侵权

在《专利法》条文中,直接专利侵权规定于第271条(a)项,明确规定专利权人有权在所规定的专利权期间内,排除任何人非经其同意对其取得专利的发明进行制造、使用、销售或进口。至于如何构成对于专利的侵权,则根据判例法已确立的惯例,认定可分为几个阶段。首先便是仔细审查专利的各个权利要求、从而解释每个权利要求、进而确定各权利要求的解释以及权利要求的范围。权利要求的解释以及权利要求的范围确定完毕,便进入到下一个阶段——就专利的各个权利要求的每一部分与被控侵权产品或程序的每一部分逐一仔细地比对。若比对的结果发现专利任一权利要求的每一部分与被控侵权产品(或程序)的每一部分均吻合,即是所谓该被控侵权产品为专利的权利要求所“涵盖”,也就是该产品侵权。此种侵权为字面侵权。而上述审查是否有字面侵权的“二段式分析法”,已成为标准。所有联邦地方法院审理专利诉讼案件审查是否有字面侵权时,都使用二段式分析法则。第一阶段:解释专利的权利要求,进而确定各该权利要求的字义及权利要求的范围。第二阶段:专利权利要求与被控侵权产品的比对。

然而,即使通过了字面侵权二段式法的分析,并不表示涉嫌侵权产品或程序没有侵害系争专利。换言之,涉嫌侵权产品即使没有字面侵权,法院仍有可能基于所谓的“等同”而判决构成侵权。

(二)等同原则

最高法院对于等同原则作了一个很好的解释:“即使涉嫌侵权产品或方法没有字面侵权,但涉嫌侵权产品或方法与该专利权利要求的要件间有‘等同’的关系,仍构成侵权”,这就是等同的理论基础。早在1877年,最高法院已有说明:“如果二个对象可以大致相同的方式作业而能达到大致相同的结果,即使这二个对象在名称、形式或形状上不同”,他们实际上是等同的。换言之,法院创造等同原则的理由,在于避免他人对已经取得专利的发明,只作些微形式上变化以回避被该专利所涵盖(而造成字面侵权),而事实上涉嫌侵权产品与专利的发明却大致相同——即二个对象可以大致相同的方式运作而能达到大致相同的结果,侵害专利人的权益。

二、教唆侵权(美国《专利法》271条(b)项所规定)

依《专利法》第271条(b)项的规定,任何积极引诱专利侵权的人应承担侵权责任。在专利诉讼中,原告依据《专利法》271条(b)项主张被告教唆侵权时,通常会同时依据《专利法》271条(c)项主张被告间接侵权。在教唆侵权(inducement of infringement)的部分,法院要求原告必须提出证据,证明被告实际上鼓励最终消费者从事直接侵权的行为。因此,教唆侵权事实上是从帮助侵权的案例中衍生出来的。

这一帮助侵权的概念一直到美国1952年的专利法才被纳入,而正式成为法条的一部分。帮助侵权规定在35 U.S.C.§271(c)。该法条的构成要件中包括意识(knowledge),当被告销售专利物品的组成部分并且“知道”该组成部分是专门制造或特别适用于侵害专利的用途,那么该等被告就负有违反35 U.S.C.§271(c)的罪责。而35 U.S.C.§271(b)基本上是规范其他在1952年之前构成帮助侵权的间接侵权活动,所以该法条的范围明显大于35 U.S.C.§271(c)。

虽然在35 U.S.C.§271(b)的规定中并没有明白地将意图的要求列为构成要件之一,但是该法条的规定本身系将焦点定于教唆侵权者的行为,而非意图。也就是说,35 U.S.C.§271(b)要求被告“积极地教唆”他人进行直接侵权的行为。然而,法院在解读35 U.S.C.§271(b)时,向来都将意图的要求解释在该法条的构成要件中。因此,教唆侵权者系指提供实质上无侵权用途的产品或服务,却鼓励用户将该产品或服务用作侵害专利,那么这种提供产品或服务者就是35 U.S.C.§271(b)所规范的对象,负有触犯教唆侵权的责任。

三、间接侵权(美国《专利法》271条(c)项所规定)

根据美国《专利法》271条(c)项的规定,任何人在美国销售、向美国进口享有专利权的机器、产品、组合物或合成物的零部件、组成部分;或者销售、向美国进口一种用于实施专利方法的原材料或设备;这些零部件、组成部分、原材料或设备构成发明的重要部分,并且知道这些物品是为专利侵权使用而专门制造或改造的,同时这些物品不是普通物品或适于实质性非侵权的普通商品,则应承担相应侵权责任。下文是美国专利法目前规范间接侵权的法条,与两则美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在近期裁定有关间接侵权的案例。

(一)法条

35 U.S.C.§271

(b)积极教唆侵权(active inducement of infringement):

l  需要直接侵权人,教唆者具有特定、蓄意的意图诱导侵权。

l  产品将被视为非以专利过程制造,若该产品于后续过程中实质地被改变,或该产品变为另一产品不重要的、非基本的一部分。

(c)帮助侵权(contributory infringer):

1.任何人在美国境内邀约贩卖或贩卖、或进口至美国已专利的机器、制造、组合或组成物的一个部分,或原料或设备以供操作专利过程的用途。

2.贩卖之项目构成发明的重要部分。

3.卖方知道贩卖之项目系特别制造或特别适用于专利侵权的用途。

4.贩卖物非日常必须品或商业中适合实质上非侵权用途的货物。

由此可知,买方必须为直接侵权人;且罪责之成立须卖方具有特定认知:卖方知道贩卖的项目系特别制造或特别适用于专利侵权的用途;专利权人的警告信函可构成特定认知。

(二)案例

1.DSU Medical Corporation v. JMS Co. LTD.(2006)

争议专利为关于一种针筒注射装置,被告JMS为MDS在美国医疗器材供货商市场的日本竞争者。自1999年六月开始,JMS向ITL购买名为Platypus的针筒防护装置,双方签订合约同意在世界各地经销此种装置。JMS所购得的装置防护壳为打开的形式。在经销此种装置前,JMS一般会先将针头周围的防护壳关闭。原告DSU控告JMS侵害其专利权,并控告JMS和ITL相互教唆且协助对方侵权。一审时,法院裁定在美国贩卖防护壳关闭形式的Platypus为侵害DSU专利权之行为。据此,陪审团判定JMS直接侵权、教唆侵权和帮助侵权成立,而ITL则没有直接或间接侵权。DSU意图提起新审判但是遭到联邦地方法院拒绝,于是DSU上诉至联邦巡回上诉法院。

在直接侵权与帮助侵权的问题,联邦巡回上诉法院表示,根据35 U.S.C.§271(c)规定,任何人在美国境内销售或为贩卖之要约一件专利发明之机械、组合或化合物的重要部分,并知道该部分特别适合用在侵害该专利权,而非适合用在非侵权用途的拼凑的对象或商品者,应视为帮助侵权人而负有罪责。最高法院曾对此规定进一步裁示,制造和销售只适合用在已专利的组合的对象将被推定为意图达到其行为之自然结果,亦即其意图制造和销售之物品被用于已专利的组合中。此外,专利权人负有举证责任证明每一件间接侵权的直接侵权部分,因此要成功主张帮助侵权,在本案中DSU必须证明ITL制药并销售Platypus、当防护壳在关闭形式时Platypus没有实质上非侵权用途、ITL在美国涉入之行为造成他人的直接侵权、且JMS的直接侵权行为系利用ITL在美国境内销售的Platypus。然而证据并没有显示ITL协助的直接侵权行为发生在美国境内,因此联邦巡回上诉法院维持联邦地方法院的判决,裁定联邦地方法院法官并没有滥用其裁量权拒绝DSU提起针对ITL销售Platypus给JMS的行为没有构成直接侵权或帮助侵权的新审判的申请。

至于教唆侵权的部分,联邦巡回上诉法院则以全席判决的形式,裁定教唆侵权成立所需的意图为被指控的侵权者已经知道或应该已经知道其行为将可能引诱实际上的侵权,且被控侵权者已经知道被侵害的专利。因此,要根据35 U.S.C.§271(b)建立教唆侵权的罪责,专利权人必须证明被告一旦知道被侵害的专利,其积极地且故意地协助他人的直接侵权行为。只是知道据称构成侵权的行为还不足以达到教唆侵权所需之意图的门槛,特定的意图和行为引诱直接侵权是专利权人必须要证明的。而教唆侵权不要求间接侵权者的任何行为都要发生在美国境内,只要直接侵权行为发生在美国境内即可。此点是与帮助侵权不同之处。由于证据显示ITL曾经取得律师分析意见,判定ITL所销售的Platypus没有侵权,因此联邦巡回上诉法院认为ITL相信其Platypus产品没有侵害DSU的争议专利,故ITL没有特定的意图教唆他人侵害DSU之争议专利,所以联邦地方法院裁定ITL无教唆侵权的判决并没有滥用裁量权。

2.Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated (2008)

Broadcom与Qualcomm为行动收音机装置,如手机,的市场竞争者。本案争议科技系关于手机网络之无线声音和数据传输,相关科技可应用在3G基频处理器芯片中。本案中被控侵害Broadcom专利权的产品包含设计使用在3G网络和手机的基频芯片。Qualcomm于本案中虽承认没有取得无侵权的律师意见,但坚称这是因为其已取得每一个相关专利无效的律师意见,同时,Qualcomm也选择不放弃律师-当事人特权并且仰赖专利无效的律师意见来进行答辩。一审时,联邦地方法院法官下达给陪审团的指令中,曾指示陪审团必须认定Qualcomm意识到被侵害的争议专利、知道或应该知道其所鼓励的行为构成侵害争议专利、且有意地造成被鼓励的行为,方可判定Qualcomm的教唆侵权成立。在联邦地方法院法官的指令中还提到,陪审团在判断教唆侵权的问题时,可以考虑所有间接证据,包括Qualcomm是否取得胜任的律师意见。Qualcomm上诉至联邦巡回上诉法院时,质疑联邦地方法院下达给陪审团的指令不妥。

尽管Qualcomm主张成立教唆侵权所需的意图标准高于故意侵权的意图,但联邦地方法院表示,缺乏故意侵权的可归责性并不能就直接认定没有教唆侵权。要证明教唆侵权成立,原告(即专利权人)必须依序证明两件事:首先证明被告(即被控教唆侵权者)意图造成构成直接侵权的行为;其次是证明被告已经知道或应该已经知道其行为将造成直接侵权。教唆侵权所需的意图可以从间接证据推测而得,因为律师意见的证据搭配其他证据一起考虑,或许能反映出被指控侵权者是否已经知道或应该已经知道其行为将造成他人直接侵害争议专利。故联邦巡回上诉法院裁定,律师意见与法院在判断被告已经知道或应该已经知道其行为将造成直接侵权相关。而没有获得律师意见在本案中或许能够作为证据,因为如果一方面允许律师意见被当作被控教唆侵权者脱罪的工具,另一方面却不允许专利权人将被控教唆侵权者没有取得律师意见的行为当作意图侵权的间接证据,将显然有失公平。因此联邦巡回上诉法院裁定,联邦地方法院法官下达给陪审团的指令,要求陪审团可以将Qualcomm是否取得胜任的律师意见之作为,当作判断教唆侵权是否成立的间接证据的做法,在法律上并没有错误。

(三)总结

当对直接侵权者起诉是行不通、不实际的,或是个别直接侵权者实际侵权造成的损害很小,但是汇总起来对专利权人所造成的损害却很可观时,在专利权的范畴中对间接侵权者诉诸罪责,可以使专利权人在这两种情形仍然能够得到损害赔偿,使得法律对专利权的维护更加完整。

积极教唆侵权中关于积极教唆的要求,直到最近,法院从来不曾清楚定义如何构成积极教唆。尤其,当被告教唆直接侵权者所从事的行为恰好是侵权行为时,或是被告所教唆的行为是被告明知为侵权行为时,是否这两种情况都构成积极教唆?虽然此两种情况的差别并不明显,但是被告是否知道被侵害的专利,往往是导致积极教唆侵权案件是否成立的关键。这种“知道”的概念,就是所谓的特定意图(specific intent)。相较于一般意图(general intent)要求被告教唆他人从事侵权行为,特定意图具有较严格的标准,其不但要求被告系教唆他人侵害特定专利,且该特定专利是被告所知悉的。

联邦巡回法院对于构成积极教唆所需的意图究竟为特定意图或是一般意图,一直存在分歧的意见。直到2006年末,这项不确定性才在DSU Medical Corporation v. JMS Co. LTD.案中被确定。在该案中,联邦巡回法院的全席判决裁定根据35 U.S.C.§271(b),必须证明被告(教唆者)知悉被侵害的特定专利,才能构成积极教唆侵权案件成立。也就是说,积极教唆侵权案件的成立,必须证明被告具有特定意图。

而2008年的在Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated一案中,联邦巡回法院裁定被告是否取得胜任的律师意见之行为可以作为判定意图的间接证据。因此,对专利权人而言,最好采取积极的行动,教育竞争者有关专利与竞争者销售之产品的关联。而对竞争者来说,当收到专利权人的警告函时,最好详细审查所有可能被认为积极教唆侵权的商业行为,包括销售产品或原料的行为是否可能鼓励他人从事直接侵害专利权人专利的行为?产品包装上或说明书中是否载有任何标示或指示,教导使用者从事直接侵权的行为?销售的产品是否具有其他非侵权的用途?竞争者本身是否曾经建议或协助他人从事直接侵权的行为?如果上述问题的答案有任何一项是肯定的,那么该竞争者就可能涉及积极教唆侵权,此时最好马上采取可行的补救措施,包括征询胜任的专家或律师的专利侵害鉴定意见、立即停止所有涉及积极教唆侵权的行为、修改产品设计以回避专利权人的专利等,以避免将来让自己涉入专利侵害诉讼中。

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