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美国知识产权环境研究报告

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第二节 美国专利诉讼程序 返回

美国专利诉讼的程序可以用下图表示:


在美国,各联邦地方法院对于《美国法典》第28编第85章中所规定的事务有管辖权,其中包括专利事务,因此,专利诉讼的第一审法院就是联邦地方法院。诉讼管辖法院既为联邦地方法院,而据以为诉讼的实体法又是属于联邦法的《专利法》,那么规范专利诉讼的程序,必然是《联邦民事诉讼程序法》。就程序部分除了《联邦民事诉讼程序法》之外,更须注意到各个联邦地方法院所自订的诉讼程序规定。这些各个联邦地方法院所自订的诉讼程序规定不能与《联邦民事诉讼程序法》相抵触。

一、诉讼开始以及诉讼中的送达程序

专利诉讼的开始,是由原告——通常是专利权人——向联邦地方法院递出诉状,并将诉状连同传票送达予被告。在美国的诉讼中,原告将诉状连同传票送达予被告的送达程序可以由任何人处理,只要是年满18岁而非诉讼当事人。就专业的角度而言,一般律师事务所通常是交由法院的法警或是专门提供送达程序服务的公司处理,交由专门提供送达程序服务的公司处理者居多。

根据《联邦民事诉讼程序法》Rule 4(e)(2)的规定,被告若是自然人,则须将诉状连同传票交予被告、或被告住所内的成年人、或被授权接收送达程序的代理人。被告若是法人,则须将诉状连同传票交予该法人的职员,通常是在州政府法人登记时所记载为该法人的职员,如董事长、财务主管、董事、总经理等,或是代为处理法务的人员或法人登记时所备案的代理人。所谓代理人是指法人申请设立登记时委托专业的律师事务所代向州政府登记,通常也会委托该律师事务所作为送达、代收对该登记法人所有的法律以及政府文件,包括诉状以及传票。

送达程序比较棘手的情形是如果被告是外国人或外国法人而在美国国内无住居所、没有办事处、或无指定收受送达程序的代理人。在这种情况下,若是要将诉状及传票送达予在国外的外国人或外国法人,必须依照《联邦民事诉讼程序法》Rule 4(f)的规定:若有国际协议规定送达程序时,从其规定;若无,则依被告所在国家法律规定送达程序进行送达。或在不违反该国法律规定的情况下,直接将诉状以及传票交予被告。或直接由法院附要求签名的回函,直接寄予被告。

二、被告答辩

被告收到诉状及传票后一定期间内,必须对原告诉状中的每一项请求在答辩状中一一提出答辩。联邦地方法院给被告提出答辩的时间大多为30天,并且均写明于传票中。一般而言,若是被告需要更长时间提出答辩,可以要求原告律师给予其多一点时间,譬如说30天期限之外,再加10天或20天。若送达程序已完成,送达证明书亦无瑕疵,被告在期间内没有提出答辩,原告即可请求法院给予缺席判决。且在法院给予缺席判决后,可以请求法院举行听证会以决定损害赔偿的数额。

三、审理前的会议

在被告答辩(原起诉状中的起诉)及原告也答辩(被告的反诉)后,法院会召集当事人律师开“审理程序前的会议”。此会议最主要的目的就是对于诉讼的进行程序及进度作有效的管控,故又称其为案件程序管控会议。这些会议的目的除了对诉讼的进行程序及进度作一个有效的管控外,就是要看看当事人是否有和解的可能性。因此,诉讼当事人参加“审理程序前会议”前,就要有参与和解谈判讨论的准备。

就原告而言,除了能清楚地将内容告知对方与法官外,同时就所要求损害赔偿金额以及其所根据的计算基础都应有所交待。如果假设都正确,可以接受的赔偿额最低限为多少,原告也要有心理准备。对于被告而言,要简明地将其答辩理由告知原告以及法官。如被告的答辩为没有侵害原告的专利,答辩的无侵权报告中主张的重点,以及假设都正确,在息事宁人的前提下,被告愿意支付原告损害赔偿额最低限为多少,也要有所心理准备。

审理程序前会议的最主要目的,就是对于诉讼的进行程序及进度作有效管控.因此在会议中,法官会斟酌当事人律师的意见,以裁定的方式,订下诉讼程序的时间表。其中对于当事人请求、搜证程序的截止日以及审讯程序的日期等重要事项的时间都会作一个确定。其他可能会在审讯程序前会议中讨论的事项还包括:诉讼争议重点简单化、简易判决的适当性、搜证程序的管控以及将某些事项如在搜征程序中当事人间的争议委托行政法官处理的可能性。

四、搜证程序

搜证程序的特别处在于,一旦法官以裁定方式订下搜证程序的时间表后,双方便要开始各自的搜证工作。在法官确定的搜证程序截止之前,双方必须将就本诉讼案的主张、答辩、攻击以及防御所需的所有证据搜集完毕,以便在审讯程序中用以说服陪审团。换言之,原告及被告在短短的审理程序中用以说服陪审团而能得到胜诉结果的所有证据,都是在法官所定搜证程序截止日前所收集的,由此可知搜证程序的重要性。也因有了搜证程序,而使得审理程序能够有系统的进行,并能在短时间内结束。搜证程序的另外一个功能,就是在搜证进行的过程中,原告及被告也就渐渐可得知自己所掌握的证据价值以及对方所有的证据,在比较分析下,也大致会有一个对于该诉讼胜算的预判。在知悉本身胜算的比例之后,可能就会作是否与对方趁早和解的打算。因为如果在搜证程序之中就已了解自己胜算不大,与其等到审理程序终结仍是得到败诉的结果,不如早点和解,以避免诉讼继续而浪费时间及金钱。

(一)诉讼当事人的披露义务

在搜证程序正式开始前,法官为使案件程序管控会议中关系到搜证程序的时间表可以确定下来,在案件程序管控会议至少二十一天之前,便会召集双方律师讨论有关搜证程序的事项及计划。除非双方另有同意或法院另有裁定,或一方反对并将反对理由述明于Rule 26(f)所规定的搜证程序计划中,在“搜证程序计划会议”结束之后十四天之内,双方便要互相披露一些与搜证程序有关的资料,例如,在“第一次披露中就要向对方说明在搜证程序中会搜取证据的对象的姓名、地址及电话号码,或是会在搜证程序中要求复印对方所持有的文件,或会使用对方所持有的对象作为支持自己在本诉讼中的主张的证据,或是对于本诉讼中的损害赔偿的计算以及计算基础的资料,同时这些资料都能供对方复印及参考。

除了上述第一披露所必须向对方揭露的资料外,双方当事人同时必须向对方披露会在审讯程序中提供证词的专家证人。该专家证人也必须要准备一个其所签署的书面报告,报告中应将该专家证人所有的意见阐明,同时包括支持其意见的理由,据以形成其理由的信息,所有的附件,该专家证人资历、著作,和作为该诉讼案件专家证人的所得报酬,以及列出曾担任过专家证人的所有其他的案件。

在对于对方的披露方而言,诉讼当事人最后在审讯程序开始日三十天前,须披露会在审讯程序中提供证词的所有证人姓名、地址、电话,哪些特定证人的宣誓证据将在审讯程序中以宣读的方式提出,以及在审讯程序中作为证据和证物的资料文件。

(二)搜证的方式

原告和被告在搜证程序中可以采取的搜证方式,可以分为下列几种:

a.         以口头讯问方式取得对方的宣誓证言

在专利诉讼中,就原告而言,可以利用这种方式,向被告个人或被告公司中的产品或研发制造部门的主管或主要工程师取得涉嫌侵权产品当时从研发设计到生产制造整个过程的证词,以作为支持其侵权主张。对被告而言,若其答辩为不侵权或主张原告专利无效而无侵权问题时,则可利用这种方式向原告的专利发明人取得当时发明概念是如何形成、现有技术与其专利关系、或在专利审核过程中其所作的修正补充与现有技术间的关系等足以支持其答辩主张的证词。

b.         以书面询问方式取得对方的宣誓证言

实务上,一般都是以口头询问方式取得对方的宣誓证言或根本就是以书面问卷的方式搜取证词,以书面方式取得对方的宣誓证言的方式较少见。

c.         书面问卷

原告或被告将所要得到的证词以问题的方式列于书面问卷中,要求对方于一定期限内就所列之所有问题一一答复。实务上,专利诉讼中原告及被告通常在第一次的审理程序前会议——亦即案件程序管控会议之后即向对方发出书面问卷

d.         要求对方提出文件及物品

原告或被告若要将特定的文件及物品作为证物,而该特定的文件及物品又系为对方所有,则可以要求对方提出文件及物品,以供需要以其作为证据之一方影印或观察。

e.         要求进入对方的土地或其他财产以便观察证物

在专利诉讼中,最常见的情形便是若是方法专利,通常原告会要求进入被告的工厂以便观察涉嫌侵权产品的制造过程。

f.          要求对特定人作身体及心理的检查

此种搜证方式一般发生于人体伤害或死亡的诉讼程序中。


g.         要求自认

这也是实务上经常使用的搜证方式之一。原告及被告以书面要求对方自认,而一旦对方自认,这些事项在该诉讼中就成为不争的事实,而可能成为有利于原告或被告的证据之一。在专利诉讼中,被告的意图对于赔偿数额多少有相当重要的关系,因此,原告通常可以通过“要求对方自认”的方式,使被告承认特定事实作为被告有故意侵害专利的证据——如使被告承认其于某年某月某日收到原告“停止侵害的警告信”,之后仍旧继续制造销售涉嫌侵权产品的事实。就被告而言,则可以此要求原告承认特定事实而据此作为其不侵权答辩的证据——如使原告专利申请人和发明人承认其在专利申请过程中因审查委员的核驳所作的补正,乃在于回避某些现有技术。据此,被告若能证明其产品属于这些现有技术的范畴,则等于同时证明该产品不侵犯原告的专利。

(三)搜证的限制

为避免当事人利用搜证程序骚扰对方拖延时间,法官通常会限制书面问卷问题及口头询问方式取得对方宣誓证言的次数。搜证程序中,除了这个可能的限制外,另外一些比较重要的限制有:

a.         律师与其客户件拒绝证言权

所谓“律师与其客户间拒绝证言权”就是,如果被要求提出的文件、资料、对象或记录是诉讼当事人与其委任律师之间就该诉讼案件的交谈记录、交换的文书、文件、资料或对象,被要求搜证或批露的当事人便可以“律师与其客户间拒绝证言权”为由而拒绝揭露或提出该文件。

b.         商业机密

在搜证程序中,若被要求提出的文件涉及营业秘密、需保密的研发或商业机密,被要求搜证的一方则可请求法院给予“保护令”,以避免披露这些商业上或科技上的机密。或即使必须提出这些文件,也要以特别规定的方式披露——例如,只能由该案件代理律师来检视,所披露的文件必须密封且只能在法官指示下才可以开启。

五、马克曼听证会

自从1996年4月23日联邦巡回上诉法院作出马克曼判决以来,在美国的专利侵权诉讼中就增加了一个程序,在开庭前进行专利权利要求的解释听证会,通常称为马克曼听证(Markman Hearing)。上述判决认为专利权利要求的解释,包括对权利要求中词汇的解释是法律问题,由法院管辖,不是事实问题,不由陪审团裁决。在听证过程中,法官根据双方提供的证据来确定专利权项中的关键术语的含义。此后,专门用于解释专利权利要求的司法程序——马克曼听证逐渐盛行。新的判例法和法院指南已经大大拓展马克曼听证使用的实体和程序规则,使之成为一个系统、完备的司法程序。

对于案件当事人,马克曼听证程序的关键在于,一旦听证程序中胜出,就可以申请法庭不审即判,马克曼听证(Markman Hearing)向当事人提供了一个避免昂贵庭审程序的机会。

在马克曼听证之后,法官会作出专利权利要求解释的判决。如果一方当事人在关键的权项解释上胜出(意味着法官采用了其所建议的权项解释中的基本特征),这一方当事人即可提出简易判决的动议。例如,如果被控侵权人在权项解释中获胜,也就是说,根据专利权利要求解释不存在侵权,则其可以提出不侵权简易判决的动议。这是建立在被控产品的搜证程序进展顺利的假设上,专利权人掌握了相关事实,且没有实质性争议的前提下。如果该案没有遗留问题,则法院可以同意简易判决,当事人不服的可以上诉到联邦巡回上诉法院。法官得出的有利于一方当事人权项解释可能有缺陷,因此在上诉后可能会被联邦巡回上诉法院发回重审。在这种情况下,获胜的一方在观察法官是否会接受之后,可以要求法官重新进行专利权利要求解释,请求修正其中错误的推理,从而强化专利权利要求解释,以防在上诉中被推翻(或在和解谈判中起到更好的作用)。

联邦巡回上诉法院在检查法官的专利权利要求解释时不必尊重下级法院的意见,因此下级法官的解释事实上是有可能得不到支持的。例如,联邦巡回上诉法院可能会返回法官一个不同的专利权利要求解释,或要求法官重新作专利权利要求解释分析。于是,在不和解的情况下,上述过程至少会被部分重复:双方当事人重新对专利权利要求解释进行简述,再进行一次马克曼听证,以及再次提出简易判决(取决于判决)。也有可能法官不对专利权利要求解释作出决定性判决,则可能要开庭审理。

自从Markman案判决之后,许多司法管辖区(例如加利福尼亚北区地区法院和德州东区地区法院)都开始在诉讼中较早的阶段进行马克曼听证。这些司法管辖区认识到权项解释的重要作用,都制定了马克曼听证的相应规则,使其成为诉讼中的第一个重要步骤:在专家报告和简易判决之前,更是在庭审之前。然而,并不是在所有的司法管辖区都把专利权利要求解释列为正式程序,有些法官更喜欢在诉讼后期解释专利权利要求。后期解释专利权利要求可以给法官更多时间来更好地理解专利权利要求解释的背景情况,从而理解的各个方面的重要性。例如,如果是在简易判决动议的环境中进行专利权利要求解释判决,则法官可以更好地理解作出专利权利要求解释的重要性,从而更有可能做出相关的专利权利要求解释。对于每个人(法官和当事人)不利的方面,在后期进行马克曼听证:使他们失去在花费大量金钱时间为案件的好多方面准备前作出重要早期决定的机会,即使案件可能仅取决于几个专利权利要求解释也是如此。专利权利要求解释的决定可能会导致败诉方侵权或专利有效,然后败诉方上诉到联邦巡回上诉法院,或者导致很早就和解结案。这样,如果当事人有选择起诉法院的权利,就应当去调查清楚当地规则和法官偏好,了解哪家法院会在早期举行马克曼听证。

六、审理程序

马克曼听证会及搜证程序结束后,诉讼当事人在审理程序开始日三十天前,须披露其将会在审理程序中提供证词的所有证人姓名、地址、电话,哪些特定证人的宣誓证言将在审理程序中以宣读的方式提出及在审理程序中将提出作为证据和证物的资料文件。这些便是在审讯程序开始之前双方所作的最后披露。之后,便是根据审理程序前的会议,也就是所谓的案件程序管控会议所订的审讯程序的日期开始审理程序。

根据美国《宪法》第七修正案以及《联邦法》的规定,诉讼案件由陪审团审理。根据该法,所述当事人应该于诉讼开始后,最迟不超过最后的诉状送达给对方后10日内,以书面请求由陪审团审理。

当然,当事人也可以选择不要陪审团审理,或相互同意仅就某些争议由陪审团审理,其他的争议则由法官审理。

(一)审理程序中的依法判决

案件的审理程序大约是3-5天,比较复杂的专利诉讼则可能较长。但当事人律师还是可以相互商量,同意将某些争议由法官决定,其他必须由陪审团判决的事项再由陪审团决定,这样便可以不必耗费太多时间在陪审团的审理过程上。然而,即使是已经进入审理程序,当事人一方已辩论终结,而法官认为在法律上没有充分证据足以支持该当事人的论点时,法官仍可以以对方当事人向法院所提出的依法判决的请求,判决其胜诉,不必待陪审团作评决。

(二)陪审团

陪审团在诉讼案件审理程序中扮演十分重要的角色。在专利诉讼案件中,第二阶段就相关专利与界定后的专利主张相比对以决定是否侵权的部分,除非如《联邦民事诉讼程序法》Rule 56(c)所规定的并没有重要事实上的争议存在,或有依《联邦民事诉讼程序法》Rule 50(a)(1)的规定可由法官径行依法判决的情形外,大多属于需要由陪审团判决的事实问题。

七、简易判决

诉讼开始后,如果原告或被告认为没有重要事实上的争议存在时,可以请求法官依法以简易判决判其胜诉。根据《联邦民事诉讼程序法》的规定,原告(或被告有提出反诉时)只要诉讼开始时起满20日之后,即可向法院提出简易判决的请求。若能顺利获得法官的胜诉判决,可以节省许多时间、精力及金钱。然而看似简单,实务上欲通过简易判决的请求而得到法官的胜诉判决,则绝非易事。因为只要有争议存在,法官就会拒绝原告或被告所提出的简易判决的请求。

虽然名为简易判决,一旦法官判决后即等同于终局确定判决的效力。这就是为什么同条(c)项规定即使有损害金额的争议存在,法官仍得就责任归属的部分作简易判决。因此,法官在审理简易判决的请求时都十分谨慎,特别是若在诉讼开始后不久便提出这样的请求,由于情况及证据不明或不全,法官均不会轻易给予请求一方胜诉的判决。

临时禁令

1.目的

专利诉讼的目的,不外乎通过法律制裁而得以排除对专利的侵害并获得因侵权而遭受损害的赔偿。排除对专利侵害最有效率的方式莫过于能及时阻止侵权产品的销售。因而,在许多专利诉讼中专利所有人在衡量其发明产品的特殊情况后,会采纳律师的建议于诉讼开始时便向法院提出临时禁令的请求,以阻止被告的涉嫌侵权产品销售至市场。

2.要件

就判例创下的原则,专利权人在专利诉讼中请求法院判决前的强制令,必须证明四个构成要件:(一)就其诉讼主体本身有合理胜诉的可能;(二)若没有法院判发的临时禁令,专利权人将遭到不可弥补的损害;(三)所有可能的弊端皆倾向于对请求人有利;(四)禁令是否以及如何对公众利益产生影响。

3.担保金

根据《联邦民事诉讼程序法》Rule65(c)规定向法院要求临时禁令时,申请人必须提供担保金。担保金的数额,则由法院依被禁制一方可能因错误禁制而发生的费用或损失而适当决定。实务上,法院对于担保金的数额有相当大的裁量权。就专利诉讼案件而言,法院通常依其裁量权而决定担保金的数额,而不会给当事人太多的讨论空间。

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