全文下载报告浏览首 页

研究报告浏览、查询及下载

美国知识产权环境研究报告

正文

浏览量:2248
第三节 美国专利诉讼经典判例 返回

一、Bilski v. Kappos案

    BILSKI案于2010年6月28日由最高法院作出判决,其判决结果与联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)的结果相同,仍维持BILSKI败诉,九位法官一致认定该公司所申请的商业方法案件(08/833892,以下简称892申请案)是一抽象概念而为非专利适格标的,不准授予专利权,然而,最高法院所持的判决理由迥异于CAFC做出的判决理由,而且,最高法院对机器或转换测试法(machine or transformation test)的合法性、商业方法(business method)之类型化排除(categorical exclusion)的合法性与892申请案是否只是抽象概念(abstract idea)分别提出见解,此外,于最高法院对本案作出判决之后,美国专利商标局(USPTO)也推出过渡审查标准来回应,以下即就本案判决内容与USPTO的过渡审查标准加以简介。

案件背景

    892申请案是针对能源市场的商品买家与卖家如何能免于遭受或防备价格改变风险的发明寻求专利保护,主要的请求项次是第1项与第4项,第1项是描述一连串指导如何避险的步骤,第4项是将第1项的概念放入一简单的数学方程式。

    USPTO审查委员认为892申请案没有在具体的装置执行,并且只是解决单纯的数学问题而没有任何实际应用的限制条件,892申请案没有涉及技术手段,因此加以驳回。专利请求与冲突委员会也确认了892申请案仅是涉及没有物质转换的心智步骤且其只是抽象概念的结论。

    之后,申请人上诉至CAFC,且CAFC针对892申请案召开全院联席会议并确认该结论。该案产生五个不同且值得审慎学习的观点。首席法官Michel写出CAFC的意见。CAFC摒弃先前对于State Street案[②]中用于决定所请求之发明是否符合专利法101条具有可专利性之过程(process)的测试标准,亦即“测试所请求发明是否产生有用、具体和有形的结果”。

    CAFC指出所请求的过程(process)如果:(1)它是与特定的机器或装置结合在一起,或(2)它将某一特定的物品转换成不同的状态或事物,则该过程(process)符合101条的专利适格规定。CAFC认为“机器或转换测试法”是决定一过程(process)请求项是否为符合101条所规定的专利适格目标的唯一测试标准。故CAFC以该机器或转换测试法认定892申请案的申请不是专利适格标的。

最高法院的见解

    892申请案进入最高法院审理时,是由九位法官共同审理,九位法官一致认为本案之所有请求项所主张的发明依美国专利法第101条的规定不得授予专利,其中,对于892申请案是否已超出专利法保护范围的论点中,有三个争点被提出:(1)其并没有与机器结合一起也没有物质转换(2)其涉及经营商业方法(3)其仅是一个抽象的概念。下面分项予以说明。

(一)“机器或转换测试法”是否为决定方法发明的唯一测试法

    本院曾于多数案例中不仅一次地敬告各级法院,解读专利法时,除法律另有规定外,不应将国会立法时未曾表述的限制条件加诸于法条文字中,解读法条文字也应以现代通常与常见的字义解释。本院在判例法中使专利法用语脱离其一般意义所作出的建议,就只有对“自然法则、自然现象与抽象概念”的例外情形作出特别的解释。

    CAFC采用“机器或转换测试法”作为测试何为“过程(process)”的唯一法则,而非只是一个重要及有用的线索,违反了上述法条解释的原则。专利法第100条(b)中明订之“过程(process)”指过程、技术或方法(process, art, or method),并包括已知方法、机器、制品、物之组合或材料的新用途。本院于上述法条中并未察觉到“过程、技术或方法”有任何现代通常与常见的意义,是需要将这些用语结合到一机器上或用于转换一物品。

    虽然,USPTO力促本院以不确定法律概念的原则,参考专利法第101条中的其它可专利类型(机器、制品及物之组合),将过程(process)的意义限制在“一个机器或转换”上,尽管上述原则可使模糊不确定的法律名词得到更精确的解释,但是此标准在此处并不适用,因为专利法第100(b)条已明确定义用语“过程(process)”的含义,当法条中已明确定义时,我们就必须遵循法条中的定义。

    CAFC误认本院已赞同用“机器或转换测试法”作为唯一测试法,尽管本院曾于Cochrane v. Deener[③]案中解释说:“方法是动作,或一连串动作,实施在被转换或转变为一不同状态或东西之目标物上。”。然而,本院更近期的判例已扬弃上述之解释,并显示 “机器或转换测试法”不是完全的或唯一的测试法。于Gottschalk v. Benson[④]案中也提到 “将一物品转换或转变成一不同的状态或事物是不包括特定机器的一方法请求项的可专利性的线索”,同时,也明确拒绝做出 “如果其没有满足机器或转换要求,方法专利将不适格”的见解。且于Flook[⑤]案中也采取 “假定即便没有满足机器或转换测试法,一件有效的方法专利是可以加以公告”的类似见解。所以,本院的判例所建立的“机器或转换测试法”仅是判断方法请求项是否符合专利法第101条定义并提供重要线索的调查工具,而不是用于决定方法发明是否适格的唯一测试法。

    “机器或转换测试法”于工业时代确实提供了一个实用之评估程序,以用于测试实体/物质或其他有形的发明,所以在较早时期没有满足“机器或转换测试法”的发明很少被核准专利。然而,随着时代不断的进步,技术及其它创新是以无法预期的方式在发展。举例来说,“专利法已建立好的原则可能会阻碍任何可想到之计算机程序有效专利的公告”的论点在不久前曾被激烈地争论,但这个事实不代表计算机程序的创新完全不具可专利性。所以,专利法第101条之定义应该是一动态规定,应该被设计成涵盖新的且未预见的发明。如果将国会立法时所未预期之领域中的发明排除于专利保护外,将明显违反专利法之宗旨。

    因此,本院认定“机器或转换测试法”是一个用于决定某些请求发明是否为专利法第101条所定义方法的有用且重要的线索与调查工具,而非用于决定方法发明是否适格的唯一测试法。

(二)商业方法是否为非适格专利标的

    专利法第101条同样地排除“过程(process)”这个用语是类型化地排除商业方法的广泛观点。专利法第101条(b)的“过程(process)”所定义范围内的“方法(method)”用语,至少是一个符合字面意义的用语,而且在参考专利法的其它限制条件与本院的判例之前,应该至少包括某些实行商业的方法。本院于Diehr[⑥]案例中并没有察觉到“方法”之现代通常与常见的含义是将商业方法排除在外,而且,禁止商业方法专利的举动将会到达什么程度与这个举动是否会排除掉更有效率地经营商业的技术都是不清楚的。

    在联邦法律明确地考虑到至少有某些商业方法存在的事实下,将商业方法类型化地排除于专利法第101条的范围之外的争论是尚未确定的,专利法第273(b)(1)中定义:如果一专利权人主张方法专利侵权时,被控侵权者可以运用先使用权(prior use)进行抗辩,单独就这个抗辩的目的而言,在专利法273(a)(3)中,方法(method)是被定义为一种实行或经营商业的方法[⑦]。虽然,专利法第273法条并不能改变先前颁布之法条的意义,但专利法第273条阐明了于某些情形下,商业方法是一种可依专利法第101条来适格请求专利的方法。所以解释专利法其他条文时,将商业方法解释为非适格专利标的,将使得专利法第273条形同具文。最后需注意的是,专利法第273条中虽然提出若干商业方法可成为专利的可能性,但并不意味着商业方法可普遍广泛地具有可专利性。

    确实,若CAFC能对申请商业方法的申请案定义出一个较窄的类型或分类,然后,举例来说,CAFC再指出这类的案件因试图请求抽象概念,而不具可专利性,这种结论就可能和判例的通说一致,但是,在此种情形以及其他与法规内容一致的限制条件之外,专利法揭开了某些过程(process)能被合理地描述为符合专利法第101条规定之可专利标的的商业方法的可能性。

    最后需注意的是,即使某些特定的商业方法是符合专利法第101条条文之适格方法专利标的,但并不意味着上述商业方法就可得到专利保护,因该案件仍须符合专利法第102条之新颖性规定、专利法第103条之非显而易知性规定,及专利法第112条之揭露完整性规定。

(三)892申请案是否为请求抽象概念的专利

    尽管基于前述两种已被本院所驳斥的广泛且违反字面意义的方式,892申请案是不会被类型化地排除于专利法第101条之外,但是,这并不表示892申请案就是符合专利法第101条所规定的过程(process),892申请案申请人是试图取得避险概念与将此概念应用于能源市场这两者的专利,本院并非采用可能产生广泛与预料之外的冲击的类型化方法,而只以本院在Benson、Flook、Diehr这三案的判决为基础来处理本案,以彰显因为申请人的请求项是试图请求抽象概念的专利,所以这些请求项是不可专利的过程(process)。

    在Benson案中,本案考虑一个将二进制码的十进制数转换为纯二进制码的算法的专利申请案是否为专利法第101条中之过程(process)。本院一开始即解释是“基础理论的抽象原理、原始事由与动机是不能申请取得专利权”,也无人能主张上述的事项具有排他权。本院认为Benson案非方法而是一个不可专利之抽象概念。如果准许一算法取得专利保护,将导致一抽象概念取得专利保护的结果,且将完全地先占该算法的使用权。

    本院于Flook案中思考到在Benson案后之下一合逻辑的步骤。在Flook案中,争议专利之主要特征是将一套数学算法应用于监控石化及原油提炼工业的催化转换过程的步骤,本案承认争议发明已被限制使用范畴,其与Benson案是有所不同,所以该算法在石油化学与油品精炼工业之外还是可被自由使用。然而,Flook案已驳斥利用“后解决手段”(post-solution activity)就能将一不具可专利性之理论转换为一可专利之过程的见解。本院根据专利法第101条判决争议专利中的过程是不具可专利性的,不是因为它包含一数学算法作为一构成要素,而是因为该算法若被认为是一项已知的先前技术,以整体技术来看,该争议专利就不是可专利性的发明。Flook案主张并不能藉由将公式限定使用在特定“技术范畴”或“增加一个无关紧要的后解决手段”的方式来规避禁止申请抽象概念专利的规定[⑧]

    最后,于Diehr案中,本院在Benson案及Flook案中所表达的原则上建立了一个限制条件。在Diehr案中是请求一前所未见之用于“将生的、未固化的橡胶模制为固化的精密产品”的方法,此方法藉由计算机使用数学公式来完成其数个步骤,尽管 Diehr案已解释一抽象概念、自然法则、或数学公式是不可专利的,但是,将自然法则或数学式的“一个应用(a application)”运用到一个已知的结构或过程,仍可能是值得专利加以保护的。 Diehr案强调需要整体地考虑该发明,而不应将该申请专利范围分成旧要素及新要素,且在分析上忽视旧要素的存在。最后,本院针对Diehr作出如下结论:因为该专利范围不是企图要取得数学公式的专利权,而是一用于模制橡胶产品的工业方法,故其落在101条款的可专利标的事项中。

    基于这三个判例,本院认定Bilski之892申请案很清楚地不是一个可专利的方法,该申请案中的专利范围第1项与第4项是解释避险的基本概念。由于避险是长久存在于商业系统中的基础经济实务,且在任何基础财务课程中都会被教授。所以本案在专利范围第1项中被描述出来,且在专利范围第4项中被推导成数学公式的避险概念是一个不可专利的抽象想法,其只是像在Benson案和Flook案中所争论算法则而已。允许申请人对避险提出专利保护会使其在所有领域先占有此方法的使用,并独占一抽象想法。故本案第一、四请求项所界定方法为抽象概念,不属于专利适格标的。

    本案其他的专利范围是一如何将避险应用于商品及能源市场的概括例子。在Flook案中已建立“将一抽象概念限制于一使用范畴或加入象征性的后解决元素,无法使其具可专利性”的见解。然而,这正是892申请案其余的请求项所请求保护的内容,这些请求项试图请求将避险的抽象概念应用于能源市场的专利,然后,并建议使用已知的随机数分析技术去协助建立方程序的某些输入,故,892申请案中的其它专利范围也不属于专利适格标的。

    本院再次重申,不应在专利法上加诸与法条内容不一致的限制条件。依据对于抽象概念不具可专利性的判例,892申请案理应判决驳回。因此,本院除了需释明专利法100(b)条中的用语定义,及注意Benson, Flook与Diehr三案所提供的指标外,不需更进一步定义什么是一个可专利的“过程”。

    本院于本案中的见解中没有任何部分应被解读为对CAFC过去对专利法101条所做解释的背书。正因为CAFC的判例尚未适当地确认出出限制商业方法专利且较不极端的方式(包括应用本院在Benson、Flook、Diehr的见解),因此可能导致CAFC认为它必须将“机器或转换测试法”变成唯一的测试方式。本院不赞同将“机器或转换测试法”作为唯一测试法的立场,但也决不是要排除CAFC为了促进专利法目的且非与法条不一致而发展出的其它限制准则。

美国专利商标局的过渡审查标准

    在最高法院对于本案作出判决之后,美国专利商标局就推出过渡审查标准[⑨],上述过渡审查标准中对于审查作法虽与先前的审查标准略有不同,但对于大多数非经常遇到抽象概念专利范围之审查员并不会增加其审查的复杂度。

    且过渡审查标准中也强调,即使审查的专利范围被察觉有专利法第101条适格性缺陷的问题,也需要继续审查其是否符合专利法第102条之新颖性、专利法第103条之进步性与专利法第112条之完整揭露性,以期于第一次官方审查结果中,就可将所有驳回理由与问题都清楚呈现,避免繁杂与反复的补充修正程序与公文往返,加速案件审查流程。

   过渡审查标准内容中用于判断方法发明的程序包含以下步骤:“是否有充分引用具体实例(sufficiently recite a physical instantiation)”、“是否包含或被实施于机械或设备中,且机械或设备是否被列举于专利范围中”、“是否方法将导致任何转换或其他包含特定物质的转换”及“是否一普遍概念被牵涉于执行步骤内”。

   由上述步骤中得知,USPTO仍保持使用“机器或转换测试法”测试方法发明,但“机器或转换测试法”并非测试专利适格性的唯一测试方法,经过“机器或转换测试法”后仍须适当地以过渡审查标准中条列之要素一一测试。且于使用“机器或转换测试法”之前,先检视该案件是否有充分引用具体实例,无具体实例的案件仍会以其为抽象概念予以驳回。

二、In Re Alappat案[⑩]

(一)案件事实

   Kurian Alappat设计了使在示波器(oscilloscope)的屏幕上所出现的图像为平滑曲线的一个方法,也就是发明了新的数学公式与演绎法(algorithm)使得示波器的显示方式得以把点的显示变成了线的显示,而且线条相当稳定而没有波动与杂音。

   Alappat的发明为在指状示波器中创造平滑波形显示,与设计方法有关。示波器的屏幕是阴极射线管(CRT)的前端,它像一根电视显像管一样,其屏幕在操作时,提供在垂直纵列和水平相交像素的排列成阵式或光栅(raster),一个像素是可以把一个电子束指向屏幕上的一个点,例如电视。排列成阵式方面的每一个纵列都表示一个不同时期,并且每一列都表示不同量级。使示波器的输入信号样品和数字以提供波形数据序列,在序列的每一个连续元素都一个连续更晚的时间表示波形的量级。然后这个波形数据序列存储成资料。因为一个阴极射线管屏幕含有限定数目的像素的,迅速提升和落下可能看来中止,造成失真的波形。此外,"干扰" 的存在当数值之间输入信号的量级用两个横列的升级表示时能够使波形的部分在邻接像素横列之间振荡在输入信号中。

   为了克服这些效应,调节中心点有的像素的照明强度表示这个波形编写的每一个向量,Alappat的发明使用一个反产生假频的系统调和向量的轨迹。每一个像素的强度从向量的轨迹取决于每一个像素中心点的距离。使用这个反产生假频的技术可除去任何表面的不连续性,从而给出一个平滑不断的波浪形式出现。

   发明本身是一套演绎软件程序,应用范围很广,除了示波器外,亦可以用到计算机显示器、电视、激光打印机及印刷机器上,一般的计算机或微处理器均可以用来使用执行此种演绎法。Alappat将其发明递送专利局申请专利,而审查员将其申请案予以驳回,并没有给予专利权。尔后专利复审委员会(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)召集了八位专利与商标局的官员以及其他四位的资深管理专员对此发明是否应给予专利重新做了投票表决,结果是五票对三票同意了审查员将Alappat申请案驳回的决定。

   因此Alappat便向联邦上诉法院联邦巡回庭申请上诉,联邦上诉法院对此问题亦感到相当重视,因此针对此申请案进行了全院审判(en banc),推翻专利复审委员会的决议,并同意给予Alappat此项发明的专利保护。

(二)法律问题

   Kurian Alappat发明了新的数学公式与演绎法使得示波器的显示方式得以把点的显示变成了线的显示,而且线条相当稳定而没有波动与杂音,因此欲就此项发明向专利局申请专利。而发明本身是一套演绎软件程序,应用范围相当广泛,除示波器外,亦可以用到计算机显示器、电视、激光打印机及印刷机器上,一般的计算机或微处理器均可以用来使用执行此种演绎法。专利上诉委员会认为此项声明所涵盖的范围太广,而且排除了他人使用此种演绎方法,因此专利复审委员会对此项发明是否应获得专利持否定的态度,不给予Alappat此项发明的专利。

(三)法院判决

   此案关系专利法上的均等论(Doctrine of Equivalents),影响相当深远,由联邦巡回上诉法院全体法官会审(en banc)的结果是给予专利。当然判决的结果如后:

   同意给予专利者:Rich, Circuit Judge、Pauline Newman、Lourie、 Michel、Placer And Rader。

   反对给予专利者:Archer, Chief Judge、Nies。

   无意见者:Mayer, Clevenger、Schall。

(四)判决理由

   联邦巡回上诉法院认为此项发明是利用特定的机器(计算机)使用演绎法或公式,并未排除他人使用演绎法,各应给予其专利。至于其他一般的计算机也可以用来执行演绎法,不应排除此种发明的专利性。再者,联邦上诉法院认为在此一特殊的情况下,计算机装上了演绎软件,此一般性的计算机已俨然变成了一个新型功能的新机器(machine),具有相当的特殊目的存在,因此自然符合专利给予的条件。

三、Diamond v. Diehr案[11]

(一)案件事实

   本案的专利申请由被上诉人(Diehr)于1975年8月6日所提出,其所请求的发明为制造橡胶产品时,控制压力与时间的方法。发明人(即本案被上诉人)称,该系争方法可以确保橡胶压模机(press)在某一时间内保持一定的热度与压力,因此可以让模子中的橡胶,在加硫(cure)的整个过程中均保持精准的形状。被上诉人主张其方法能使要压模的产品得到最适当的加硫,而为了达到完美的成果有赖于以下几点原因:被压模产品的厚度、压模过程中的温度,以及该产品存在于机器中的适当时间。该发明以著名的阿瑞尼斯方程式(Arrhenius equation)来计算时间、温度与压模的关系,然后于最适当的时机将压模机的盖子打开并送出产品。被上诉人进一步陈述指出,该产业中并未出现精准的方法,因为压模机的温度一直无法被精准地检测出来,所以要决定压模的时间便相当困难。

   被上诉人更强调其专利在该产业的贡献在于该发明能够不断地衡量压模机实际的温度,而这些温度传感器会自动将数据输入计算机,再以阿瑞尼斯方程式反复计算压模的时间,当计算出的时间和机器的盖子盖上后所耗费的时间相同时,计算机便会自动将盖子打开。被上诉人据此主张认为前述技术在该产业中乃是最新的技术。

   专利审查员以该装置不属于美国专利法第101条(35U.S.C.§101)之目标而驳回其申请。审查官认为以计算机软件执行系争请求的方法之步骤不构成专利目标,因为将橡胶放进制模机并关上机器等步骤,均是该方法中必须且常用的,所以不具可专利性,所以专利审查官认定发明人只是针对运作橡胶压模机的计算机程序为请求目标。

   当时的专利商标局诉愿委员会(Patent and Trademark Office Board of Appeals)肯定了审查员的意见,但关税暨专利上诉法院(Court of Customs and Patent Appeals,CCPA)则采取不同的见解。CCPA认为该请求项并非仅以数学演绎为目标,而是改善了橡胶产品压模的方法,因此诉愿委员会乃寻求最高法院针对本争点之见解。

(二)案件争议点

   本案主要的争点在于使橡胶成型的方法中必须适当地控制温度及时间,因此使用计算机透过数学方程式的计算,可得到一个最适的状态,针对这个使用计算机计算数学方程式之方法是否属于美国专利法第101条所保护之可专利目标有所争执?

   在方法的许多步骤中使用数学方程式与数字计算机程序的事实是不能改变的,诉愿委员会认为这是第101条的限制,而不属于法定的项目,也就是法的本质、自然现象或抽象的概念,应排除专利保护,简言之,概念本身并不具可专利性。抽象的原则为基本的事实,原始的事由、动机等等,均不得赋予专利,因为他人均会受到排除而无法于该项原则下有所请求 。

   最高法院关于本案的结论则是:决定被上诉人所请求的方法是否符合专利法第101条的保护,该请求必须从整体来观察,若在分析请求时,将其分割成新、旧要素,而忽略了目前存在的旧要素是很不适当的,尤其在方法请求的案子中更是如此。即使该组合的所有成分在之前就已经众所皆知或被普遍使用,但可能因为在方法中一个新的组合步骤而使原本不属法定目标之方法具备可专利性。

(三)法院判决

   在本案当中,被上诉人利用计算机计算制作橡胶最适时间的方法,因为并未满足第102条所规定需具备新颖性的法定要件,或是第103条非显而易知的要件,故并不值得专利保护,最高法院虽然基于前述理由而废弃前审判决,但并不会影响被上诉人所列举的请求得基于第101条为专利保护。

(四)判决理由

1.关于方法(Process)专利上的保护

   在Diamond v. Chakrabarty一案中 ,法院解释美国专利法第35章第101条所规定的专利目标,包括任何在法定的条件或要件下,发明或发现任何新的或实用的方法(process)、机器(machine)、产品(manufacture)或物的组合(composition of matter),或任何新的或实用的改良都可能获得专利。解释成文法的用语,除非另有定义,否则应该以通常、当时及一般的意义来解释,尤其在解释专利法时,联邦巡回上诉法院不仅一次地警告地方法院不得加限制或条件于立法者所未表达的意义。例如1793年的专利法定义法定专利目标为任何新的或实用的技术(art)、机器、产品及物的组合,或任何前述之新的或实用的改良物,直到1952年国会才将技术修正为方法(process),也就是现行法所规定的条文。虽然方法这项目标直到1952年才正式立法,但事实上从1793年以来还是一直受到专利保护,因为方法一直被认为是某种形式的技术之一。

   分析了被上诉人的请求之后,最高法院认为,要很精准地将合成橡胶铸成型的物理及化学过程,属于第101条可专利目标的范畴,因为在被上诉人的请求中详细记载,从生橡胶放入压模机到橡胶成型后机器打开为止的每个步骤,像此种型态的产业方法,就很适合受到专利法的保护。

2.计算机软件的可专利性

   专利法并不保护自然法则、自然现象及抽象观念,也就是说是不具可专利性的。例如:地底新发现的矿物,野外的新植物都不是可专利之目标,而爱因斯坦之相对论,牛顿之地心引力等定律等,均不为可专利性之目标。至于关于计算机软件,过去也有相类似的见解 。惟本案被上诉人并没有寻求申请数学公式的专利,而是寻求生橡胶加硫方法的专利保护,该方法虽运用著名的阿瑞尼斯方程式,但并无排除他人使用该方程式,而仅是排除他人使用该方程式与其请求目标连结之步骤,这些步骤包含把生橡胶放入压模机,盖上模块(mold),不断地调整机器里的温度,利用前述方程式与计算机反复计算适当的加硫时间(cure time),然后在最适时间自动打开压模机。很明显地,生产人并不一定需要计算机来控制橡胶加硫的过程,但是如果使用本案的专利方法,将可以很明显地降低过度加硫(overcuring)或加硫不足(undercuring)的可能性,因此该方法应属可专利性的目标。

   最高法院部分先前的见解亦支持本案的结论,认为一项符合法定专利目标的请求不会因为只是使用数学方程式、计算机程序或数字计算机而变成不具专利性。一项科学事实或数学式虽不是可专利的发明,但新奇且实用的科学事实,且对知识的增长有所帮助者则属之。

3.专利法101条

   法院认为被上诉人的请求仅是橡胶压模的方法,并没有尝试要为数学公式寻求专利保护,但是当一项请求虽将数学公式、科学原则或自然现象列举出来时,法院便应该调查是否该请求有意为该数学公式寻求专利保护。

   当一项请求所包含的数学公式,其结构或方法能够满足专利法所设计要保护的目标之要件时,则该请求便符合第101条的要件。但因为法院没有看到被上诉人的请求欲以数学公式申请专利,而以橡胶产品压模的产业方法为申请目标,所以最高法院肯定关税暨专利上诉法院的判决。

四、2014年美国最高法院遏制专利蟑螂的系列案例

   2014年5月21日,美国参议员司法委员会决定将专利改革法案无限期搁置。该专利改革法案的目的是遏制专利蟑螂(patent trolls)。这一法案被搁置的原因是,利益相关方仍然无法达成一致。

   美国最高法院在这一时期内,对五起案件作出判决。这一系列判决都能起到遏制专利蟑螂的作用。它们分别是:Alice Corp. v. CLS Bank Int'l、Biosig v. Nautilus、Akamai v. Limelight、Octane Fitness v. Icon Health、Highmark v. Allcare。

具体地说,Alice案在专利适格性上进行了限制;Nautilus限制专利说明书的不确定性;Limelight案限制引诱侵权;Ocatne Fitness和Highmark案增强了胜诉的被告向恶意起诉的原告请求律师费用的能力。

(一)专利客体适格性

   商业方法软件专利是专利蟑螂的主要“武器”之一。根据Alice Corp. v. CLS Bank Int'l 案的判决,这类专利的客体适格性将会轻易地受到挑战。

   美国最高法院在判决中重申了35 U.S.C. §101中适格专利的三个例外:即自然法则(laws of nature)、自然现象(natural phenomena)与抽象概念(abstract ideas)。美国最高法院指出,应当区分下列两种情形:

1.       以人类创造力的“基石”(building block)申请专利;

2.       将“基石”整合入某种事物以成为适格专利客体;

第一种情形不应受到专利保护。

   美国最高法院利用Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.案的分析方法,用来判断专利请求是否落入抽象概念的例外中。

   这一分析方法包括两部分:第一,.分析请求项是否涉及自然法则、物理现象、抽象概念任一类专利适格性的例外;第二,若答案为肯定,则判断请求项是否包括其他内容,分析这些额外要素是否将例外转变成适格的专利客体。

   美国最高法院将第二个分析步骤描述为寻找“创造性概念”(inventive concept),指一个要素或要素的组合,足以让该专利显着多于不适格的概念本身

   美国最高法院在Alice案判决中指出,争议请求项指向中介交易这一概念。中介交易是在商业体系中长期被普遍使用的基本经济行为,是现代经济的“基石”之一,所以是抽象概念(分析方法的第一步)。

   对于争议专利指向的中介交易概念,美国最高法院进行第二步骤的分析,认定本案中的方法请求项仅要求以通用计算机来执行,并不能将抽象概念转变为具备专利客体适格性的发明。

   描述抽象概念时,加上“应用”的字眼并不足以使其概念具备专利客体适格性;而将抽象概念的使用限制在特定技术环境(如计算机)中也是不足够的。美国最高法院认为,描述抽象概念并加上“在计算机中应用”的字眼,仅是结合前述两项动作但达到相同的不足效果。专利不能仅仅依靠文字描述技巧来独占抽象概念本身。

   美国最高法院认为,争议方法请求项仅是指示实施者、在通用计算机上执行中介交易的抽象概念。专利请求项的个别构成要素,如创设与维护影子帐户、获取数据、调整帐户金额、发出自动化指令等,均是纯粹的常规功能;而将这些构成要素视为“有序组合”时,也没有增加任何额外功能效果。争议方法请求项仅描述由通用计算机来执行中介交易,并未增加计算机本身功能性、或在其他技术领域中产生技术改良效果,不足以将该抽象概念转变成具专利适格性的客体。

   而就争议专利的可读取媒体请求项与系统请求项,美国最高法院认为,并未就抽象概念增加任何实质内容,所以也不是美国专利法第101条所规定的专利适格客体。上诉人已同意,若方法请求项不可专利,则可读取媒体请求项亦不可专利。至于系统请求项,美国最高法院则认为其与方法请求项并无实质差异:方法请求项是描述在通用计算机上执行抽象概念;而系统请求项则是描述一系列配置来执行同一抽象概念的通用计算机组件。美国最高法院指出,不应让专利适格客体的判断取决于专利撰写者的描述技巧;而若认定本案争议专利的系统请求项具备专利客体适格性,则会导致相同的结果。

   总之,在Alice案判决后,利用计算机来执行众所周知的概念的专利,将会被容易被认定无效,而这类专利又是专利蟑螂一惯使用的“武器”。

   在2014年6月25日,USPTO公告了与抽象概念有关的请求项的新审查标准。根据USPTO的解释,最高法院的Alice案判决并未直接否定软件或商业方法的专利适格性,也未明确指出软件或商业方法需要具备特定要件才能授予专利。因此在进行实质审查时,审查员应使用Mayo的两步骤分析法进行审查:

   1.分析请求项是否落入自然法则、物理现象、抽象概念任一类专利适格性的例外?

   2.分析要素或要素的组合,是否足以使该请求项“显着多于”纯粹的自然法则、物理现象、抽象概念,从而成为可予专利的应用?请求项必须从整体上进行审查,所有要素都应当综合考虑。

   根据Alice案判决,基础经济操作、组织人类活动的部分方法、纯思想意见、数学关系式等,都属抽象概念。在判决中提及可能达到及无法达到“显着多于”标准的技术特征包括:

可能达到标准的技术特征:

l  改良其他科技或技术领域

l  提升计算机本身性能

l  写入有意义的限制条件,不只是在特定技术环境以一般方式运用一抽象想法

可能无法达到标准的技术特征:

l  只是加上“应用”(或其他同义词)抽象概念,或表明在计算机上实施抽象概念

l  仅以通用计算机执行业界早已熟知、例行、传统的功能

(二)专利请求项的明确性

   专利蟑螂利用专利请求项中的不确定性作为谈判的筹码。被诉侵权的公司,在争议专利请求项具备模糊性时,为了避免不可预估的审判结果,很可能会选择和解。根据联邦巡回法院(CAFC)在Biosig v. Nautilus案中采用的标准,专利请求项只有在“难以理解的模糊(insolubly ambiguous)”或“无法经修正而作出解释(not amenable to construction)”时,才会因不明确而无效。具言之,即使请求项是模糊不清的,仍需要上升到“难以理解”的程度才能被认定为不明确。因为这一标准的门槛过低,专利无效诉求人很难以不明确为由而主张专利无效。这一标准在实践中会使受到专利蟑螂威胁的被告更加被动。

   这种不确定性对于专利蟑螂是有利的,因此,最高法院在Nautilus v. Biosig中指出,CAFC所引用的“难以解决的模糊”标准并没有满足请求项需明确的法规要求,推翻了CAFC的决定并发回重审。

   在判决中,最高法院确立了新的认定不明确性的标准:如果根据专利说明书内容和审查历史来解读请求项,请求项没有合理的确定性而无法告知熟习技术的人员该发明所保护的范围,则该专利因不明确的请求项而认定无效。

   35 U.S.C §112对明确性的要求必须把语言隐含的限制一并考虑进去。一方面,一点点的不确定性是确保能够适当鼓励创新的代价。专利叙述的对象不仅是律师和一般大众,还包括了相关领域的技术人员。一件专利必须精确地足以清楚地传达给公众其想要请求保护的内容是什么,因为使公众知悉哪些仍是对他们开放的部分(what is still open to them),避免产生不确定的保护范围而使企业或是实验人员可能有侵权的风险。

   最高法院认为,CAFC的标准,会容许一些模糊不清的请求项存在,并不符合专利法对明确性的要求。如果只是考虑请求项是否存在难以理解的模糊的程度,将会减弱明确性要件向公众传达的功能,且产生不鼓励创新的模糊地带。

   最高法院指出,商业行为或实验可能误触糊糊地带而为被认定为侵权行为的风险,如果不存在有意义的明确性要件进行验证,专利申请人便有动机在专利侵权项中加入可以模糊解释的术语。

   最高法院通过否定CAFC的认定标准,提高了认定专利请求确定性的门槛,使专利蟑螂更难利用模糊的专利请求项牟利。

(三)引诱侵权

   专利蟑螂通过撒网起诉获取和解金来攫取财富。CAFC在Akamai v.Limelight的联席判决无疑增强了其敛财能力。在判决中,CAFC扩张了引诱侵权理论。专利权人可以在没有直接侵权(单一主体执行了方法请求项的所有步骤)的情况下以引诱侵权起诉他人。由于不需要证明直接侵权的存在,只需要证明引诱侵权,这一标准使专利蟑螂可以更容易地起诉。在Akamai案中,CAFC允许Akamai只需要证明Limelight的引诱侵权行为。

   最高法院在Limelight v. Akamai中驳斥了CAFC的观点。最高法院指出,过往判例中已认定,即使在与个案事实不同的情境状况中相同行为会成立直接侵权,这并不能成为辅助侵权责任成立的前提基础。在本案中,若所有方法步骤是由单一行为人实施时直接侵权行为便会成立,不能成为认定引诱侵权责任成立的前提基础。本案被上诉人的方法发明专利权利便未受直接侵害,因为所有步骤的实施无法被归责于任何单一行为人,而在直接侵权行为并未被认定发生的情况下,便不可能成立引诱侵权责任;CAFC 的相反见解让引诱侵权责任认定标准变得不明确。

   根据最高法院的判决,如果专利权人无法证明直接侵权,就同样无法证明引诱侵权。当由一人运营网站并提供数据时,而另一人从网站上下载数据,专利权人在没有证明方法请求项的直接侵权时,无法主张引诱侵权。如果商业方法步骤的系统请求项需要由多台计算机传输数据,在没有证明系统的直接侵权时,专利权人无法主张系统请求项的引诱侵权。总之,需要多个步骤或行为人的专利更难被主张引诱侵权,对专利蟑螂而言更为不利。

(四)律师费用

   专利蟑螂在撒网起诉时,需要起诉的衡量成本和收益。收益包括许可协议费用、和解协议费用、可能获得的损害赔偿金等,成本则包括律师费等额外开支。与大陆法系国家不同,在大陆法系国家中,败诉方承担诉讼费用是天经地义的。相反,美国使用所谓的“美国规则”,每一方自负律师费,这也是专利蟑螂在美国盛行的原因之一。35 U.S.C. § 285可以抑制专利蟑螂滥诉,该条规定胜诉方可以在“例外(exceptional)”案件中获得律师费用。然而,CAFC的标准不利于遏制专利蟑螂的滥诉意图。

   在Brooks Furniture案判决中,CAFC认定,仅有两种情形可以成立专利诉讼的“例外”案件:

   1.存在与诉讼目标相关的重大不适当行为,例如恶意侵权、专利取得涉及造假或不正当行为、诉讼中从事不当行为、滥诉、违反联邦民事诉讼程序规则第11条之行为等情形;

   2.该诉讼案件的起诉是出自主观恶意且该诉讼客观上并无依据。

   2014年4月29日,最高法院在Octane Fitness v. Icon Health与Fitness and Highmark v. Allcare案中,对§ 285的解释方法进行了根本转变,扩大了初审法院对律师费用的裁量权,提高根据§ 285的作出的裁定的异议门槛。

   美国最高法院认为,就第一种情况来说,联邦巡回上诉法院所列举的不适当行为大多数均为可独立被裁罚的不当行为,并非是认定例外案件的适当门槛。

   初审法院可以在诉讼当事人不合理行为并未构成可独立被裁罚之行为,同时又“例外”的少数诉讼案件中,裁定胜诉方获得律师费用。

   就第二种情形,美国最高法院指出,专利诉讼案件中仅存在主观恶意,或仅为特别没有依据的请求(无须具备两个要件),均足以成立例外案件。

   美国最高法院,CAFC的标准要求过于严苛,会使让§ 285的规定形同虚设(render §285 largely superfluous)。

   此外,美国最高法院同时推翻CAFC认为专利诉讼当事人主张例外案件需要举证明确且令人信服的证据的见解,高院指出§ 285并未设立特别证据标准要求或提高其成立所需的证据标准,所以应适用专利诉讼案件中惯常采用的优势证据标准。

   美国最高法院认为,§285对于初审法院在所审理专利诉讼案件中裁定胜诉方可以获得律师费用(attorney’s fees)的裁量权,唯一的限制便是该诉讼案件必须是“例外”案件。一个“例外”案件指这样的案件:当一方当事人诉讼立场上的实质强度(同时考虑所适用法律与案件事实)、或其进行诉讼方式的不合理程度,相较于其他案件有其特别突出之处。而进行初审的地方法院可以在考虑案件整体情境时,依个案行使其裁量权来裁定一个案件是否为“例外”案件。显然,美国最高法院认为初审法院处于能够更好地判断专利滥诉者的位置,并作出相应的处罚。Octane Fitness v. Icon Health与Fitness and Highmark v. Allcare案能够增加专利蟑螂可能的诉讼成本,从而显着地改变专利蟑螂的“战术”。

上一页 下一页

主办单位:国家知识产权局  |  网站管理:国家知识产权局规划司  |  网站维护:中国知识产权研究会  知识产权出版社

版权所有:国家知识产权局 未经许可不得复制 ICP备案编号:京ICP备05069085号