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美国知识产权环境研究报告

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第三节 中国企业收到警告信后 返回

一、警告信送达

研发部门:原则上最了解产品是否侵权,因此若真的收到了警告信函,则研发人员应提供与专利相关之资料,如该专利内容、专利涉及的现有技术,供法务部门作分析。平时则应请其根据专利分布产业分析,找出有哪些公司有显着与本公司相似的技术,交给法务部门,法务部门根据这些技术与专利权人的惯性和商业上分析,评估这些专利权人提起诉讼或其他法律行为的可能性,做好相关预警工作。对潜在的侵权者有固定的监视机制,以知悉哪些是可提起诉讼对象,若侵权者恰好为此次诉讼原告,便可以尽快了解和解的谈判条件。

生产部门:以研发部门所给的技术资料,调查是否有侵权产品之存在,若有,有多少、种类为何、如何制造、在哪制造、清查出所有本身侵权产品。

市场营销部门:警告信送达后,调查市场上侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格,同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等,并且分析其过去成长率及未来成长率,以推知原告可能请求的损害赔偿额,并供法务部门参考。

财务部门:收到警告信后,便可从已经建立的信息库中找出该原告的资料,提供给法务部门可能在每个程序费用的评估,并提供会计部门编列预算的参考。此外,在此阶段开始估计选择律师事务所、专家等的费用,整个诉讼过程中哪些行为应付多少钱,或总量控制等。

外部律师:诉讼的成败与外部律师的选择有关键性的影响,外部律师的历练、经验、形象、名声、能力、资源、人格特质在影响整个诉讼的进行,因此,如何选择一个优秀的事务所,使其优秀的律师帮被告处理诉讼,是非常关键的事情,其选择流程应如下列:没有利益冲突,因为律师只能代表一方出庭,只要律师被对方其他案件所雇佣,便不应选择为自己的外部律师;专业能力,多看几份他们过去表现的资料,就可以知悉其对诉讼的影响、功能,而后决定是否要雇佣这个人;专业伦理道德;专业性、中立性;在该联邦地方法院的形象及声誉。此外应该注意的是,律师希望可以帮当事人赢得诉讼,但基于律师本身利益的考虑及人性使然,会认为诉讼拖越久对其越有利,因为其可收取更多的服务费,其次,外部律师看的是法律目的,但是企业要的是商业目的,外部律师不愿意也没有能力从商业的观点处理,所以论能力,外部律师也不应该掌控专利侵权诉讼。

专家:外部专家的选择原则包括:没有利益冲突、专业能力、专业伦理道德、权威性、独立性、一致性。

法务部门:

1.建立资料库:公司平时必须建立一套庞大资料库,里面载明了各重要产业的产品、公司、专利、并且为专利做分析,以供研发、制造、销售参考。

2.建立固定的监视系统:有专门团队负责监视这些资料库的更新,从新闻、网络、专利、财务报表、重大信息等各方面密切注意、监督,并更新该资料库以随时掌握最新动态。

3.检查警告信是否符合要件:需先形式上检查:1)主体是否适合,撰写人是否为专利权人或其代理人,若不是,其没有权利写此警告信,收件人无需对此警告信做出反应。2)告知要件是否符合:是否信上有写出专利为何及侵权产品理由,都须具备才能达到告知效力。

4.探悉原告之目的:必须了解原告目的,大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上目的为主,即影响被告运营,打击被告经营、缩减其威胁、市场,并扩大自己市场。

5.选择律师与专家

6.综合评估专利、专利产品、侵权产品、原告

7.向客户说明:了解整个案件的概况后,接着应尽可能地及早向客户说明整个案件的来龙去脉,使得新闻爆发前,客户便已经了解整个事情经过及对其利益的影响,以免造成客户的焦虑、不信赖,进而流失优良的客户。

8.向员工说明

9.向股东、证券交易所说明:由于目前只是警告信,还不是诉讼的送达,基本上还没有必要向外界发布,除非对方公开对媒体公布这一的信息,并且故意渲染,才作重大信息发布以澄清,若真要发布此信息,应选择合适的消息发布时间、发布内容、发布方式。

二、内部应对

收到警告信后经过评估,对专利有效与否,产品侵权与否,有最初步的了解,接着按照每个情况的不同,应有不同的调整,先分析是否侵权,若无侵权便可直接与原告为诉讼或谈判,若有侵权则视可否回避设计,若无法回避设计则视可否调得到货,若无法调得到货则视可否停止使用制造进口,若无法停止使用制造进口则是否与对方和解,若无法和解则应直接准备诉讼。

三、法务部门回复警告信

由于寄出警告信很有可能并不提起诉讼,若专利权人不见得提起诉讼,则己方便不陷入成为被告。因此回复时,语气应温和。告知对方自己并无侵权,并且附上外部律师无侵权意见的文件,当然该不侵权意见书只节录大致架构及结论,以免专利权人反而找出破绽。

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