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美国知识产权环境研究报告

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第四节 中国企业作为被告应提起确认诉讼 返回

被告在面临专利侵权诉讼时,不是只有坐以待毙,许多即将被告公司选择更为积极的方法,这些其中有些甚至使原告专利无效,不但免去一场诉讼,也使得其他潜在的原告望而生畏。1934年美国指定联邦确认诉讼法,依该法第2201、2202条规定,被指控专利侵权者得主动确认专利是否无效、或是否专利侵权确认诉讼(declaratory judgment action)设计以平衡非专利人权益,即在专利权人发出警告信后,涉嫌侵权人为避免专利权人提起诉讼前对公司伤害已经大到难以控制,因此化被动为主动,在专利权人提起诉讼前向有管辖权地方法院提起确认诉讼,确认专利无效及确认产品没有侵权,使自己身为原告,专利权人为被告,主动化为被动,并给予社会公众有理不怕司法考验,并且专利权人由于此涉及相同的法律与事实问题、相同的证据及有相当逻辑关系,因此依F.R.C.P Rule 13(a)观点主张侵害其专利为强制反诉,若真有意要向侵权人提起专利侵权诉讼,则不得不立即提起反诉,否则视同弃权,反客为主,在专利侵权诉讼中对被告非常有利的诉讼策略。

在此阶段也可将专利范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决,使之后纠纷较大幅减少,并先使用证据以免疏忽而流失。因此若此阶段能把专利是否无效及被控侵权者是否侵权厘请,则诉讼程序不但大为减轻,诉讼结果也往往呼之欲出,有助于公司及早作其他更进一步的规划及布局。

一、公司评估损害是否增加

生产制造、市场营销部门:确认产销方面是否已受影响导致存货增加、股东信心动摇,影响客户。

专家:产业专家观察原告发出警告信后对市场及被告客户影响多少,是都已经造成相当程度损害,并且损害有增大趋势。

财务部门:从专利权人提起专利诉讼以来,是否影响到公司财务方面的表现,如季报、年报等;其次,由于客户的不信任造成客户的流失,或一些交易商业条件上不利,如不愿给延期付款的优惠,或已经影响到收入,甚至公司信用。

法务部门:综合上述咨询,作出决策:首先,视公司是否有意愿化被动为主动,不由专利权人主导游戏规则,建议无论如何均要有如此意愿,因为专利侵权诉讼特性在于口碑,即常于专利侵权诉讼取得胜利公司,最后便能以强悍的形象而取得胜利,因此在诉讼过程中表示强烈捍卫本身知识产权决定与行动是必要的。其次,视实际上专利权人是否发出警告信函,并且发出风声,造成被告商誉损害及客户流失、产品销售下降等损失,且损失还会扩大,因此为避免可预期损害无限扩大,也应决定采取确认诉讼。

二、有实质争议存在

提起确认诉讼须具备要件如下:

1.特定具体争议

争议本身必须特定具体,而不可抽象或假设性,如专利权人已经请求国际贸易委员会(ITC)依美国关税法337条终局的禁止进口该可能构成专利侵权产品,则由于侵权产品已经无法进口至美国,自无侵权可能,因此便不可再假设该产品进口是否有侵权可能,所以无法请求确认诉讼。

2.已存在争议

提起确认之诉时必须争议已经存在,而非之后存在。若将来可能发生争议能证明下列两点,也可例外允许提起:

1)原告(确认诉讼中原告)首先必须证明被告(专利权人)所从事或准备从事行为为专利权人所指称专利侵权行为。

2)原告证明被告(确认诉讼中被告)行为已使原告产生可观合理疑虑,认为若原告为停止该行为则被告可能对原告提起专利侵权诉讼。指由被告行为可以显示出其将提起诉讼意图,虽然被告并不知悉原告存在亦同。如被告惯性行为,其针对如此行为,都会提起专利侵权诉讼,导致原告产生可观合理疑虑即是。

3.持续存在争议

因此若专利权人在诉讼过程中放弃对原告主张专利侵权,则该争议便消失,确认诉讼的请求理由也不存在,因此法院便应以无实质争议为理由将此案终结。

4.时机成熟争议

指立即且实际的充分主张,如专利权选择处于冲突程序的话,由于确认诉讼判决还需视冲突程序结果而定,因此还未必可以主张确认诉讼,或专利权人仍处于再授权过程中,由于领证后的专利范围可能有所不同,但因美国专利商标局亦不见得核准该专利再授权申请,因此仍不能进行确认诉讼。

三、被诉专利侵权合理怀疑

有专利权人主动行为才行,因为此诉讼目的在于平衡被告(确认诉讼中原告)权益,因此若专利权人并无主动行为而被告提起诉讼,不就是允许被告反而掌握了诉讼的主动权,因此需有专利权人的主动行为。

四、提起确认诉讼

由法务部门提起诉讼流程。

五、找专利权人寻求和解

确认诉讼可将被动化为主动,也可将自己由劣势转为优势,并突袭专利权人,使其不知所措,因此借此小小优势可作为谈判筹码。

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